Sentencia Definitiva N° 336/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de junio de 2003. No. 336 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 685/00). RESULTANDO : I) Que con fecha 26 de octubre de 2000 compareció la firma SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. entablando demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 19 de octubre de 1999, en virtud de la cual se concede el registro de la marca “DE NESTLE CON AMOR”, en los términos del art. 7º de la Ley de Signos Distintivos No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, sin derechos exclusivos sobre la expresión “CON AMOR”. La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que, a su juicio, la ilegalidad de éste es causada porque fue dictado en violación de la norma de derecho. Expresó que, permitir el registro de la marca “DE NESTLE CON AMOR” con derechos totales, no la coloca en situación de preeminencia respecto de sus competidores, ya que no los priva del uso de términos necesarios, genéricos o de uso común para indicar los atributos o cualidades de bebidas, ni de ningún otro artículo comprendido en la Clase Internacional 32. Asimismo agregó, que se trata de una creación suya, totalmente novedosa, y que permite individualizar sus productos en forma clara y fácil, cumpliendo cabalmente con los requisitos exigidos por la ley para su registro. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que a fs. 10/10v. de autos compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a Derecho. Sostuvo que los términos “con amor”, se encuentran inhibidos de ser registrados en virtud de ser genéricos, por lo que haciendo una lectura integrada de la normativa vigente, pueden concederse sin derechos privativos sobre los mismos por ser de dominio público. En definitiva, solicitó se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 12, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 20. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 22/24v. y 27. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen 405/02 de fs. 30 a 30v., aconsejó confirmar el acto administrativo que se impugna. V) Que citadas la partes para sentencia (fs. 32), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, se integró la Sala y, oportunamente, se acordó y dictó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, con el voto conforme de quienes lo integran, procederá a amparar la demanda de nulidad en proceso. En efecto, en autos se impugna la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 19 de octubre de 1999, en cuanto al conceder el registro de la marca solicitada “Desde Nestlé con amor”, Acta Nº 310487, como denominativa, para proteger los productos que detalla en la clase internacional 32, lo hizo en los términos del art. 7 de la ley 17.011 (es decir sin derecho privativo sobre la expresión “...con amor..” (solicitud de fs. 15 y Res. de fs. 21 en rojo de A.A.). Estima quien acciona, que al no admitirse el uso exclusivo de los términos en cuestión se actúa en violación de la norma de derecho, ya que la marca constituye una creación suya, totalmente novedosa y que permite individualizar sus productos en forma clara y fácil, cumpliendo cabalmente con los requisitos exigidos por la ley para su registro. III) El Tribunal estima que le asiste razón a la parte actora en tanto que si bien su posición ha sido la de no admitir el registro de aquellas marcas que carezcan de los requisitos de originalidad, especialidad y fantasía; extremo sobre el cual la doctrina especializada es coincidente (POULLET “Traité des marques de Fabrique...” y BREUER MORENO en su Tratado de Marcas) sostienen invariablemente que la registrabilidad de una marca depende de las características mencionadas (v. RIPPE Siegber “La propiedad Industrial en el Uruguay”, Ed. 1992, pág. 40). En el caso concreto, la Sala, con la conformidad de todos sus integrantes, considera que la marca en cuestión configura una denominación marcaria original que contiene una destacada nota de fantasía, la cual habilita su registro.- En efecto, la expresión “Desde Nestlé con amor” por sus características, escapa a las nulidades absolutas establecidas en el art. 4 de la ley 17.011 y hacen inaplicable el art. 7º del mismo texto legal. Así el numeral 9º, prohíbe registrar como marca las denominaciones que expresen cualidades o atributos propios de productos o servicios. Obviamente que éste no es el caso de la expresión que se cuestiona, en tanto que la ley se está refiriendo a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con los productos o servicios a distinguir, hipótesis que no es la que aquí se plantea. El numeral 10 a su vez, refiere a las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios, situación que tampoco se configura con la expresión que se pretende registrar, ya que los vocablos en cuestión no son en absoluto necesarios para indicar o denominar a determinados productos o servicios. El Numeral 11 alude a las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. Tampoco ésta es la situación en estudio ya que no puede sostenerse que las expresiones en cuestión, hayan pasado al uso general para referirse al producto o servicio de que se trata, sino que por el contrario contiene rasgos de novedad y especialidad que conforman un nombre de fantasía, en cuanto tienen un significado pero no designan o describen al producto o servicio que habrán de distinguir. Siendo ello así está en condiciones de ser registrado en la forma que se pretende.- BREUER MORENO en su Tratado de Marcas, págs. 141 y sgts., señala que para que una palabra pueda ser considerada como no registrable es necesario que califique, en forma precisa y usual, al producto que se pretende distinguir. Y considera “en mi opinión, es de fantasía toda denominación que no puede ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir aunque sea evocativa, porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria...” (vide GUTIÉRREZ CARRAU, Manual teórico práctico de marcas, pág. 33). IV) En definitiva, considera el Tribunal que en los vocablos cuestionados, cuyo uso se reclama, no se advierte que ellos evoquen directamente los productos protegidos en la clase internacional 32 “...agua natural con gas o sin gas, agua gasificada o tratada...”, sino que, mediante el uso una preposición “con” y un sustantivo “amor” se intenta transmitir un sentimiento de agrado, de placer, de estima desde donde proviene y hacia quienes va dirigido. El giro constituye, a criterio de la Sala, un enfoque original y en modo alguno permite concluir que su registro coloque a la firma en una situación de preeminencia respecto de sus competidores, ni les priva del uso de términos necesarios y genéricos, o de uso común, para indicar atributos o cualidades de bebidas, como bien señala quien acciona en su demanda. Es por ello que la Sala, sin dejar de reconocer el margen de opinabilidad que en general tienen todos los temas referentes al régimen marcario, se inclina por la anulación del acto, claro está que acotado al contenido del agravio. Por estos fundamentos, y no obstante la opinión del Sr. Procurador del Estado, el Tribunal integrado FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto en el punto concreto objeto de agravio. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Pérez. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).