Sentencia Definitiva N° 322/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de junio de 2003. No. 322 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 436/00). RESULTANDO : I) La parte actora pidió se declare la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 12/may/99, en cuanto denegó el registro de la marca “DISEÑO”, bajo acta No. 254.671, como figurativa, para la clase int. 34 (A.A. fs. 26 vta. y 8 y vta.). Se fundó en la existencia de contradicción y falta de coherencia entre el acto aquí impugnado, que denegó el registro por entenderse que la solicitada era similar a la marca opositora “CARREL” (etiq.) y carecía de elementos distintivos, y otros actos administrativos previos dictados por la misma D.N.P.I. y el Ministerio, que versaron sobre el cotejo de los mismos signos marcarios, y en los cuales se afirmó la existencia de claras diferencias y ausencia de riesgo de confusión. En tal sentido señaló: a) resolución de la D.N.P.I., de fecha 9/jun/95, que no hizo lugar a la solicitud de anulación formulada por Souza Cruz S.A. respecto del registro de la marca “CARREL” (etq.) acta No. 204.456, propiedad de Abal Hnos; b) resolución de la D.N.P.I. de fecha 29/nov/96, que dispuso mantener la anterior, y tiene su fundamento en el dictamen que la precede de fecha 13/oct/96, donde se sostuvo que examinando comparativamente los signos en cuestión, resultan diferencias gráficas y fonéticas, claras y suficientes, que inhiben el riesgo de confusión; c) resolución del Ministerio de fecha 8/ene/97, que confirmó la resolución originaria citada del 9/jun/95, y tiene su fundamento en el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 17/dic/96 donde se sostuvo que examinados los signos en pugna, se presentan las claras diferencias exigidas por el art. 33 del decreto del 29/nov/40. Afirmó que el acto aquí en proceso era totalmente contradictorio con los citados, violando los principios de igualdad, equidad y seguridad jurídica, y carecía de una motivación que lo justificara razonablemente. II) La parte demandada sostuvo que la marca solicitada apreciada en su conjunto era fácilmente confundible con la marca ya registrada y opositora, por lo cual la negativa se ajustó a derecho, y pidió se confirmara el acto. III) Consta que abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 54, alegaron ambas partes, y fue oído el Sr. .Procurador del Estado, el que aconsejó la confirmación del acto en proceso (Dictamen No. 157/02, fs. 65 y vta.). IV) Se citó para sentencia, la que previo estudio e integración por sorteo con el Ministro Dr. Eduardo Turell, fue acordada en forma. CONSIDERANDO : I) En lo formal se comparte con el Sr. Procurador, que se agotó correctamente la vía administrativa y que la acción de nulidad se dedujo en tiempo (arts. 4 y 9 de la ley No. 15.869). II) En cuanto al fondo, en cambio, se discrepa con el mismo y en su lugar estima el Tribunal que asiste razón a la parte actora y que procede declarar la nulidad del acto en cuestión. III) En primer lugar, deben tenerse por ciertos los actos anteriores que invocó la parte actora y fueron detallados más arriba, así como su fundamentación y contenido. Ellos lucen agregados con la demanda (fs. 13, letra E, fs. 22-22, letra G, y fs. 23-26, letra H), y no fueron objeto contradictorio alguno por la parte demandada, que limitó su contestación a sostener la legitimidad del acto en base a la confundiblidad de los signos, y nada más. Por lo tanto, puede tenerse por plenamente probada la contradicción entre los fundamentos del acto en proceso (confundibilidad) con los fundamentos de los tres actos anteriores (existencia de claras diferencias, sin riesgo de confusión). Y si bien es cierto que la Administración puede mutar de posición en la materia de su específica competencia, resulta incoherente e irrazonable que lo haga sin expresar el porqué. En el caso, nada se dice en el acto, ni en el dictamen que lo precede, donde aparentemente ni siquiera se advierte la contradicción en que se incurre. El Tribunal ya ha sostenido en caso similar que “...el cambio de criterio que traduce el acto en causa, sin que medie convincente argumentación al respecto, deviene violatorio de la regla de derecho al quebrantar el principio constitucional de igualdad (art. 8º) por implicar un tratamiento injustificadamente discriminatorio.” (ver Sent. No. 62 del 22/feb/99, Cons. III). Pero además, ello incide en la motivación del acto, que deviene así totalmente insuficiente, y violatorio de las normas reglamentarias respectivas, todo lo cual bastaría para disponer la anulación que se pide (arts. 2, inciso 1, y 123, 124 del decreto No. 500/991). IV) En segundo lugar, y al margen de lo anterior, el acto también resulta ilegítimo, en cuanto el Tribunal estima que las diferencias gráficas entre los diseños que presentan las cajillas (fs. 4 vta., 6, 8 y 10 de autos; y fs. 8 vta. y 13 de A.A.) son claras y relevantes como para entender que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de confusión. El hecho de que en ambos casos haya una figura rectangular con fondo blanco, las que ni siquiera son idénticas, no es suficiente para determinar que sus semejanzas las torne difíciles de distinguir. Además en el caso de la marca “DISEÑO” (fig.) de la accionante, el tener en el extremo superior derecho el escudo coronado, constituye una característica que la torna totalmente diferenciable, pues en el caso de “CARREL” (etq.) no hay escudo y en cambio se agrega esa palabra en caracteres bien visibles. Por lo demás, debe tenerse en cuenta para la valoración del posible riesgo de confusión, que en ambos casos se trata de productos de la clase int. 34. Y el Tribunal reiteradamente ha admitido entre los consumidores de tales productos, la categoría del “discriminating purchaser” o comprador discriminador, altamente selectivo y exigente, y poco proclive a ser llevado a confusión (conf., Gutiérrez Carrau, Juan M.- “Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2da. ed., pág. 89-90; ídem Sent. No. 374/87, 62/99, 719/99, entre otras). Por estos fundamentos y con arts. 309, 310 de la Constitución, 28 y ss. del decreto ley No. 15.524, ley No. 9.956 y art. 33 del decreto reglamentario del 29/nov/40, y art. 6 de la ley No. 17.011, el Tribunal integrado y por unanimidad FALLA : Anúlase el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Turell. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).