Sentencia Definitiva N° 341/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de agosto de 2024. No. 341 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 141/2023). RESULTANDO: I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 19 de julio de 2022, que le concedió el registro de la marca “FRESH MARKET”, Acta No. 516.031, en las Clases Internacionales 29, 30 y 31, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 11 a 12 de obrados). En necesaria síntesis de la demanda, se indicó que la resolución impugnada desconoce la registrabilidad del signo sin limitaciones y priva a la firma promotora de su exclusividad en absoluta desconsideración de la inversión -económica y en recursos humanos - a los efectos del posicionamiento y reconocimiento de los que hoy goza en el mercado. La marca solicitada resulta plenamente registrable, sin limitaciones, dado que reúne las notas de novedad y fantasía, requeridas por la normativa marcaria. Asimismo, estamos en presencia de una marca que merece la calificación de notoria, en atención a la distintividad superviniente adquirida en función del intenso uso desplegado, del reconocimiento que de la misma realiza el consumidor, y de su directa asociación con el titular: SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. Aun de considerarse que “FRESH MARKET” constituye un término genérico, no cabe duda de que adquirió probada fuerza distintiva y, en consecuencia, merecería la protección registral, según lo dispuesto en el art. 8 de la Ley de Marcas. La mutabilidad de la capacidad distintiva puede ten er un contenido positivo, otorgándole fuerza distintiva a un signo que originariamente no la poseía, pero cuyo uso ha determinado que la generalidad de los consumidores identifique dicha marca con los productos o servicios de determinado empresario; lo que se conoce como “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” y que, justamente, acontece con el signo de obrados. Para que una marca reciba el tratamiento de notoria en nuestro país debe ser conocida a nivel nacional para los productos/servicios que pretende proteger: extremos que “FRESH MARKET” ha logrado en el transcurso de los años en virtud del intenso uso desplegado por DISCO. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración, contestó de modo contradictorio bregando por la solución desestimatoria de la demanda. Al respecto, sostuvo que el signo “FRESH MARKET” está compuesto por dos términos que carecen de la nota de fantasía e indican, a su vez, la naturaleza de los productos que las respectivas clases protegen. Por consecuencia, tratándose de una denominación vulgar que informa sobre las cualidades o atributos de los productos, aunado a que no es novedosa, especial o distintiva, no corresponde conceder su uso sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Del análisis semántico de ambos términos, resulta evidente su carencia de fantasía y pertenencia al lenguaje común o usual; razones por la que no parece posible o conveniente que sean apropiados por alguna empresa en particular. Tampoco es aceptable la tesis del secondary meaning aludida por la accionante, en tanto la marca “FRESH MARKET” evoca un mercado de artículos frescos: frutas, verduras, hierbas y similares. No estamos frente a un significado primar io y otro secundario, pues el sentido atribuible a las palabras que componen el signo es único. En suma, requirió que la demanda sea desestimada. III) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes que, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. IV) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 631/2023 de 15 de noviembre de 2023 se pronunció por la solución desestimatoria de la demanda. V) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Cons titución, arts. 317 y 319 y L ey Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. No. 341 II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En obrados el thema decidendum estriba en determinar si resultó ajustada a derecho la co ncesión del registro “FRESH MARKET”, dispuesta por el acto impugnado en favor de la actora para proteger los servicios protegidos por las clases internacionales N° 29, 30 y 31 sin derechos privativos sobre los términos que la componen , conforme a lo establecido en el art. 7 de la ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998. El referido art. 7 prevé que: “ Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. A su tiempo, los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la Ley de Marcas disponen, como causales de nulidad absoluta de las marcas presentadas para registro, lo siguiente: “9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. En el presente, el contraste de dichas disposiciones debe r ealizarse sobre los términos que componen la marca concedida en favor de DISCO (“FRESH” y “MARKET”) y los servicios que integran las clases internacionales N° 29, 30 y 31, ya que, como manifiesta CHIJANE: “ …la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizado. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto”. (CHIJANE, Diego en “Derecho de Marcas”. Montevideo – Bs. As. Reus B de F. 2007, ps. 45-46). Así, las clases internacionales N° 29, 30 y 31 protegen, respectivamente y con carácter general, los productos asociados a: a) “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras , compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio” (clase internacional N° 29); b) “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe d e melaza; levadura, polvos de No. 341 hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo” (clase internacional N° 30): y c) “Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta” (clase internacional N° 31). Pues bien. De acuerdo a lo adelantado, la marca “FRESH MARKET” ingresa en las prohibiciones de los numerales 9), 10), 11) y 12) del art. 4 de la citada ley N° 17.011 (aplicable con el alcance del art. 7 que viene de transcribirse), al componerse de signos descriptivos de las cualidades y/o atributos de los productos que pretende proteger, y al ser estos, igualmente, términos o locuciones pasadas al uso general: “FRESH MARKET” en español significa “MERCADO FRESCO”. De tal modo, se comparte con la demandada que los términos individuales que componen a la marca de la actora no pueden ser apropiados por una firma en particular, so riesgo de que dichas locuciones, propias del uso común en los productos asociados a las clases internacionales aludidas, no puedan ser utilizadas por otras empresas. Basta pensar y retirar que el término “MERCADO” o “MARKET” carece de fantasía o novedad en los productos comprendidos en las citadas clases internacionales. Similar conclusión merece el término “FRESH” respecto de los productos que vienen de identificarse, en tanto, la expresión aparece como meramente descriptiva y sin nota de distintividad propia. IV) Tampoco resulta de recibo la tesis de la actora basada en la existencia de un significado secundario de la marca en cuestión como consecuencia de su notoriedad en el rubro. En efecto, el artículo 8 de la referida ley N° 17.011 dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendida s en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca pa ra esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros. El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo” Desde la doctrina BUGALLO ha sostenido que “ Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el públ ico, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca No. 341 notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada)” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). En consideración a tales postulados, es claro que el esfuerzo probatorio desplegado por la actora acreditó la utilización y publicidad de la marca en cuestión desde el año 2019, más no su notoriedad (en tanto nombradía o fama) dentro del espectro del público consumidor en el territorio nacional. En puridad, no se probó directa o indirectamente -como era necesario- que los consumidores de los productos protegidos por el signo registrado asocien directamente a éste con la marca o su origen empresarial. Asimismo, la interpretación del trascripto art. 8 de la ley N° 17. 011, en lo que refiere a la concesión de derechos privativos sobre términos de uso común o que carezcan de las notas de novedad, especialidad o distintividad, debe interpretarse rigurosamente, pues su inobservancia pesa ya sobre una solución normativa de principio (art. 4 de la ley N° 17.011), que impediría a los restantes competidores del mercado el empleo singular de términos comunes al rubro, como son “FRESH” (FRESCO) y “MARKET” (MERCADO). Por ello, la notoriedad debe ser probada categóricamente y debe surgir espontáneamente del informativo probatorio aportado, sin necesidad de recurrir a intrincados (y apenas expresados) argumentos inferenciales basados exclusivamente en prueba indirecta. V) De modo complementario, en referencia al argumento de la actora respecto del “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en la sentencia N° 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptualización del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse c omo una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, e s necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Aires, 2007, p. 86). No. 341 En la especie, la gestionante tenía que probar que el s igno “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto y, además, que el público asocia ese producto, en forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible”. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., ps. 91 y 94; en la jurisprudenci a del Tribunal véanse la Sentencias N° 249/2002 y 228/2013)”. En el sub examine, inversamente a lo pretendido por la accionante, no puede concluirse que haya acreditado de forma fehaciente la invocada vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con los productos que comercializa y, en concreto, con el vastísimo universo de productos comprensivos de las clases internacionales N° 29, 30 y 31 respecto de los que infundadamente pretendió protección marcaria con derechos privativos. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírma se el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023 : art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y oportunamente archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado). No. 341