Sentencia Definitiva N° 337/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de agosto de 2024. No. 337 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SHOPPING CENTERS (URUGUAY) S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 623/2022). RESULTANDO: I) La parte actora compareció representada por la Dra. Agustina Fernández y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 11 de marzo de 2022, mediante la cual se dispuso: “1º.- CONCÉDESE el Registro de la Marca “MOM MONTEVIDEO OPEN MALL” (mixta) Acta Nº 488.436, a favor de ”FREEBELLA S.A.” de URUGUAY, para cubrir los servicios comprendidos en las clases internacionales 35 y 41; por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “MALL” (artículo 7 de la Ley Nº 17.011)” (fs. 53 vto., en carpeta verde de 101 fojas, A.A.). En su demanda, manifestó que es titular de las siguientes marcas: i) “MONTEVIDEO SHOPPING” (& logo - ) – Acta Nro. 464.236 , para distinguir los servicios de las Clases Internacionales Nro. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45; ii) “MONTEVIDEO SHOPPING CENTER” (& logo - ) – Acta Nro. 466.901 para distinguir los productos y servicios de las Clases Internacionales Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; y iii) “MONTEVIDEO SHOPPING” (denominativa) solicitada con el Acta Nro. 536.173 para proteger los servicios de las Clases Internacionales Nro. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Sin perjuicio de la mención de dichas marcas, indicó que es titular de más de diez marcas que incluyen el término “MONTEVIDEO SHOPPING”, las que se han solicitado desde el año 1983 en adelante. En razón de sus marcas registradas, dedujo oposición al registro de la marca concedida, “MOM MONTEVIDEO OPEN MAL” (& logo ), Acta Nro. 488.436 y tras haber recurrido su concesión, comparece a demandar su anulación. En necesaria síntesis, esgrimió como argumentos para demandar la nulidad de la Resolución encausada los siguientes: i) incomparecencia de FREEBELA S.A., titular de la marca concedida, lo que denota su evidente desinterés en el trámite; ii) notoriedad de la marca “MONTEVIDEO SHOPPING” tanto a nivel nacional como regional e internacional. La marca impugnada, “MOM MONTEVIDEO OPEN MALL” pretende ilegítimamente oficiar de anexo de MONTEVIDEO SHOPPING, instalando un centro comercial abierto nada más y nada menos que frente a la puerta principal de este, aprovechándose ilegítimamente de una marca notoria de todos los uruguayos; iii) significación secundaria de la marca “MONTEVIDEO SHOPPING” : resulta evidente que el público consumidor al referirse a MONTEVIDEO SHOPPING o incluso “AL MONTEVIDEO” identifica en forma inequívoca al centro comercial de la promotora. Por tanto, de concederse el signo que se compone por “MOM MONTEVIDEO OPEN MALL” existe un claro perjuicio de los derechos adquiridos de la actora; iv) semejanzas entre los signos : del simple cotejo se aprecian sus claras semejanzas, las que las hacen peligrosamente confundibles al público consumidor. Existen semejanzas fonéticas e ideológicas dado que los mismos comparten la palabra “MONTEVIDEO” y las denominaciones “SHOPPING” en el caso de la actora y “MALL” en el caso del signo impugnado, siendo ambos términos sinónimos dado que refieren a un centro comercial. Se trata de un claro caso de confundibilidad ideológica. En definitiva, por estas razones, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 18 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En resumidos términos, afirmó que: i) el aspecto gráfico es completamente distinto; ii) analizadas globalmente las marcas son distintas, no correspondiendo la escisión de sus elementos. Sólo comparten el término “MONTEVIDEO”, lo que es insuficiente para generar confusión; iii) la marca MONTEVIDEO SHOPPING CENTER (Acta No. 466.901) y otras que enumeró cubren distintas clases internacionales a las solicitadas y además cuentan con logotipos muy diferentes al que acompaña al signo impugnado. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a FREEBELA S.A., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 33 a 34). III) Por decreto No. 1071/2023, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 36). Una vez notificado (fs. 36 vto.), no compareció a deducir ningún planteo. IV) Por decreto No. 1977/2023 (fs. 39) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 18 de agosto de 2023 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 51). V) La parte actora alegó en el plazo común de quince días (fs. 54 a 67 vto.), no haciendo lo propio la demandada. VI) La Sra. Procurador del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 587/2023 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 71 a 72). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 74). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución encausada se emitió el 11 de marzo de 2022 (fs. 53 vto., A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 54, A.A.) no controvertidas por la demandada (fs. 33, infolios), se le notificó el 18 de marzo de 2022. El 23 de marzo de 2022, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 54 a 58, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 10 de octubre de 2022. La demanda se interpuso el 8 de diciembre de 2022, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 19). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 12 de octubre de 2017 se presentó FREEBELA S.A. de Uruguay a solicitar bajo expediente Nro. 488.436 el registro de la marca mixta “MOM MONTEVIDEO OPEN MAL” (logo ), para cubrir los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35 y 41 (fs. 2 a 3, A.A.). Ante dicha solicitud se dedujeron dos oposiciones de terceros, siendo una de ellas la interpuesta por SHOPPING CENTERS (URUGUAY) S.A., en base a sendos registros de marcas mixtas de su propiedad (fs. 3 vto. a 11 vto.). En concreto, esgrimió como argumentos que: i) no encontramos ante un claro aprovechamiento del prestigio y marcas notorias de “MONTEVIDEO SHOPPING”; ii) resulta evidente que el público consumidor al referirse a MONTEVIDEO SHOPPING o incluso “AL MONTEVIDEO” identifica en forma inequívoca al centro comercial de la promotora, con lo cual se produce un supuesto de significación secundaria de la marca “MONTEVIDEO SHOPPING” ; y iii) existen semejanzas entre los signos , que las hacen peligrosamente confundibles al público consumidor, configurándose un claro caso de confundibilidad ideológica. De las oposiciones deducidas se confirió traslado a la solicitante, quien compareció el 9 de abril de 2021 a solicitar prórroga del plazo a fin de obtener instrucciones a su mandante (fs. 50, A.A.), no presentándose luego de transcurridos más de diez meses. El 10 de febrero de 2022 se emitió un informe por parte del Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI (fs. 50 vto. a 52 vto., A.A.), que en lo medular de su contenido expresó: “Ingresando al estudio de la primera oposición de tercero, deducida por “SHOPPING CENERS (URUGUAY) S.A.”, es preciso mencionar que los signos marcarios mencionados por el formulario de oposición (Actas Nos. 397.987 y 397.989) caducaron el 25 de marzo de 2021 y no han sido solicitadas sus renovaciones. Sin perjuicio de ello, si analizamos el resto de las marcas que menciona la opositora en su escrito, podemos apreciar que las mismas no resultan confundibles con el signo aquí peticionado. (…) Las marcas opositoras incorporan en sus conjuntos la figura de la gaviota que identifica al “MONTEVIDEO SHOPPING”, lo cual también permite distinguir los signos en pugna. (…) Del análisis unitario y globalizado de los signos marcarios en pugna, se deduce que es posible la coexistencia de los mismos en el registro y mercado, sin riesgo de confundibilidad marcaria. (…) En consecuencia, a juicio de la dicente debemos concluir que, más allá de la notoriedad o no de que puedan gozar las marcas opositoras, es posible la coexistencia de los signos en conflicto tanto en el registro como en el mercado, sin incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto a la expresión “MALL” (“centro comercial”), habría que hacerse la salvedad de que al tratarse de un término que indica la naturaleza de los servicios, ser de uso general y carecer de fantasía para los mismos, debería concederse sin derechos privativos , a fin de dejarlo disponible para su utilización por parte de terceros (…)” (fs. 51 a 52 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 11 de marzo de 2022 se procedió al dictado del acto que se enjuicia en estas actuaciones (fs. 53 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 71 a 72) y desestimará la demanda de nulidad instaurada, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en determinar si existe confundibilidad entre las marcas de propiedad de SHOPPING CENTERS (URUGUAY) S.A. y la concedida a favor de FREEBELA S.A. de Uruguay, para cubrir los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35 y 41, por el conjunto , sin derechos privativos sobre el término “MALL”. Como punto de partida, es menester consignar que prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay” , p. 313 y ss.) ( sentencias Nos. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021, 127/2022, 663/2022 y 115/2023, entre otras). La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)”: Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit., p. 155) (la negrilla no está en el original). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit. p. 156, quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original).). Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla , las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión. Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Por último, de acuerdo con la cuarta regla deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista ( “in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164). Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto ” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas” , tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41) ( sentencias Nos. 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021, 127/2022 663/2022 y 115/2023, entre otras). IV) En el presente, se argumenta la existencia de confundibilidad entre los signos mixtos de SHOPPING CENTERS (URUGUAY) S.A. y la mixta concedida a favor de FREEBELA S.A. de Uruguay, para cubrir los servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 35 Y 41, por el conjunto , sin derechos privativos sobre el término “MALL”. Ahora bien, a partir de las reglas y métodos de apreciación expuestos en el Considerando III) ut supra, el análisis de las marcas enfrentadas en autos arroja como conclusión que se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada (artículo 6º de la Ley Nº 17.011). En efecto, la marca mixta “MOM MONTEVIDEO OPEN MALL”, con su respectivo logo , no resulta confundible con las marcas de propiedad de la actora, “ MONTEVIDEO SHOPPING” y “MONTEVIDEO SHOPPING CENTER”, las que si bien cuentan como elemento en común el empleo del vocablo “MONTEVIDEO”, no es suficiente para concluir que pueda existir confundibilidad entre ambos conjuntos marcarios. En efecto, como lo explica Rippe: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada , ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión ; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay” , p. 319) (la negrilla no está en el original). Y menos aún en el caso de las marcas mixtas de la actora, las que cuentan con el tradicional distintivo característico de la gaviota de MONTEVIDEO SHOPPING CENTER. Adviértase el comparativo de los logotipos: (logotipo de la marca concedida). (logotipo de las marcas mixtas de la accionante). Claramente, no existe ningún riesgo confusorio entre las marcas en pugna. En efecto, de acuerdo con la impresión de conjunto que generan (primera regla), realizada de un modo sucesivo (segunda regla), desde la posición de un consumidor medio ( tercera regla), y ponderando adecuadamente las semejanzas y diferencias existentes (cuarta regla), cabe concluir que existen suficientes diferencias entre las marcas de propiedad de la actora y la concedida a favor de FREEBELA S.A. de Uruguay. En otro orden, tampoco surge probada la existencia de una hipótesis de un aprovechamiento de marcas notorias mediante una reproducción de la marca MONTEVIDEO SHOPPING o su “trade dress”. En cuanto al significado secundario de MONTEVIDEO SHOPPING, se coincide con el dictamen de la Procuraduría del Estado en cuanto consigna que: “Si bien podría afirmarse que algunas de las marcas de las que es titular la actora por su uso comercial adquirió un significado secundario (…), las claras diferencias antes señaladas, fonéticas, gramaticales y gráficas hacen muy poco probable que incluso un consumidor medio caiga en una indeseable confusión” (fs. 72, infolios). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la acción anulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).