Sentencia Definitiva N° 331/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de agosto de 2024. No. 331 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CLUB ATLETICO PEÑAROL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 631/2022). RESULTANDO : I) En autos, comparecieron Ignacio Ruglio y Evaristo González, en representación del CLUB ATLÉTICO PEÑAROL en su calidad de Presidente y Secretario respectivamente, otorgando la representación del patrocinio a la Dra. Sabrina Peláez como procuradora y letrado. Pretendieron la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 17 de marzo de 2019, por el que se concedió el registro de la marca “DÍA DEL HINCHA AURINEGRO”, para distinguir los productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 35, 41 y 43, sin derechos exclusivos sobre el término “AURINEGRO”. Manifestaron que interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico contra la resolución respectiva, sin embargo, transcurrido el plazo legal la Administración no se expidió, por lo que entienden que se configuró una presunción simple a su favor. Señalaron que resulta trascendental indicar el hecho de que quien reclama la exclusividad del término “AURINEGRO”, que integra el registro marcario solicitado, es el CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, cuya historia se remonta al año 1891 y desde ese momento ha crecido en popularidad en Uruguay, siendo el club con más hinchada en el país. Por ello, entienden que su nombre y marcas gozan de una notoriedad y fama bien ganadas que en caso de no ser respetadas y reconocidas por la DNPI perjudican al rico patrimonio intangible de su mandante, además de un perjuicio económico relevante al no poder brindar seguridad a los licenciatarios y consumidores finales. Argumentaron que la propia DNPI valida el hecho de que existen términos que no pueden ser cedidos a personas que no sean sus titulares, pero sí corresponde cuando los solicita una persona legitimada. En tal sentido se encuentran como antecedentes las marcas “CLUB ATLÉTICO PEÑAROL”, “MANYA”, “AURINEGRO”, las que han sido concedidas por la DNPI a favor del CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, con derechos exclusivos sobre sus términos. Agregaron que es evidente que todo el público consumidor de productos y servicios deportivos, pero también quienes no lo son, conocen que el término “AURINEGRO” refiere al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL y es de fácil interpretación que pueda ser usado por este para distinguir sus productos o servicios, generando de esa forma dividendos con dicho intangible. Sostuvieron que si la marca no es otorgada con términos privativos cualquier persona puede utilizarla y de esa forma los consumidores finales, proveedores, puntos de venta y comercio en general se verían confundidos al respecto, no sabiendo cual es la Marca que corresponde al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL a la vez que se va diluyendo la fortaleza de la Marca. Alegaron que, conforme a los criterios elaborados tanto por Doctrina como por la Jurisprudencia, no existe confusión. Indicó que la impresión de conjunto creada por la marca no genera confusión, lo que tampoco se configura con la apreciación sucesiva de las marcas ni con la colocación en el lugar del comprador presunto. En el caso, el consumidor final de los productos que se pueden identificar con la marca “AURINEGRO”, de acuerdo a las clases internacionales solicitadas (16, 25, 28, 35, 41 y 43) es un consumidor poco atento y proclive para confundirse con mayor facilidad. También cuestionaron los fundamentos expuestos por la Resolución impugnada, que el término califique en las prohibiciones del art.4º de la Ley No. 17.011, concretamente en los numerales 9, 10 y 11. Añadieron que se trata de una marca notoria, con fuerza distintiva, resultando aplicable el art.8 de la Ley No. 17.011, citando y transcribiendo jurisprudencia al respecto. II) Por Decreto Nº7380/2022, se tuvo por iniciada la acción de nulidad, de la demanda interpuesta se confirió traslado, emplazándose a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante MIEM), a contestar la demanda en el plazo de 30 días, con carga de remitir los antecedentes administrativos referidos en los arts. 63 y 64 del Decreto Ley No. 15.524, debidamente foliados, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.65 del mismo (fs.21 infolios). III) Compareció Milton Fuentes Riera, en representación del MIEM, a contestar la demanda. En lo medular, sostuvo que, desde el punto de vista formal, la vía administrativa fue correctamente agotada y que, desde el punto de vista sustancial, el acto impugnado se adecua a la normativa aplicable. Argumentó que el término “AURINEGRO” alude a una combinación de colores, de donde todas las cosas que tengan esa combinación pueden ser denominadas aurinegro. Añadió que la denominación de una combinación de colores especialmente es utilizada para identificar a las camisetas de equipos deportivos. Expuso que una búsqueda en internet arroja como resultados la página denominada “Aurinegro World, el sitio del Pueblo Peñarolense”, también Wikipedia refiere a que el término puede hacer referencia a distintos equipos de fútbol (Club Almirante Brown, Club Atlético Peñarol, entre otros). Por lo que sostuvo que el término “AURINEGRO” es utilizado por muchos clubes deportivos y su uso exclusivo por parte de alguno de ellos implicaría privar a los demás de su uso legítimo. Por último, señaló que no estamos frente a una marca notoria dado que la denominación en análisis es utilizada por distintos clubes deportivos y que carece de fantasía, por lo que resulta aplicable el art.7 de la Ley Nº17.011. IV) Por Decreto Nº182/2023, se agregaron los antecedentes administrativos en nueve fojas con citación y se dispuso la apertura a prueba por 10 días (fs.35). Se diligenció la prueba ofrecida por las partes (fs.37-82), dando cuenta del estado de los procedimientos la Oficina Actuaria (fs.83). V) Por Decreto Nº2486/2023, se dispuso que aleguen las partes en el plazo común de 15 días (fs.84), solo presentó alegatos la parte demandada (fs.86). VI) Por Decreto Nº3178/2023, se tuvo por presentado el alegato de la parte demandada y se dispuso el pase de los autos en vista al Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el fondo del asunto (fs.88). A través de Dictamen No. 467/2023, aconsejó amparar la demanda, en tanto no otorgó derechos exclusivos respecto del término “AURINEGRO” (fs.92). VII) Por Decreto Nº4261/2023, se dispusieron los autos para sentencia, citadas las partes (fs.94). CONSIDERANDO : I) Corresponde en primer lugar relevar el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la demanda anulatoria. En autos, se acciona contra la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, que resolvió conceder el registro de la marca “DÍA DEL HINCHA AURINEGRO”, solicitada bajo expediente Nº512528 a favor de CLUB ATLÉTICO PEÑAROL DE URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales 16, 25, 28, 35, 41 y 43, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Artículo 7 de la Ley No. 17.011 (fs.27). Contra la cual, la actora interpuso con fecha 28/3/2022, los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio (fs.27 vto.-31). Ante el transcurso de los 200 días siguientes a la presentación de los recursos administrativos de revocación y jerárquico, sin que existiera pronunciamiento expreso respecto del último de los recursos, con fecha 21/10/2022, se configuró el agotamiento de la vía administrativa (art.5º de la Ley Nº15.869, en redacción dada por el art. 41 de la Ley No. 17.292). Asimismo, la parte demandada reconoce en contestación que la vía administrativa fue correctamente agotada. Por lo que, la demanda anulatoria presentada con fecha 13/12/2022 (cfme. nota de cargo de fs.20), fue en tiempo hábil. II) Ingresando en el aspecto sustancial de la litis, el Tribunal, por unanimidad y compartiendo lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, procederá a anular la Resolución impugnada, en base a los fundamentos que se pasan a exponer. En primer lugar, corresponde indicar que la parte actora aclara que su agravio se encuentra dirigido a que el término “AURINEGRO”, que integra el registro marcario solicitado, haya sido concedido sin derechos privativos al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL. El Tribunal no comparte los fundamentos de la DNPI para no conceder exclusividad a la actora respecto del término “AURINEGRO”. La DNPI funda su decisión en que el término en cuestión califica en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) del artículo 4º de la Ley Nº17.011. Sin embargo, el Tribunal no advierte que la expresión en cuestión señale o exprese un atributo o cualidad del producto a que refieren las clases que distingue, tampoco que refiera a la naturaleza, género o especie de los productos o servicios que busca proteger. Asimismo, no se trata de una palabra o locución que haya pasado al uso general. Sin perjuicio de lo cual, corresponde indicar que se trata de un término que, notoriamente en Uruguay, se asocia al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL. En este sentido, la actora como prueba documental presentó testimonio de distintos periódicos, revistas y libros, de los que surge que, históricamente, se ha utilizado el término “AURINEGRO” para referirse al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL (fs.37-50). Por lo que, de todas formas, la situación descripta, determina la aplicación de la solución prevista por el inc.1º del art.8 de la Ley Nº17.011, que dispone: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios”. Respecto del punto en cuestión, en doctrina, BUGALLO ha sostenido que “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). Asimismo, resulta aplicable al caso lo que el Tribunal sostuvo en la Sentencia Nº650/2008, en dicha oportunidad indicó: “Nuestra legislación marcaria reconoce y busca proteger un determinado "valor" que surge o se da en los casos de marcas notorias. Ese valor es el que resulta de la asociación que hace el consumidor entre la marca famosa y su titular (secondary meaning) (…) por el hecho de conceder la marca solicitada sin derechos privativos sobre el término que justamente es el que le proporciona su distintividad, la Administración provoca un debilitamiento de la marca notoria, permitiendo su libre uso por parte de terceros que, eventualmente, podrán valerse del prestigio y notoriedad de la misma.”. En adición a lo cual, corresponde indicar que, como destaca la parte actora, anteriormente la DNPI le concedió el registro de la marca “AURINEGRO” (“Informe de Antecedentes” fs.25 vto.). III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren; y oportunamente archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal Dr. Marquisio (Secretario Letrado)