Sentencia Definitiva N° 326/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de agosto de 2024. No. 326 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NEKTAR THERAPEUTICS de E.U. DE NORTEAMÉRICA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 346/2022). RESULTANDO : I) El actor dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 21 de octubre de 2021 que resolvió desestimar: “la solicitud de Patente de Invención No. 33643, presentada por Nektar Therapeutics de E.U. DE NORTEAMÉRICA, con el título de: “Formas de sal sólidas y métodos de preparación del conjugado cristalino de naloxol-PEG” (fs. 90 A.A.). En necesaria síntesis de la demanda, a partir de la descripción de la invención reivindicada, fueron cuestionados los argumentos del informe técnico en donde se fundó el rechazo a la solicitud de registro. Así, se estimó que la patente en cuestión ostenta tanto actividad inventiva, como los demás requisitos exigidos por la norma a efectos de su otorgamiento. Además, fue indicado que existen patentes equivalentes (que protegen el mismo concepto inventivo) que fueron concedidas en otras jurisdicciones de elevada relevancia, lo que hace a la fundabilidad de la solicitud de patente requerida. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 21), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En necesario resumen, sostuvo que, de acuerdo con su examen técnico, se concluyó que ante el incumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 8 de la Ley No. 17.164 de 2 de setiembre de 1999, se recomendó desestimar la solicitud por no cumplir con la actividad inventiva regulada en el art. 11 de la misma norma, lo que hace a la legitimidad de la resolución adoptada. En suma, requirió que la demanda sea desestimada. III) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes que, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. IV) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 440/2023 de 11 de agosto de 2023 se pronunció por la solución anulatoria. V) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) A efectos del correcto encuadramiento del asunto importa considerar los siguientes antecedentes relevantes. Así, a fs. 2 y siguientes de los antecedentes obra la solicitud de patente de invención bajo el título “Conjugado cristalino de naloxol-PEG”. El 30 de abril de 2021 se produjo el informe de examen por parte de la Oficina Especializada, la que, luego de explayarse en consideraciones técnicas, concluyó en que la solicitud exhibía: “ Título de carácter amplio. Materia reivindicada de carácter amplio. Falta claridad en reivindicaciones. Falta unidad de invención” (fs. 58 y siguientes A.A.). Conferida vista del precitado informe, el 1° de junio de 2021 fue evacuada la misma por la empresa actora (fs. 60 vto. y siguientes de los antecedentes). Esto provocó un nuevo informe de examen, de 18 de junio 2021, donde concluyó que la solicitud: “ No cumple con los artículos 4 y 5 del Decreto No. 11/000. Falta claridad en el juego reivindicatorio. Se reconoce la aplicación industrial de la solicitud. Se reconocería la novedad de la materia reivindicada. No se reconoce la actividad inventiva de la materia reivindicada. En suma, en estas condiciones la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad por lo que se recomendaría que sea desestimada” (fs. 65 vto. y siguientes de los antecedentes). El 21 de setiembre de 2021 la accionante volvió a evacuar la vista (fs. 71 vto. y siguientes de los antecedentes); la que resultó analizada nuevamente en un nuevo informe de 7 de octubre de 2021, donde se mantuvieron las observaciones formuladas anteriormente. En consecuencia, se consignó que: “ Resultando que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17.164, por lo que se recomienda proceder a la DESESTIMACIÓN de la solicitud, acta No. 33643” (fs. 85 vto. y siguientes de los antecedentes). A partir de lo anterior fue dictado el acto objeto de impugnación que denegó la patente solicitada (fs. 90 de los antecedentes). IV) En lo que hace al encuadramiento jurídico de la cuestión, debe estarse a la denominada “Ley de Patentes”, cuyo art. 8 establece que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por su parte el art. 11 de la citada ley prevé que: “ Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Desde la dogmática BUGALLO ha indicado que el examen de fondo de la solicitud tiene como objetivo: “determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a) se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b) es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c) tiene suficiente actividad inventiva; d) tiene aplicación industrial; es explicada de manera suficiente como para que resulte ejecutable” (BUGALLO Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ra. Edición, FCU, Montevideo. 2006. p. 394). A partir del marco fáctico que meritó el dictado del acto, dado por lo relevado precedentemente en el análisis de sus antecedentes, así como la normativa aplicable, importa señalar que el objeto del proceso consiste en determinar si la actividad inventiva de la propuesta del accionante cumple los requisitos para ser patentada. En tal sentido, la cuestión fáctica a dilucidar es esencialmente técnica. Así, fue promovida la prueba pericial correspondiente a cargo del Ingeniero Químico Álvaro Frizzi (fs. 59 y siguientes). En su informe, luego de analizar la solicitud, concluyó directamente que: “Lo reivindicado posee altura inventiva y cumple con lo dispuesto por el art. 11 de la ley 17.164 ” y, que: “ es patentable en el sentido de lo dispuesto por el art. 8 de la ley 17.164” (fs. 73 y 74). De modo que, al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica, fue cumplido en el caso lo reclamado como regla por este Tribunal, en cuanto resulta imprescindible que la accionante, para derribar el criterio de la oficina examinadora, produzca la prueba hábil a tal fin, extremo que efectivamente aconteció. Sobre tal cuestión, en términos pacíficamente reproducibles en obrados, el Tribunal ha dicho que: “este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y los solicitantes, tratan de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (sentencias Nos. 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020 y 397/2020, entre otras) (…) Es dable concluir que se carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículo 184 del CGP; sentencias Nos. 62/2012 y 499/2019, entre otras). En tal sentido, la Corporación ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica (sentencias Nos. 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). Con tal entendimiento, esta Sede considera que las conclusiones del examinador de la División Patentes han podido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la solicitud de patente de obrados, cumple con los requisitos dictados por la Ley No. 17.164 para habilitar la patente en cuestión” (sentencia No. 463/2023). En el caso, la prueba pericial diligenciada, según viene de reseñarse, resultó concluyente, a la vez que no fue impugnada oportunamente, ni siquiera cuestionadas sus conclusiones por la actora en sede de alegaciones finales. Tales circunstancias determinan que no haya elementos de juicio para apartarse de las conclusiones técnicas arribadas por el dictamen y hacen al carácter fundado de la demanda interpuesta. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023 de 1° de noviembre de 2023; art. 371 de Ley Nro. 20.075 de 18 de octubre de 2022). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal Dr. Marquisio (Secretario Letrado)