Sentencia Definitiva N° 322/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de agosto de 2024. No. 322 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “HAVANNA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 297/2022). RESULTANDO: I) La actora compareció a fs. 6 y siguientes a promover demanda anulatoria en contra de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 31 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió: “CANCÉLASE el registro de la marca H (mixta), Acta No. 411200 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 43” (Fs. 215 vta. de los A.A.). Relató que con fecha 26 de febrero de 2019, PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SA promovió Acción de Cancelación contra el registro de la marca “H” (mixta) Acta No. 411.200, que distinguía los servicios comprendidos en la clase internacional Nro. 43, de la cual era titular la actora, hasta el momento en que fue cancelado. Indicó que, el 7 de junio de 2019, HAVANNA S.A. presentó contestación, señalando que la marca no era pasible de ser cancelada por no cumplirse los requisitos legales que preceptúa el art. 19 de la Ley No. 17.011, ya que la marca estuvo en uso hasta el año 2016, razón por la cual no se configuraron los cinco años de no uso exigidos legalmente; y, adujo que la marca estaba siendo utilizada en ese momento (y en la actualidad) en la República del Paraguay, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, dicho uso era suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. Historió su trayectoria empresarial, no solo en su país de origen, Argentina, sino también en todo el mundo. Por último, señaló que en Uruguay hubo tres locales HAVANNA. En 2016, dichos establecimientos cerraron, pero hasta ese momento hubo efectivo uso de la marca. Es por ello, que teniendo en cuenta que la Ley marcaria exige cinco años de no uso para poder cancelar una marca, no se cumplieron los requisitos preceptuados para su cancelación. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. II) Conferido el correspondiente traslado el Ministerio de Industria, Energía y Minería, compareció a fs. 14 y siguientes, oponiéndose al accionamiento promovido. Defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Adujo que, conforme emerge de los antecedentes administrativos, la marca de autos no estaba en uso, incumpliendo de tal modo la obligatoriedad dispuesta por el art. 19 de la Ley No. 17.011. En tal sentido, afirmó que la accionante no utilizó la marca por un período de cinco años. Seguidamente, transcribió el dictamen de la Asesoría Letrada de fecha 24 de agosto de 2021, para culminar peticionando la confirmación del acto. III) A fs. 22 compareció Fabiana MATEOS, en representación de PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A., a deducir tercería coadyuvante con el Estado. Indicó que posee un interés directo, personal y legítimo en esta acción por ser titular del accionamiento impetrado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial propugnando la cancelación del registro de la marca H por la causal falta de uso. Sostuvo que coincide en todos sus términos con la Resolución adoptada por la Administración demandada, en tanto HAVANNA S.A. no acreditó el uso de la marca referida. Asimismo, comparte el dictamen de la Asesoría Letrada y el análisis que de la prueba se realiza, prueba de la cual no surge la acreditación del uso por cinco años exigidos por la norma y tampoco es fehaciente la documentación que se agrega y que carece de fecha cierta. Expuso que, en relación al uso de la marca en Paraguay, al igual que lo sostiene la Administración, no resulta aplicable lo dispuesto por la Ley No. 17.052 ya que normativa posterior (Decreto No. 277/2014) dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional. Concluyó que HAVANNA S.A. no ha acreditado en forma sus afirmaciones, por lo cual no resulta ajustado a Derecho que se revierta la resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra agregada entre fs. 41 y 88. V) Alegaron las partes en el plazo común: la tercerista a fs. 91 y ss., y la actora a fs. 97 y ss. VI) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen No. 482/2023 que obra a fs. 109, por el que aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto impugnado. VII) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada el 31 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió: “CANCÉLASE el registro de la marca H (mixta), Acta No. 411200 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 43” (Fs. 215 vta. de los A.A.). Contra dicho acto, notificado a la actora con fecha 1º de setiembre de 2021 (fs. 216 A.A.), interpuso recursos de revocación y jerárquico (el día 13 de los mismos mes año - fs. 217 y 218 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 1º de abril de 2022. Finalmente, la demanda de nulidad fue introducida en tiempo útil (el 7 de junio de 2022 - nota de cargo fs. 11). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, coincidiendo con el dictamen de la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado, por los fundamentos que a continuación se desarrollarán. III) Emerge de los antecedentes allegados al proceso que por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 30 de abril de 2013 se concedió el registro de la marca H (mixta) solicitada bajo expediente No. 411200 a HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 43 (fs. 25 A.A.). A fs. 37 luce agregado el escrito por el cual PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SA, movilizó la acción de cancelación “por la causal de falta de uso” contra la marca H No. 411.200. Conferido el traslado a la actora (fs. 39 de los A.A.), su representante la evacuó a fs. 40 y ss. de los A.A.; lo que provocó la apertura a prueba en el citado procedimiento con fecha 29 de agosto de 2019 (fs. 43 A.A.). A fs. 45 y ss. la accionante agregó facturas, fotos de locales, contratos y títulos de marcas, relativos a su actividad en Paraguay, lo que fue complementado con las copias fotográficas relativas a locales que afirmó se encontraban operativos en Uruguay hasta el año 2016 (fs. 208 a 210 A.A.). A fs. 211 y siguientes de los antecedentes, compareció PANIFICADORA BIMBO argumentando por un lado que el uso exigido de la marca reclamado por la normativa vigente debe producirse en nuestro país; y por otro que, la prueba aportada no resulta fehaciente a efectos de demostrar la actividad en Uruguay. Con fecha 24 de agosto de 2021 la Asesoría Letrada aconsejó hacer lugar a la acción de cancelación por cuanto: “ la titular del registro de la marca no ha demostrado el uso de la misma en los términos requeridos por nuestra legislación” (fs. 212 vta. y ss. A.A.). Finalmente, se dictó el acto enjuiciado en autos (fs. 215 vta. A.A.). IV) Cabe consignar que el Tribunal se expidió recientemente en idénticas causas, sobre los mismos agravios y entre las mismas partes en las Sentencias Nos. 109/2024 y 183/2024 por lo que corresponde remitirse a estas en lo pertinente. En el último de los fallos referidos, sostuvo la Corporación: “V) Sobre la legitimidad del acto impugnado El principal agravio esgrimido por la accionante, consiste en que, a su entender, se vulneró la normativa aplicable, en tanto, no se configuraron los cinco años de no uso de la marca exigidos legalmente, en tanto, hasta el año 2016, existieron en Uruguay tres locales comerciales con este signo. A juicio del Tribunal el agravio no es de recibo. Veamos. La normativa aplicable al caso que nos ocupa, resulta ser: por un lado, el art. 19 de la Ley No. 17.011 (en redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el cual dispone que: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. Y, por su parte, el artículo 35 incisos 3 y 4 del Decreto No. 34/999 (agregados por el Decreto No. 277/014), establecen sobre la obligación de uso que: “A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. De manera que, conforme al lit. A) del art. 19 de la Ley No. 17.011 (en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el registro de una marca podrá ser cancelado cuando: a) no se hubiera usado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; o, b) dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.” En el caso, como fuera referido supra por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 30 de abril de 2013 se concedió el registro de la marca H (mixta) solicitada bajo expediente No. 411200 a HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 43 (fs. 25 A.A.). La empresa PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. con fecha 26 de febrero de 2019 solicitó que se procediera a la cancelación de dicho registro, por no haberse usado dicha marca, por el término de cinco años consecutivos (fs. 37 a 39 A.A.). Conforme a la normativa citada, es a la titular del registro de la marca a quien le corresponde probar su uso, en este caso, a la empresa HAVANNA S.A. La normativa también dispone que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. V) De la prueba aportada por la parte actora en sede administrativa surge la siguiente documentación: i) facturas emitidas en Paraguay; ii) fotos de los locales ubicados en Paraguay; iii) Contrato entre HVN Internacional S.A. y la franquiciada en Paraguay; iv) Contrato entre Savaly S.A. (ahora HVN Internacional S.A.) y la franquiciada en Paraguay; v) Títulos de marca en Paraguay; vi) facturas de HAVANNA S.A. en Uruguay; vii) Contrato entre Savaly S.A. y la franquiciada en Uruguay; viii) Contrato máster entre Havanna S.A. y Savaly (actualmente HVN Internacional S.A.) y ix) libro de accionistas de Savaly S.A. donde surge que Havanna es su único accionista. De los antecedentes administrativos surge un minucioso análisis de la prueba aportada por la actora, realizado por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. al cual se adhiere el Tribunal. En éste, se dispuso lo siguiente: “Comenzando con el estudio de la presente acción, corresponde mencionar que las fotos acompañadas por la titular del registro al momento de evacuar la vista de la presente acción de cancelación, carecen de certificación notarial y fecha cierta. Por su parte, las facturas de “Cremasun S.A.” refieren a las marcas “HAV” y “HAVANNA”, pero no a la marca cuyo registro se solicita cancelar (“H” mixta). Sin perjuicio de lo que antecede, dichas facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019; aunque algunas pertenecientes al último año mencionado son de fecha posterior a la instauración de la presente acción. Las actas de constatación y las facturas agregadas a la misma son de fecha posterior a la presente acción de cancelación, ya que datan del 04 de octubre de 2019, por lo que tampoco prueban el uso de la marca en los cinco años anteriores a la instauración de la acción de cancelación. Los contratos de franquicia que acompaña la titular del registro solo mencionan la marca “HAVANNA” y los “PRODUCTOS HAVANNA”, pero no incluyen en forma específica la marca en estudio; por lo cual tampoco acreditan el uso de la marca tal cual se encuentra registrada en nuestro país. Los títulos de marca agregados a estos autos también refieren a la marca “HAVANNA”, pero no a la marca “H (mixta) y tampoco son prueba del uso efectivo de la marca en el mercado. Si bien algunas de las facturas emitidas en nuestro país resultan ilegibles, tampoco refieren al uso de la marca en Uruguay, ya que se relacionan con regalías generadas en determinados períodos. El contrato de franquicia celebrado para nuestro país entre “SAVALY S.A.” e “INFEVAL S.A.” tampoco menciona la marca objeto de la presente acción de cancelación. (…). La Ley de Marcas exige que el uso sea realizado por el titular de la marca, por un licenciatario o por una persona autorizada, lo que no ha sido probado en autos…”. (fs. 213 y vta. A.A.). V.1) Por su parte, la prueba agregada en vía jurisdiccional es la siguiente: impresiones de imágenes de locales comerciales que estuvieron en Montevideo, donde luce la leyenda “Cerrado permanentemente” , además de impresiones de pantalla de sitios webs indexados por un buscador web y comentarios realizados por clientes de los diversos locales, efectuados en un sitio web (fs. 46-48 infolios). También, fue agregada declaración notarial del representante de CREMASUN S.A. detallando las franquicias de la marca HAVANNA en la República del Paraguay con imágenes de locales ubicados en ese país, e información sobre importación y comercialización de productos en el Paraguay (fs. 50 y ss. infolios). A juicio de la Corporación dicha prueba documental no establece en forma fehaciente una fecha que permita concluir el uso de la marca por el plazo “de cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones” , así como tampoco, que dicho uso no se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos y menos aún, lo especificado por el marco normativo reglamentario a efectos de tener por cumplida la obligación de uso. La actora debió probar el uso de la marca, dirigiendo su probanza al signo tal como se encuentra registrado y no a la actividad de la empresa en general. Y, de la prueba aportada por la promotora, no surge el uso efectivo de la marca en nuestro país. En consecuencia, a juicio del Tribunal, la actora no logró probar que se cumplieron los presupuestos exigidos en el artículo 19 de la normativa legal para impedir que prosperara la solicitud de cancelación. El titular debió probar un uso real de la marca y no un uso simbólico, lo cual se mide en atención al tipo de productos que la marca refiere, siendo éste un uso efectivo. V.2) Por su parte, la promotora tampoco probó que se encontrara impedida de usar su marca, tal como admite el multicitado artículo 19, por lo que no logró desvirtuar las afirmaciones del opositor sobre el no uso de su marca por un lapso de cinco años, por lo que debe concluirse que el acto atacado es legítimo. VI) Respecto a los restantes agravios esgrimidos, la referida Sentencia No. 183/2024 afirmó: “Sobre los locales comerciales ubicados en Paraguay. Otro de los argumentos que planteó la parte accionante en su defensa, consiste en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas. A su entender, en la medida que la marca en cuestión se encontraba siendo utilizada en la República del Paraguay en el momento en que fue solicitada su cancelación, así como al tiempo de presentación de la demanda, dicho uso es suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. A juicio del Tribunal, no le asiste razón a la parte actora en su planteo. En efecto, a pesar de lo dispuesto por la Ley No. 17.052, la misma no es aplicable, en tanto, posteriormente fue aprobada otra normativa que dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional a efectos de la acreditación de su uso. El Decreto 277/2014, de octubre de 2014, que reglamenta los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149 , relativos al uso obligatorio de las marcas registradas en Uruguay, establece que la marca debe estar en uso en Uruguay, o, si los productos/servicios son comercializados en el exterior, los mismos deben partir del territorio nacional. En atención a lo expuesto, cabe concluir que el uso de la marca de autos en Paraguay no es relevante a los efectos de acreditar el uso exigido por la normativa vigente, por lo que la actora no cumplió con la carga que recaía sobre ella para probar su uso, sellando así su suerte.” En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal: FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a las partes actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023, y su modificativa Acordada 14/2024: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora y tercerista en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos), a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi (r.), Dr. Cal. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).