Sentencia Definitiva N° 319/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de agosto de 2024. No. 319 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “HAVANNA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 298/2022). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial, de 31 de agosto de 2021, que resolvió cancelar el registro: “ de la marca H (mixta), Acta N° 411.199 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 30 ” (fs. 206 vto. de los antecedentes). En necesaria síntesis de la demanda, la actora señaló como antecedente que el 26 de febrero de 2019 PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SA promovió una acción de cancelación contra el registro de la marca en cuestión. Así, en sede de procedimiento administrativo, al contestar dicha acción, bregó por la no cancelación del registro en tanto no se cumplen con los requisitos pre ceptuados por el art. 19 de la ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, ya que la marca estuvo en uso hasta el año 2016, razón por la cual no se configuraron los cinco años de no uso exigidos legalmente. Además, señaló que la marca estaba siendo utilizada en ese momento (y en la actualidad) en la República del Paraguay, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16, numeral 2, del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, entendió que dich o uso era suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. De modo coadyuvante, historió su trayectoria empresarial, no solo en su país de origen, Argentina, sino también en todo el mundo. Así, indicó que en Uruguay había tres locales de HAVANNA. En 2016, dichos locales cerraron, pero hasta ese momento hubo efectivo uso de la marca. Es por ello, que teniendo en cuenta que la ley marcaria exige cinco años de no uso para poder cancelar una marca, no se cumplieron los requisitos preceptuados para la cancelación, lo que hace a la ilegitimidad de lo resuelto. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 15), contestó de modo contradictorio y propuso la cit ación como tercero de Panificadora Bimbo del Uruguay S.A. (promotor de la acción de cancelación). En resumen, indicó que, según surge de las actuaciones administrativas, la marca de autos no estaba en uso. Por lo que, amparada en los dictámenes de la a sesoría letrada que fueron trascriptos, entendió que fue correctamente aplicado el art. art. 19 de la citada ley N° 17.011 que establece que el uso de la marca es obligatorio y prevé que el registro de ésta podrá ser cancelado si ésta no es utilizada durante un lapso de cinco años. En suma, requirió que la demanda sea desestimada. III) El tercero citado, debidamente emplazado (fs. 20 vto.), compareció y dedujo tercería coadyuvante con la Administración, la que fue admitida por decreto N° 7.188 de 6 de diciembre de 2022. IV) Abierta la causa a prueba fueron diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes y el tercerista que, por su orden, formularon sus alegatos de bien probado. V) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 480/2023 de 31 de agosto de 2023 se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, arts. 317 y 319 y ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Corresponde consignar que la Corporación ya ha tenido oportunidad de analizar casos análogos al presente donde entendió la licitud de lo actuado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ante la cancelación de marcas de la actora de obrados. Al respecto debe estarse a las resultancias de la sentencia N° 183/2024 relativa a la cancelación del registro de la marca denominativa HAVANNA. La referida sentencia, dictada en un proceso sustanciado entre las mismas partes que en obrados, en términos de integra aplicación para la dilucidación del presente, señaló: “El principal agravio esgrimido por la accionante, consiste en que, a su entender, se vulneró la normativa aplicable, en tanto, no se configuraron los cinco años de no uso de la marca exigidos legalmente, en tanto, hasta el año 2016, existieron en Uruguay tres locales comerciales con este signo. A juicio del Tribunal el agravio no es de recibo. Veamos. La normativa aplicable al caso que nos ocupa, resulta ser: por un lado, el art. 19 de la Ley No. 17.011 (en redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el cual dispone que: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando. A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para e llo, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. Y, por su parte, el artículo 35 incisos 3 y 4 del Decreto No. 34/999 (agregados por el Decreto No. 277/014), establecen sobre la obligación de uso que: “A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualqu iera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. De manera que, conforme al lit. A) del art. 19 de la Ley No. 17.011 (en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el registro de una marca podrá ser cancelado cuando: a) no se hubiera usado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; o, b) dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. En el caso, conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados, por resolución de la Dirección Nacion al de la Propiedad Industrial de fecha 15 de junio de 2010, se autorizó a HAVANNA S.A. de ARGENTINA la renovación de la marca HAVANNA para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 35, 41 y 43 (fs. 4 de los A.A.). Si bien, inicialmente la mencionada autorización había sido otorgada hasta el 12 de junio de 2020 (fs. 4 vto. de los A.A.), la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. con fecha 26 de febrero de 2019 solicitó que se procediera a la cancelación de dicho registro, por no haberse usado dicha marca, por el término de cinco años consecutivos. Conforme a la normativa citada, es a la titular del registro de la marca a quien le corresponde probar su uso, en este caso, a la empresa HAVANNA S.A. La normativa también dispone q ue el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. V.1) De la prueba aportada por la parte actora en sede administrativa surge la siguiente documentación: i) facturas emitidas en Paraguay; ii) fotos de los locales ubicados en Paraguay; iii) Contrato entre HVN Internacional S.A. y la franquiciada en Paragua y; iv) Contrato entre Savaly S.A. (ahora HVN Internacional S.A.) y la franquiciada en Paraguay; v) Títulos de marca en Paraguay; vi) facturas de HAVANNA S.A. en Uruguay; vii) Contrato entre Savaly S.A. y la franquiciada en Uruguay; viii) Contrato máster entre Havanna S.A. y Savaly (actualmente HVN Internacional S.A.) y ix) libro de accionistas de Savaly S.A. donde surge que Havanna es su único accionista. De los antecedentes administrativos surge un minucioso análisis de la prueba aportada por la actora, realizado por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. al cual se adhiere el Tribunal. En éste, se dispuso lo siguiente: “Comenzando con el estudio de la presente acción, corresponde mencionar que las fotos acompañadas por la titular del registro al momento de evacuar la vista de la presente acción de cancelación, carecen de certificación notarial y fecha cierta. Las facturas emitidas por “Cremasun S.A.” refieren a las marcas “HAV” y “HAVANNA”. Muchas de estas facturas pertenecen a los años 2017, 2018 y 2019; aunque algunas que corresponden al último año mencionado son de fecha posterior a la instauración de la presente acción, por lo que no acreditan el uso por el período que corresponde de acuerdo a la normativa. Sin perjuicio de ello, refieren a productos como ser: café, té, licuado, chocolate, leche chocolatada y torta brownie, pero no a servicios relacionados con las clases 35, 41 y 43, amparadas por la marca cuya cancelación se solicita. Las actas de constatación y las facturas agregadas a la misma son de fecha posterior a la presente acción de cancelación, ya que datan del 04 de octubre de 2019, por lo que tampoco prueban el uso de la marca en los cinco años anteriores a la instauración de la acción de cancelación. Los contratos de franquicia que acompaña la titular del registro solo acreditan que “Cremasun S.A.” es el franquiciado, pero tampoco acreditan el uso de la marca tal cual se encuentra registrada en nuestro país. El simple contrato de franquicia no es prueba que acredite el uso público y efectivo de la marca en el mercado (…). Si bien algunas de las facturas emitidas en nuestro país resultan ilegibles, tampoco refieren al uso de la marca en Uruguay, ya que se relacionan con regalías generadas en determinados períodos. El contrato de franquicia celebrado para nuestro país entre “SAVALY S.A.” e “INFEVAL S.A.” solo acredita que esta última empresa era la franquiciada en nuestro país, pero tampoco es prueba del uso de la marca (…). La Ley de Marcas exige que el uso sea realizado por el titular de la marca, por un licenciatario o por una persona autorizada, lo que no ha sido probado en autos…”. V.2) Por su parte, la prueba agregada en vía jurisdiccional es la siguiente: impresiones de imágenes de locales comerciales que estuvieron en Montevideo, donde luce la leyenda “Cerrado permanentemente”, además de impresiones de pantalla de sitios webs indexados por un buscador web y comentarios realizados por clientes de los diversos locales, efectuados en un sitio web (fs. 42 -45 infolios). También, fueron agregadas impresiones de pantalla de sitios webs con imágenes de locales ubicados en Paraguay, así como facturas de la empresa CREMASUN S.A. detallando el nombre de productos HAVANNA. A juicio de la Corporación dicha prueba documental no establece en forma fehaciente una fecha que permita concluir el uso de la marca por el plazo “de cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones” , así como tampoco, que dicho uso no se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos y menos aún, lo especificado por el marco normativo reglamentario a efectos de tener por cumplida la obligación de uso. La actora debió probar el uso de la marca, dirigiendo su probanza al signo tal como se encuentra registrado y no a la actividad de la empresa en general. Y, de la prueba aportada por la promotora, no surge el uso efectivo de la marca en nuestro país. En consecuencia, a juicio del Tribunal, la actora no logró probar que se cumplieron los presupuestos exigidos en el artículo 19 de la normativa legal para impedir que prosperara la solicitud de cancelación. El titular debió probar un uso real de la marca y no un uso simbólico, lo cual se mide en atención al tipo de productos que la marca refiere, siendo éste un uso efectivo. V.3) Por su parte, la promotora tampoco probó que se encontrara impedida de usar su marca, tal como admite el multicitado artículo 19, por lo que no logró desvirtuar las afirmaciones del opositor sobre el no us o de su marca por un lapso de cinco años, por lo que debe concluirse que el acto atacado es legítimo”. IV) La valoración del material probatorio de obrados no difiere de las conclusiones que vienen de transcribirse. Así, desde el marco normativo reseñado, y en tanto la prueba del uso de la marca corresponde a quien lo invoca, importa considerar que la empresa actora no logró acreditar los requisitos de uso necesarios a fin de impedir que prosperara la solicitud de cancelación. En tal sentido, a modo de valoración de las probanzas agregadas, se comparte el criterio consignado en el dictamen de asesoría de 24 de agosto de 2021. Allí, se relevó correctamente que: “ las fotos acompañadas por la titular del registro al momento de evacuar la vista de la presente acción de cancelación, carecen de certificación notarial y fecha cierta. Las facturas emitidas por “Cremasun S.A.” refieren a las marcas “HAV” y “HAVANNA”. Muchas de estas facturas pertenecen a los años 2017, 2018 y 2019; aunque algunas que corresponden al último año mencionado son de fecha posterior a la instauración de la presente acción, por lo que no acreditan el uso por el período que corresponde de acuerdo a la normativa. Sin perjuicio de ello, refieren a productos como ser: café, té, licuado, chocolate, leche chocolatada y torta brownie, pero no a servicios relacionados con las clases 35, 41 y 43, amparadas por la marca cuya cancelación se solicita. Las actas de constatación y las facturas agregadas a la misma son de fecha posterior a la presente acción de cancelación, ya que datan del 4 de octubre de 2019, por lo que tampoco prueban el uso de la marca en los cinco años anteriores a la instauración de la acción de cancelación. Los contratos de franquicia que acompaña la titular del registro solo acreditan que “Cremasun S.A.” es el franquiciado, pero tampoco acreditan el uso de la marca tal cual se encuentra registrada en nuestro país. El simple contrato de franquicia no es prueba que acredite el uso público y efectivo de la marca en el mercado. Si bien algunas de las facturas emitidas en nuestro país resultan ilegibles, tampoco refieren al uso de la marca en Uruguay, ya que se relacionan con regalías generadas en determinados períodos. El contrato de franquicia celebrado para nuestro país entre “SAVALY S.A.” e “INFEVAL S.A.” solo acredita que esta última empresa era la franquiciada en nuestro país, pero tampoco es prueba del uso de la marca (…). La Ley de Marcas exige que el uso sea reali zado por el titular de la marca, por un licenciatario o por una persona autorizada, lo que no ha sido probado en autos… (…) no ha probado que su marca haya sido utilizada en los cinco años previstos a la instauración de la presente acción. El uso de la m arca debe referir al signo tal como se encuentra registrado en la oficina y de la prueba aportada por la titular, no surge el uso efectivo de la marca ni en nuestro país ni en Paraguay (…) nuestra Ley de Marcas exige un uso público (uso no simbólico) y efe ctivo (con cierta estabilidad en el tiempo) y en consecuencia “ la titular del registro de la marca no ha demostrado el uso de la misma en los términos requeridos por nuestra legislación y por lo tanto, corresponde proceder a la cancelación de registro soli citada por la accionante ” (fs. 202 y siguientes de los antecedentes). A esto cabe agregar que, en este proceso, la prueba aportada por la parte actora, a efectos de acreditar el uso de la marca (impresiones de imágenes de locales que estuvieron en Montevideo, impresiones de pantalla de sitios web y comentarios relativos a estos), tampoco enerva los fundamentos de la cancelación impugnada. Tales elementos no aportan fechas fehacientes que permitan concluir el uso de la marca por el plazo de cinco años, ni tampoco que compruebe que la utilización se haya producido con las características que permita tener por cumplida la cuestionada obligación de uso. V) Finalmente, en lo que refiere al argumento planteado por la actora al invocar el Protocolo de Armon ización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur, importa señalar que ello no determina la ilegitimidad de lo resuelto. Al respecto, la aludida sentencia N° 183/2024, en razonamientos plenamente trasladables a obrados refirió: “Otro de los argumentos que planteó la parte accionante en su defensa consiste en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas. A su entender, en la medida que la marca en cuestión se encontraba siendo utilizada en la República del Paraguay en el momento en que fue solicitada su cancelación, así como al tiempo de presentación de la demanda, dicho uso es suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. A juicio del Tribunal, no le asiste razón a la parte actora en su planteo. En efecto, a pesar de lo dispuesto por la Ley No. 17.052, la misma no es aplicable, en tanto, posteriormente fue aprobada otra normativa que dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional a efectos de la acreditación de su uso. El Decreto 277/2014, de octubre de 2014, que reglamenta los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149, relativos al uso obligatorio de las marcas registradas en Uruguay, establece que la marca debe estar en uso en Uruguay, o, si los productos/servicios son comercializados en el exterior, los mismos deben partir del territorio nacional. En atención a lo expuesto, cabe concluir que el uso de la m arca de autos en Paraguay no es relevante a los efectos de acreditar el uso exigido por la normativa vigente, por lo que la actora no cumplió con la carga que recaía sobre ella para probar su uso, sellando así su suerte” (los resaltados son de la sentencia). Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírm ase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a las partes actora y tercer ista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023, y su modificativa Acordada 14/2024: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora y tercerista en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos) cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados , expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)