Sentencia Definitiva N° 253/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de junio de 2003. No. 253 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LA REPUBLICANA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 5/01). RESULTANDO : I) Que compareció el representante de La Republicana S.A., entablando acción de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 2 de diciembre de 1999, por la que denegó sin oposición de terceros, el registro de la Marca GICAR CLUB, Acta No. 293.146, para distinguir productos de la clase internacional 34 y de servicios 41, solicitada por CIAMERICA CIGARROS AMERICANA Ltda. de BRASIL. Se agravia de la resolución impugnada por violar las disposiciones de la Ley 9.956 y por contrariar, en especial, lo dispuesto por el art. 28 del Decreto Reglamentario, recogido actualmente por el art. 7o. de la Ley 17.011. En definitiva, solicita la anulación del acto que impugna. II) Conferido traslado de la demanda fue evacuado a fs. 21, manifestando: que su representada actuó conforme a derecho, aplicando la normativa vigente en materia marcaria. En consecuencia, entiende pertinente avalar todo lo actuado por la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial compartiendo los fundamentos expuestos en vía administrativa. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 23, certificándose la producida a fs. 33. Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 35/36 y la demandada a fs. 39. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 39/02), glosado a fs. 42/42v.), se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I- Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), se han satisfecha debidamente los presupuestos habilitantes para el accionamiento en nulidad. II- Eduardo MEZZERA, por LA REPUBLICANA S.A., promueve demanda de nulidad contra el acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), de fecha 2 de diciembre de 1999, mediante el cual se denegó originariamente el registro de la marca de fábrica y comercio “CIGAR CLUB”, Acta No. 293.146 solicitada para productos de la Clase Internacional 34. La denegatoria se funda en la oposición de oficio realizada por la Administración por considerar que la marca en examen está comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art. 2, Numerales 4, 5 y 6 de la Ley No. 9.956, de 4 de octubre de 1940; y se agravia la reclamante porque a su juicio, dicho acto es violatorio de la referida Ley 9.956 y contraría en especial lo dispuesto en el art. 28 de su decreto reglamentario de 29 de noviembre de 1949, recogido por el art. 7 de la actual Ley No. 17.011.- III- Como se infiere de las manifestaciones de la parte actora en juicio, es distribuidora de cigarros y cigarrillos y en su virtud, solicitó la marca “CIGAR CLUB” para distinguir artículos de las clases Ints. 34 y 41 que distinguen respectivamente: cigarros y cigarrillos y artículos para fumador, y servicios de educación y esparcimiento. Y en función de la denegatoria de la DNPI fundada en que se trata de una denominación que expresa una cualidad o atributo del producto, centra el punto de la cuestión litigiosa en resolver, precisamente si en la especie la denominación por la cual se reclama su concesión está comprendida en las prohibiciones que se mencionan.- Si bien la actora sostiene que es de aplicación la Ley No. 9.956 por estar vigente a la fecha de solicitud del registro (fs. 3v. de autos), en opinión compartida por todos los componentes de la Sala, la que rige como normativa es la Ley No. 17.011 por haber derogado a partir de su entrada en vigor la ley anterior (ver art. 106 de la Ley 17.011, publicada en el Diario Oficial de fecha 7/10/98), que rige en consecuencia desde el 18/10/98 y por ende de aplicación inmediata a los asuntos en trámite, entre los que se encuentra la situación de autos solicitada bajo Acta No. 293.146.- En razón de lo expuesto, y dado que en la nueva expresión contenida en el literal 12 del art. 4º. de la referida Ley 17.011 que establece: “Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”, corresponde examinar si la traducción invocada en la propia acta de solicitud (fs. 14, “CIGAR = CIGARRO”), está abarcada por la mencionada disposición precedentemente transcripta.- A criterio de la mayoría de los miembros componentes del Tribunal, y en forma coincidente con los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado, que se pronuncia por admitir la demanda de anulación que se promueve, por considerar que “No se está ante una denominación que en su conjunto puede ser considerada de carácter técnico, comercial o de uso vulgar (inc. 4), que refiera a la calidad del producto (inc. 5) ni estamos ante términos que hayan pasado al uso general o que carezcan de fantasía”, se estima que la marca cuestionada no se emplea para expresar cualidades o atributos del producto, ni tampoco indica la naturaleza del producto o servicio, o el género y especie a la que pertenecen.- Si bien la situación sería distinta si se tuviera que tener en cuenta cada uno de los términos que compone la marca por separado, en el caso no es procedente desmembrar y particularizar el examen en cada uno de sus términos que componen la marca. Puesto que a estar a la orientación jurisprudencial del Cuerpo, el análisis debe efectuarse en conjunto y no realizando el mencionado desmembramiento y traducción de cada uno de sus términos como se realizó en sede administrativa.- IV- En ese ámbito de apreciación explicitado, cabe admitir que, aisladamente considerados los términos “CIGAR” y “CLUB”, de origen inglés, carecerían de novedad, especialidad y distintividad exigibles para configurar un verdadero signo de fantasía.- Sin embargo, debe estarse al “conjunto marcario” (Sentencias 458, 1060, 1100 y 1254/93; 247/96, entre otras), que, en el caso, está conformado por dos expresiones del idioma inglés (CIGARRO CLUB o CLUB DEL CIGARRO), las que, apreciadas en conjunto, dan lugar a un signo de fantasía, de suyo registrable, aunque no lo fueran los términos que componen la marca, singularmente apreciados.- Se entiende además, que no incide en el sub examine la disposición contenida en el literal 12 del art. 4º, de la Ley 17.011. Ricardo MERLINSKY y Lucía SALAVERRY en su libro: “LAS MARCAS EN EL URUGUAY”, cuando tratan el tema de los términos en idioma extranjero expresan que: “Sin perjuicio de la prohibición de registrar determinados vocablos o expresiones como marca, es posible incluir los mismos dentro de un conjunto marcario más amplio. Y si bien dicho conjunto marcario podrá ser usado en su totalidad en forma exclusiva por una sola persona, aquél que lo registró, no podrá pretender exclusividad alguna en la utilización del vocablo o expresión señalados en forma independiente del conjunto marcario” (obra citada, pág. 24).- Por su parte GUTIÉRREZ CARRAU en su libro “MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE MARCAS”, expresa: “Sería injusto -a nuestro entender- rechazar el registro de un término procedente de una lengua poco común, de un dialecto, y aún de cualquier idioma más usual, si su significado no es conocido por la mayoría de los consumidores, por el sólo hecho de que su traducción pudiere resultar genérica” (obra citada, pág. 64).- También Mario Daniel LAMAS en su obra “DERECHO DE MARCAS EN EL URUGUAY”, cita a Bertone y Cabanellas quienes dicen: “...si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como “denominación de fantasía”, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de “transparencia”, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas” (pág. 148).- En consecuencia, con relación a la denominación solicitada, se concluye por la mayoría de la Sala que la marca “CIGAR CLUB” cumple con los requisitos exigibles para ser registrable, por ser una denominación de fantasía en su conjunto; como enseña BREUER MORENO, no puede ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria.- No debe ignorarse tampoco, que los potenciales consumidores que conozcan el idioma inglés, no han de ser pasibles de ser confundidos e incurrir en confusión por tratarse de un público especializado, que saben distinguir los productos que adquieren.- Más aún cuando “CIGAR CLUB”, leído en español no resulta atractivo, pues fonéticamente no es agradable.- En definitiva para la mayoría de los integrantes de la Corporación, son de recibo los agravios articulados por la accionante y en su virtud, se procederá en consecuencia a declarar la nulidad del acto impugnado.- V- Sin embargo no se estima de recibo la pretensión de la reclamante, introducida en el alegato de bien probado, cuando sostiene: “...el Tribunal debería distinguir lo que no distinguió la Dirección de la Propiedad Industrial: que el signo CIGAR CLUB puede otorgarse para la clase 34 sin derecho exclusivo sobre la expresión CIGAR, y que la misma marca CIGAR CLUB puede otorgarse para la clase 41 sin derecho exclusivo sobre la expresión CLUB” (fs. 35v. de autos).- Sin perjuicio de resultar extemporánea, de acuerdo a la disposición Constitucional, “El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo” (art. 310).- Es potestad de la DNPI resolver la procedencia o no de realizar la distinción mencionada por la reclamante.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, por ende, anulando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal.- A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).- Y, oportunamente, archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Brito del Pino (d.), Dra. Battistella. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Brito del Pino: discorde, voto por confirmar, porque comparto que la Ley No. 17.011, aun sin tener retroactividad alguna, al haber derogado a partir de su entrada en vigor a la Ley No. 9.956 (ver art. 106; se publicó en el D.O. el 7/oct./98, y rige desde el 18/oct/98), es de aplicación inmediata a los asuntos en trámite, y en el caso a la solicitud bajo Acta No. 293.146. Y en función de lo anterior, de la traducción invocada en la propia acta de solicitud (fs. 14, CIGAR = CIGARRO; art. 4 del decreto del 29/nov/40), y de los propios argumentos invocados por la actora en su alegato (genericidad y carencia de fantasía de las expresiones CIGAR Y CLUB, respectivamente, para las clases 34 y 41), entiendo que el conjunto marcario solicitado es mucho más que meramente “evocativo”, y queda incluido en el art. 4, num. 12, de la Ley No. 17.011 y prohibición de los numerales 10 y 11 del mismo. Por lo cual la solicitud fue correctamente desestimada.