Sentencia Sentencia N° 242/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de mayo de 2003. No. 242 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “THE DOW CHEMICAL COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 606/00). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 27/8/1999 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestima su solicitud de registro de la marca “ELITE” (etiqueta) para la clase int. 1. Afirma que no solicita la totalidad de los productos de la clase internacional No. 1, sino solamente “resinas artificiales en estado bruto y materias plásticas en estado bruto para ser usadas en manufactura”, mientras que la opositora “ELIT” identifica solamente “glicerina y guano” dentro de la clase int. No. 1. Sostiene que de acuerdo al principio de especialidad, la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que hubiera sido solicitada. Señala que ambos signos no son idénticos, ya que no tienen igual elemento denominativo, y el suyo posee un diseño original y distintivo. Concluye que las marcas pueden coexistir en el mercado sin riesgo de error en el consumidor, ya que identifican productos distintos y poseen entre sí las necesarias diferencias que se exigen, y ubicándose en el lugar del consumidor, no existe riesgo de confusión alguno. II) El demandado en su contestación expresa, que el término propuesto “ELITE”, como resulta evidente es gráfica y fonéticamente confundible con el ya registrado “ELIT” para la misma clase, resultando imposible su coexistencia en el registro marcario y en el mercado. Dice que la substanciación del trámite administrativo ha sido de acuerdo a derecho, lo que permite concluir que de acuerdo a los antecedentes administrativos, se ha actuado en la especie en estricta aplicación del régimen marcario vigente. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 25, y alegaron las partes por su orden (fs. 27/31 y fs. 34). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 113/2002), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes previa integración de la Sala, acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Que el Tribunal, con el voto conforme de quienes la integran, procederá a anular el acto impugnado. En autos se procesa demanda de nulidad contra la Resolución de la D.N.P.I., de fecha 27 de agosto de 1999, en cuanto denegó el registro de la marca solicitada “ELITE” de carácter mixta (Etiqueta) bajo acta Nº 288.236 para la clase internacional 1 (fs. 21-22 y 10 vta de A.A.). Quien acciona al expresar agravios afirma, que la solicitud concretada no fue sobre la totalidad de los productos de la clase Internacional Nº 1, sino refiriéndose exclusivamente a resinas artificiales en estado bruto y materias plásticas en estado bruto para ser usadas en manufactura, mientras que la marca opositora “ELIT” identifica solamente “glicerina y guano” dentro de la misma clase Nº 1. Sostiene además, que de acuerdo al principio de especialidad, la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que hubiera sido solicitada. III) Que el Tribunal discrepa con la posición del Sr. Procurador del Estado y con la conformidad expresa de los Ministros que la integran, procederá a acoger la demanda anulatoria promovida. En efecto, si bien es cierto que se trata de marcas muy similares, incluidas en la misma clase internacional, y que entre ambos signos marcarios existen similitudes gráficas, fonéticas y aún conceptuales, ambas procuran distinguir productos diferentes dentro de la misma clase internacional. La marca “ELITE” que se pretende registrar (Acta 288.236), fue solicitada no sobre la totalidad de los productos de la Clase Internacional 1, sino solamente para “resinas artificiales en estado bruto y materias plásticas también en estado bruto, para ser usadas en manufactura”. En cambio la marca “ELIT” prerregistrada identifica solamente “glicerina y guano” dentro de la misma clase. Siendo ello así, cabe convocar el principio de la “especialidad” establecido en el art. 4º de la ley 9.956, según el cual “la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para los que hubiera sido solicitada...”. Principio que fue retomado luego por el art. 11 de la ley 17.011, en tanto que preceptúa que la propiedad del signo marcario es exclusiva de los productos cuya protección solicita el titular y no corresponde su extensión a productos no similares. Por ende, no es decisivo que en el caso que ambas marcas refieran o registren en la misma clase internacional, cuando una y otra se dirigen a proteger productos diferentes, tanto que no es posible especular con una confusión indirecta, que en estos casos sólo sirve para soslayar el citado principio de especialidad. IV) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema en diferentes fallos (Sentencias Nos. 378/98 38/99, 186/99, 536/99, entre otras). En estos casos la Sala ha rechazado la confundibilidad, tomando en cuenta dos situaciones, cuando se protegen productos distintos: a) cuando ellos pertenecen a la misma clase; o b) cuando los productos son diferentes pero protegidos por la misma marca y corresponden a Clases Internacionales diversas. Las marcas a las que se hacen referencia en estos autos, distinguen productos diferentes y tiene destinatarios (consumidores) también diferentes. No es dable pensar entonces, en una confusión entre quien pretende adquirir glicerina o guano, y quien requiere para manufacturar resinas artificiales o plásticos en bruto. Tal tesitura es acompañada por la doctrina especializada: GUTIÉRREZ CARRAU señala que el principio de “especialidad” también opera dentro de una misma Clase de productos o servicios. Así existen clases que involucran productos muy distintos que se venden en comercio distintos y están destinados a diferentes consumidores (Manual Teórico Práctico de Marcas, pág. 25). DANIEL LAMAS a su vez, critica la posición de la Administración cuando expresa “...entiendo que es un error frecuente en el que incurren los examinadores de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, al observar solicitudes de registro de marcas iguales o similares a otras solicitadas o registradas con anterioridad en la misma clase, pero para proteger productos o servicios diferentes...”. Para concluir luego sobre el punto: “...en base al principio de la especialidad, el titular de la marca o el examinador, en su caso, solamente pueden oponerse a solicitudes de registros posteriores, cuando se trate de signos marcarios confundibles, que además protejan los mismo productos o servicios concurrentes...” (Derecho de Marcas en el Uruguay, págs. 116 y 117) Por estos fundamentos, y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal integrado FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Chalar. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).