Sentencia Definitiva N° 299/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 30 de julio de 2024. No. 299 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ADAMA MALHTESHIM LTD con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 222/2022). RESULTANDO: I) A fs. 43-51 vto. compareció la parte actora y dedujo demanda anulatoria en contra de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) de fecha 12 de agosto de 2021, por la que se dispuso desestimar la solicitud de patente de invención promovida por la ahora accionante con el título “5-FLÚOR-4-IMINO-3- (ALQUIL/ALQUILO SUSTITUIDO) -1-(ARILSULFONIL)-3,4- DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)-ONA Y LOS PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN” (fs. 209 AA). En inicial, expuso que el examinador de la DNPI consideró que el capítulo reivindicatorio no cumplía con el requisito de actividad inventiva frente a los documentos D1 (US 2011/0263627) y D2 (WO 2013/045984 = US 2013/045984), al afirmar: “la solicitud no demuestra que la relación molar reivindicada mejore el rendimiento de síntesis del compuesto III respecto al arte previo (D1)”. A su vez, explicitó que, para negar la solicitud, el examinador indicó que el rendimiento del compuesto 5 es del 45% y que no hay datos de rendimiento del mismo compuesto 5, obtenido según los procedimientos del estado de la técnica: “no hay elementos que indiquen que la relación molar propuesta en la actual solicitud mejore el proceso respecto a D1”. Sobre esta base, y en contrariedad con lo sustentado por la demandada en sus informes, arguyó que demostró que los compuestos III preparados por el procedimiento de la invención tienen rendimientos superiores a todos aquellos casos de preparaciones del estado de la técnica que pudieron ser comprobados, y no hay nada que siquiera sugiera que el compuesto reivindicado (compuesto 5), que es un caso particular del compuesto III, no siga esta regla. A criterio de la accionante, el argumento del examinador es arbitrario y contrario a Derecho, pues se está responsabilizando al solicitante por algo que hizo (o, en este caso, no hizo) otra persona. Así, entendió que si el titular de D1 no puso en su documento cual era el rendimiento de la obtención del compuesto 5, el examinador no puede hacer responsable de ello al solicitante. Si el examinador entiende que el rendimiento del compuesto 5, producido de acuerdo a la solicitud no es superior al rendimiento del compuesto 5, producido de acuerdo a D1, tiene la obligación de probar que su afirmación es cierta. En resumen, la pretensora indicó que demostró, mediante el enfoque problema-solución, que los compuestos de fórmula III obtenidos por medio de procedimientos de la invención presentan rendimientos inesperados y superiores a los obtenidos por cualquiera de los métodos de D1 o D2; y el examinador no ha podido demostrar que el compuesto 5 (que es un compuesto de fórmula III), preparado por el procedimiento de la invención, no tenga rendimientos superiores al compuesto 5 preparado según D1. En suma, por estas razones, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación del acto impugnado. II) Corrido el traslado de precepto, a fs. 62-63 vto. compareció la demandada debidamente representada y se opuso en términos contradictorios al accionamiento movilizado. En lo central de sus defensas, expuso que, de acuerdo al art. 11 de la Ley No. 17.164, una invención supone una actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia; es decir, que no esté comprendido en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o cualquier otro medio de difusión o información. Sobre estas premisas, luego de transcribir el informe final de examen de 30 de julio de 2021, concluyó que de las actuaciones administrativas fluye que la solicitación en análisis no cumple, por lo menos, con uno de los requisitos de patentabilidad, cual es la actividad inventiva (regulada en el art. 11 de la Ley No. 17.164). En definitiva, por estas razones, entendió ajustada la actuación de su representada, requiriendo la desestimatoria de la demanda y la confirmación de la resolución en causa. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 4650/2022 (fs. 65), las partes ofrecieron la que luce agregada a fs. 67 y ss. IV) Las partes alegaron en el plazo común de 15 días, haciéndolo la demandada a fs. 100 y la actora a fs. 102-104. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 426/2023, aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto objeto de impugnación (fs. 108- 109). VI) Por auto No. 3854/2023 (fs. 11) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio. En efecto, la resolución impugnada, de fecha 12 de agosto de 2021, fue notificada personalmente al actor el 13 de agosto de 2021 (fs. 7). Con fecha 23 de agosto de 2021, interpuso en su contra recursos de revocación y jerárquico, en forma conjunta y subsidiaria (fs. 211 A.A.). El agotamiento de la vía administrativa se configuró mediante desestimatoria ficta el 11 de marzo de 2022, luego de transcurridos doscientos días sin un pronunciamiento de la autoridad. En conclusión, la demanda anulatoria fue promovida en tiempo hábil el 10 de mayo de 2022, según nota de cargo que luce a fs. 52 de los presentes obrados. II) El Tribunal, luego de un detenido análisis de los elementos allegados a la causa, la normativa aplicable y los argumentos esgrimidos por las partes en sus respectivos escritos, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar la demanda y a confirmar el acto impugnado en estos obrados. III) Antecedentes relevantes Surge de los antecedentes administrativos allegados a la causa que la accionante solicitó ante la DNPI, con fecha 3 de diciembre de 2014, el Registro de la Patente de Invención titulada “5-FLÚOR-4-IMINO-3- (ALQUIL/ALQUILO SUSTITUIDO) -1-(ARILSULFONIL)-3,4- DIHIDROPIRIMIDIN-2(IH)-ONA Y LOS PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN”, bajo Acta No. 35942 (fs. 2 y ss. A.A.). Con fecha 23 de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitió un primer informe, por el que expresó: “El juego reivindicatorio presenta observaciones referentes a claridad, amplitud, falta de novedad, detalladas en la parte 2 y 3 de este informe. La solicitud no alcanzaría a cumplir con los requisitos de patentabilidad establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 17.164, por lo que se considera la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que este pertinentes al respecto de lo planteado. De continuar con el trámite se debería presentar un nuevo juego reivindicatorio que tome en consideración las observaciones realizadas (…)” (fs. 135 y ss.). Del referido informe se confirió vista a la parte actora, que fue evacuada en escrito que luce agregado a fs. 141 y siguientes de los antecedentes. Luego se produce un segundo Informe, mediante el cual el examinador precisa: “El juego reivindicatorio sigue presentando observaciones referentes a claridad, excesiva amplitud e incongruencia en el juego reivindicatorio según lo informado anteriormente en los puntos 1- 6. Superadas las anteriores observaciones, se acepta la línea argumental en el sentido que la materia revelada en la Reivindicación 1 y dependientes es novedosa. Sin embargo, no se reconoce la actividad inventiva frente al documento D1. No cumple por tanto con el requisito de patentabilidad establecido en el artículo 11 de la Ley No. 17.164, por lo que se considera la desestimación de la misma tal cual fue esta formulada (…)” (fs. 157 y ss. A.A.). La Administración demandada confirió una nueva vista, la que fue evacuada a fojas 162 y siguientes de los antecedentes administrativos. El 30 de julio de 2021, la accionada emitió el Examen Técnico Final, donde concluyó: “En suma, se informa que las argumentaciones vertidas por la Solicitante no permiten superar la observación de la falta de cumplimiento del requisito de actividad inventiva. La solicitud no alcanza a cumplir con el requisito de patentabilidad establecido en el artículo 11 de la Ley No. 17.164, por lo que se recomienda la desestimación de la misma” (fs. 204 A.A.). V) Marco normativo La Ley No. 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone en su artículo 8º que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por su parte, el artículo 11 del mismo plexo normativo establece: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”; mientras que el artículo 9 define el concepto de estado de la técnica como “(…) el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada”. Asimismo, los requisitos y el procedimiento de concesión de patentes se encuentran regulados en la Ley mencionada, artículos 22 y ss.; y en su Decreto reglamentario, No. 11/000, de 13 de enero de 2000. VI) Legitimidad de la decisión Conforme expone BUGALLO, una patente de invención se define “como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas …” (Destacado pertenece a la redactora). (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, FCU, 1ª edición, 2006, p. 338). La solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto.”. “La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos , representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones , por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 16). En obrados, la Administración demandada analizó la solicitud de patente presentada por la firma actora y se expidió en el entendido de que no cumple con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley No. 17.164, por carencia de la nota de actividad inventiva ( vide Examen Técnico Final a fs. 204 A.A.). Los fundamentos brindados en los pronunciamientos referidos no lograron ser rebatidos ni en la instancia administrativa ni en este proceso, en el que la actora omitió proponer prueba pericial (fs. 69) y diligenciar oportunamente la prueba por oficios requerida (fs. 98), aun frente al reconocimiento expreso de que la cuestión a dilucidar es eminentemente técnica (fs. 79). Ello sella de modo adverso la suerte del accionamiento impetrado. El Tribunal se ha pronunciado en causas análogas acerca de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: el Dictamen Pericial. Así ha expuesto que: “... el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Cf. Sentencias Nos. 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, por citar algunos de los fallos más recientes). Y ello, como se sostuvo en sentencia No. 62/2012 , reposa “…en que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia, dando cuenta de la ausencia de actividad inventiva de la patente solicitada, y frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, se carece de elementos técnicos que permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. De modo que al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica (cariz admitido por la propia actora, como fuera indicado) era imprescindible que la accionante, si pretendía derribar el criterio de la examinadora de la oficina, movilizara prueba hábil a tal fin, lo que no sucedió. VII) En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal: FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1ª de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dra. Rodríguez Fagián. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).