Sentencia Definitiva N° 287/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de julio de 2024. No. 287 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ACHE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 480/2020). RESULTANDO: I) A fs. 2 y ss. compareció la parte actora y dedujo demanda anulatoria en contra de la Resolución s/n de 11 de noviembre de 2019, mediante la cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) desestimó la solicitud de patente de invención impetrada por ACHE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS con el título “COMPOSICION FARMACEUTICA, PRODUCTO FARMACEUTICO, PROCESO PARA OBTENCION DE COMPUESTOS FARMACEUTICOS Y USO DE DICHOS COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL VITILIGO” (fs. 87 AA). En lo medular de su embate en contra de la citada volición, sostuvo que: i. al no haberse pronunciado la Administración sobre los recursos interpuestos en contra de la resolución desestimatoria, corresponde aplicar la presunción simple prevista en el art. 6 de la Ley No. 15.869; ii. la duración del procedimiento de registro fue irrazonable, en tanto: 12 años atrás se abonaron las tasas de examen de fondo de su solicitud, confiriéndose recién en el mes de mayo del año 2019 la primera vista del trámite. Además, se le otorgaron dos vistas en dos años, privándola así de una posibilidad cierta de ofrecer mayores explicaciones. A su juicio, el acto padece así de un error en la aplicación del derecho y de un defecto en la formación del acto impugnado, por cuanto no se otorgaron las debidas garantías previo a su formación; iii. la resolución no se halla debidamente motivada, ya que el Informe Final de Examen emitido el 24 de setiembre de 2019 por la Química Farmacéutica Laura I. Torterolo Franco no rebatió los argumentos esgrimidos por la firma solicitante en vía administrativa. Tampoco fueron analizadas las reivindicaciones modificadas presentadas en la evacuación de vista de fecha 16 de setiembre de 2019: no se explicaron las razones por las que se desestimaron, alegándose únicamente que los argumentos no eran suficientes para patentar la invención; iv. luego de esperar doce años para obtener una resolución respecto de la patentabilidad de la invención, la examinadora no pudo en un plazo de 8 días analizar con seriedad y profundidad los argumentos y nuevas invenciones incorporadas. De ello, se intuye la ligereza del trámite, así como de los escasos argumentos brindados para la desestimatoria. II) Corrido el traslado de precepto, a fs. 24 y ss. compareció la demandada debidamente representada y se opuso al accionamiento impetrado. En lo central de sus defensas, sostuvo que, conforme lo indicado en los informes técnicos, la solicitud no cumple con dos de los requisitos de patentabilidad, como son la novedad y la actividad inventiva, de acuerdo a lo previsto en los arts. 9, 10 y 11 de la Ley No. 17.164. Igualmente, previo a transcribir extractos del Informe Final de Examen, afirmó que, según lo previsto en la Circular No. 2/2014, durante el trámite podrán concederse hasta un máximo de tres vistas. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 7917/2020 (fs. 27), las partes produjeron la que obra agregada a fs. 29 y ss. IV) Las partes alegaron en el plazo común de 15 días, haciéndolo la actora a fs. 132-143 y la demandada a fs. 130. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 581/2023, aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto objeto de impugnación (fs. 147- 149 vto.). VI) Por auto No. 5331/2023 (fs. 151) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio. II) El Tribunal, luego de un detenido análisis de los elementos allegados a la causa, la normativa aplicable y los argumentos esgrimidos por las partes en sus respectivos escritos, por unanimidad de sus integrantes naturales, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar la demanda y a confirmar el acto impugnado en estos obrados. III) Sobre el mérito de la causa III.I) En forma previa a ingresar al examen de los agravios, cabe relevar el incumplimiento de la demandada del deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de los impugnantes (artículo 6° de la Ley N° 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292). En ese sentido, se advierte que la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 18 de noviembre de 2021 (fs. 90 A.A.), y que la Administración no resolvió el último de los mencionados dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de configuración de la denegatoria ficta. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, por su naturaleza, se trata de una presunción simple, relativa o “iuris tantum”, que, como tal, admite prueba en contrario, y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa (sentencias Nº 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020, 660/2020, 500/2021, 198/2022, 459/2022, 481/2022 y 125/2023, entre otras): circunstancias que se verificaron en el caso de autos, tal como se expresará. III.II) En primer término, la accionante señaló que hace casi 12 años abonó las tasas de examen de fondo de su solicitud y recién en el mes de mayo del 2019 se le confirió la primera vista, violentándose así el principio de duración razonable del procedimiento. La Corporación no comparte dicho enfoque de razonamiento. Al respecto, conforme surge de los antecedentes, con fecha 14 de febrero de 2008 se solicitó el registro de patente de invención con el título “Composición Farmacéutica, producto farmacéutico, proceso para obtención de compuestos farmacéuticos uso dude dichos compuestos para el tratamiento del vitiligo” (fs. 3 y ss. AA). Si bien la solicitud se presentó en febrero de 2008 (fs. 2 AA), en diciembre del mismo año (10 meses más tarde), se abonó el pago correspondiente para poder efectuar el primer análisis de fondo (fs. 43 y 44 AA). Luego de presentada la solicitud, y en virtud del paso del tiempo, el 2 de agosto de 2017 el MIEM confirió vista a la solicitante a fin de que expresara interés en la prosecución del trámite (fs. 45 A.A.), ante lo cual se solicitó el comienzo del examen de fondo y se notificó la transferencia de solicitud de patente a la firma ahora pretensora (fs. 46 y ss. A.A.). La transferencia fue analizada por el MIEM, que resolvió autorizar la inscripción de la misma (fs. 54 A.A). Con fecha 7 de mayo de 2019 se emitió el primer Informe de Examen (fs. 55 A.A). Pues bien. Analizadas las actuaciones administrativas, no resulta probada la lesión por el tiempo insumido en el proceso, ya que si bien existieron períodos de inacción no pueden enteramente atribuirse a un actuar negligente de la demandada, especialmente cuando: i. ésta procuró una manifestación de interés de la primigenia solicitante (que durante 9 años permaneció completamente ajena al registro de la patente); ii. el propio registro fue objeto de negociación y cesión, lo que naturalmente, y al estar al propio iter del procedimiento, insumió un tiempo considerable. En definitiva, sea ya por la tácita falta de interés de los titulares del trámite, sea ya por la pronta resolución una vez reinstaurado el procedimiento (se reitera, a instancias de la Cartera demandada), corresponde desestimar el agravio fincado en la violación al principio de duración razonable. III.III) Delimitado lo precedente, y ya sobre el fondo de la controversia, la Corporación entiende que no median elementos en la causa que habiliten variar las conclusiones de los servicios técnicos de la demandada. En efecto, el artículo 8 de la Ley No. 17.164 dispone que: “ Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”. Sobre esto, BUGALLO dice que el examen de fondo de la solicitud tiene como objetivo: “ determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a. se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b. es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c. tiene suficiente actividad inventiva; d. tiene aplicación industrial; e. es explicada de manera suficiente como para que resulte ejecutable” (BUGALLO Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ra. Edición, FCU, Montevideo. 2006. Pág. 394). Efectuado dicho análisis, en el informe final de examen de la oficina de fecha 24 de setiembre de 2019 se consignó que: “la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 8° de la ley 17164” (fs. 85 y ss. A.A). Ahora bien. Aunque la actora movilizó probanza idónea para eventualmente acreditar las notas reclamadas por la norma, y que permitirían proceder a la concesión de la patente, esta resultó desfavorable a sus intereses. En efecto, pueden observarse las pericias efectuadas por las Ing. Quím. Paola GHIO y Rosario LUCAS agregadas en autos a fs. 67 y ss. y 196 y ss., respectivamente. En esta última se concluyó: “ que la descripción de la invención no está clara y concisa ”; y que: “ no es patentable por no ser una novedad ni tener actividad inventiva” (fs. 112 infolios) Con fecha 17 de agosto de 2022, se celebró audiencia aclaratoria respecto de la pericia de la Ing. Quim. Ghio Cardoso, quien al ser preguntada sobre la patentabilidad del proceso aclaró: “Bueno, en otros países tiene patente, así que seguramente sea patentable. Esto puede depender de la legislación de cada país”. Más adelante, al ser cuestionada sobre si patentabilidad equivale a novedad e inventiva del registro precisó: “No, se refiere que en algún lado lo patentaron, repito, dependerá de la legislación de cada país. Debido a forma de presentación, se hace muy difícil determinar cuál es el proceso y el producto digno de invención, que se puede tomar como invención. Tal como me refiero en el informe, la amplitud de la presentación no permite identificar ni una materia prima, ni un proceso productivo, ni un producto final. Esto está referido a lo primero que dije de la descripción del proceso. Y al ser tan poco específico es muy difícil encontrar el objeto de la patente”. A su tiempo, al ser interrogada sobre su referencia a la poca claridad, especificó que se trata de las reivindicaciones: “…la memoria no es clara tampoco, pero las reivindicaciones no son claras, son demasiado amplias, tienen excesiva amplitud” (fs. 82). A similares conclusiones arribó la Ing. Quim. Rosario Lucas, quien entendió que la concesión de la patente en otros países responde a la aplicabilidad de una normativa diferente o a la proporción, en dichos casos, de mayor información. El Tribunal se ha pronunciado en causas análogas acerca de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: el Dictamen Pericial. Así ha expuesto que: “... el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Cf. Sentencias Nos. 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, por citar algunos de los fallos más recientes). Y ello, como se sostuvo en sentencia No. 62/2012 , reposa “…en que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia (dando cuenta de la ausencia de novedad y actividad inventiva de la patente solicitada), y frente a las pericias con contenido adverso al interés de la promotora, no existen elementos técnicos para apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. Por su parte, respecto a la patentabilidad en virtud de patentes otorgadas por otros países, la Ley No. 17.164 establece los Requisitos y Procedimientos de Concesión de Patentes, disponiendo especialmente en su art. 32: “El examen de fondo de la solicitud tendrá por objeto determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podrá: A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso. B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas. C) Recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes. Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo acto, salvo cuando surgieran elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferirá vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentación.” En consecuencia, el procedimiento establece la realización del examen de fondo a nivel local, constituyendo un requisito fundamental obligatorio para la obtención de la solicitud presentada, el cual no puede ser omitido, reemplazado o sustituido por el examen de fondo realizado por otra oficina de patentes extranjera. Se prevé que los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares producidos por otras oficinas de patentes solo puedan utilizarse como insumos complementarios para la realización del examen de fondo local, lo que no significa que la DNPI esté habilitada a otorgar patentes en base a informes emitidos por otras oficinas de patentes extranjeras en sustitución del examen de fondo local, exigido preceptivamente por la legislación nacional. Por lo tanto, el hecho de que existan registros de la patente en otras jurisdicciones, no implica per se la patentabilidad de los mismos en nuestro país. IV) En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Cal. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).