Sentencia Definitiva N° 275/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de julio de 2024. No. 275 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “DUCK GLOBAL LICENSING AG con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERG ÍA Y MINER ÍA. A cción de Nulidad” (Ficha No. 15/2023). RESULTANDO: I) En autos, compareció Juan Lapenne, en representación de DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD), promoviendo acción de nulidad contra el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) de fecha 19/4/2022, en cuanto concedió el registro de la marca “PATO PURIFIC” Nº514.728, para las Clases 3 y 5, pero negando derechos exclusivos sobre el término “PURIFIC” invocando lo dispuesto en el art.7 de la Ley Nº17.011. Manifestó que la empresa DUCK GLOBAL LICENSING AG solicitó el registro de la maca “PATO PURIFIC”, bajo el Acta Nº514.728, para distinguir en la Clase 3 “limpiadores de inodoros; detergentes para tazas de inodoro”; y en Clase 5 “limpiadores desinfectantes para tazas de inodoro; desinfectantes para inodoros químicos”. La DNPI concedió el registro de la marca, pero sin derechos exclusivos sobre el término “PURIFIC”. Sostuvo que se menoscabó injustificadamente todo el signo, el cual, íntegramente es una marca distintiva y plenamente registrable, de amplio uso y conocida por el consumidor como “PATO PURIFIC” sin separar sus términos. Señaló que el término no designa ni califica directamente a los productos, tampoco es descriptivo ni un genérico de estos y no pertenece al idioma español, inglés u otro idioma. La expresión resulta ser arbitraria para distinguir los productos reivindicados y posee dentro del conjunto marcario la aptitud suficiente para individualizar estos productos, con respecto a otros de idéntica o similar naturaleza. Indicó que el signo “PATO PURIFIC” es un signo reconocido y mundialmente famoso en productos de higiene de inodoros, el más famoso en ese rango de productos. Añadió que en Uruguay tiene muchos años de uso y en el mundo varias décadas, contando con registros sin limitación alguna en varios países. Argumentó también que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley Nº14.910, dispone en su art.6 quinquies, que el Estado Parte no podrá rechazar un registro que haya sido concedido en el país de origen, salvo lo dispuesto en sus literales A, B y C, excepciones estas últimas dentro de las cuales no califica la marca. Añadió que, aun si se considerara “PURIFIC” una palabra de uso general (que no lo es), la misma de todas formas debe aceptarse como marca por su significación secundaria de acuerdo a lo estipulado por el art.8 de la Ley Nº17.011. Concluyó que la resolución denegatoria de exclusividad de una parte de la marca tramitada, concretamente del término “PURIFIC”, aplicando el art.7 de la Ley Nº17.011, es contraria a Derecho y le provocó un perjuicio en su interés directo, personal y legítimo. II) Por Decreto Nº350/2023, de fecha 10 de febrero de 2023, se tuvo por iniciad a la acción de nulidad y se confirió traslado de la demanda, emplazándose al ESTADO. DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA (MIEM), a contestar la demanda en el plazo de 30 días con carga de remitir los antecedentes administrativos referidos en los arts.63 y 64 del Decreto Ley Nº15.524, debidamente foliados, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.65 del mismo (fs.14 infolios). III) Compareció a contestar la demanda Milton Fuentes, en representación del MIEM. Expresó que, desde el punto de vista formal, la vía administrativa fue correctamente agotada y, en el aspecto sustancial, indicó que lo actuado por la Administración se ajustó a la normativa aplicable en la materia. Señaló que el término “PURIFIC” se traduce como “PURIFICAR” y sus acepciones refieren a cualidades o atributos de los productos protegidos por las Clase Internacional 3 y 5, por lo tanto, no es posible su apropiación por empresa alguna, por lo que su uso no debe ser en exclusividad. Transcribió los fundamentos del informe de la DNPI, en donde se indica que se trata de una denominación técnica, comercial o vulgar que expresa cualidades o atributos de los productos (numeral 9º, art.4º, Ley Nº17.011), y también refiere a la naturaleza de lo s productos, género o especie a la que pertenecen (numeral 10º, art.4, Ley Nº17.011). IV) Por Decreto Nº1069/2023, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso la apertura a prueba del proceso por 10 días (fs.19). Se diligenció la prueba ofrecida por las partes (fs.20-44), dando cuenta del estado de los procedimientos la Oficina Actuaria (fs.45). V) Por Decreto Nº2489/2023, se dispuso que aleguen las partes en el plazo común de 15 días (fs.46). Presentaron sus alegatos las partes (demandada a fs.48 y actora a fs.50-57). VI) Por Decreto Nº2990/2023, el Tribunal tuvo por presentados los alegatos y dispuso el pase de los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el fondo de l asunto (fs.59), quien se pronunció mediante Dictamen Nº432/2023, sugiriendo la confirmación del acto impugnado (fs. 62 vto.). VII) Por Decreto Nº3993/2023, se dispusieron los autos para sentencia, citadas las partes (fs.63). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, en primer lugar, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la demanda anulatoria. En autos, se acciona contra la Resolución dictada por la DNPI, de fecha 19 de abril de 2022, la cual concedió el registro de la marca “PATO PURIFIC”, solicitada por la empresa DUCK GLOBAL LICENSING AG, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 3 y 5, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “PURIFIC”, en aplicación del artículo 7 de la Ley Nº17.011 (fs.26 vto.). Resolución que la actora manifestó que se le notificó con fecha 21 de abril de 2022 y contra la cual interpuso los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 28 de abril de 2022 (fs.27). Con fecha 14 de noviembre de 2022, se configuró la denegatoria ficta a los recursos administrativos interpuestos. Asimismo, la parte demandada afirmó en su escrito de contestación que la vía administrativa fue correctamente agotada. Por lo que, la acción de nulidad presentada con fecha 10 de febrero de 2023 (cfme. nota de cargo de fs.13), lo fue en tiempo y forma. II) Ingresando en el aspecto sustancial de la litis, el Tribunal, por unanimidad, considera que corresponde confirmar la Resolución objeto del siguiente proceso, en base a los fundamentos que se pasan a exponer. Emerge de las actuaciones allegadas al pr oceso que la actora solicitó el registro de la marca “PATO PURIFIC” en los productos comprendidos en las Clase Internacional 3 y 5 (fs.22 infolios). Con fecha 8 de abril de 2022, la DNPI, produjo informe de concesión donde se sugirió otorgar el registro solicitado, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “PURIFIC” (art.7 de la Ley Nº17.011), fundándose en las prohibiciones reguladas por los numerales 9 a 12 del art.4 de la Ley Nº17.011 con las que colide el término “PURIFIC” (fs.26). Finalmente, la DNPI, dicta el acto cuestionado en autos (fs.26 vto.). Analizadas las actuaciones, el Tribunal considera que la Administración demandada actuó conforme a Derecho, al conceder el registro solicitado por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “PURIFIC”, en aplicación de lo dispuesto por el art.7 de la Ley Nº17.011, que dispone: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Resulta trasladable al caso lo que se indicó por este Tribunal en Sentencia Nº497/2021, donde, frente a un cuestionamiento similar, se concluyó: “En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. III) En la especie, la Corporación estima que el término “TYPE” ingresa en las categorías precitadas, pues se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico (Cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, 2000, p. 37). Lo antedicho, además, cobra particular acento en la hipótesis de obrados, en la que el vocablo “TYPE” (que traducido al español significa “TIPO”) puede tender a identif icar un modelo, una clase o, justamente, un tipo de vehículo. Esta circunstancia, dentro del contexto de los productos que la marca de autos protege, torna al vocablo en cuestión más genérico y menos distintivo, y lejos de erigirse como un elemento propio y único de la marca de la empresa JAGUAR, se ubica en el plano de lo común, de lo que cualquier fabricante de automóviles puede emplear para identificar alguno de sus productos: en definitiva, dentro del ámbito de las nulidades absolutas reguladas por el art. 4 de la Ley Nº 17.011. IV) Por otra parte, es menester precisar que los argumentos de la demanda centrados en la existencia de un “significado secundario” del término “TYPE” no modifican la conclusión precedente. En efecto, el artículo 8º de la Ley N º 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servic io asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (…)” Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “dist intividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el a utor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, ps. 110-116)”. Asimismo, la actora tampoco ha logrado acreditar la referida significación secundaria que invoca, es decir, la ineludible asociación directa e inmediata de la marca con los productos que comercializa la empresa. Por otro lado, también corresponde rechazar el agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (Art.6 quinquies, B.2.). III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial sanción procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire l a documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren ; y oportunamente archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Salazar. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).