Sentencia Definitiva N° 209/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de mayo de 2003. No. 209 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “UNITED AIR LINES, INC. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 605/00). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 7-11), contra la resolución de fecha 7/9/1999, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se denegó el registro de la marca “PREMIER EXECUTIVE” para individualizar servicios de la Clase Int. 39. Expresa en síntesis, que oportunamente solicitó el registro de la marca en cuestión para distinguir “un programa con bonificaciones para pasajeros que viajan por aire frecuentemente incluyendo servicios de prioridad para embarcar, para marcar pasaje, asiento y reserva, ascensos de pasajeros, aumento de millaje para pasajeros por frecuencia de vuelo, y transporte de pasajeros por aire” de la clase internacional 39; que se trata de un signo denominativo, constituido por los términos “PREMIER” y “EXCUTIVE” los cuales contienen las notas de novedad, especialidad y distintividad necesarias para ser registradas. Agrega que es titular de la marca “PREMIER” la cual es denominativa y protege los servicios de la clase internacional 39; que en cuanto al término “EXECUTIVO”, y aun cuando no lo hay registrado, tampoco es genérico de los servicios indicados; que los términos referidos han sido registrados por diversos titulares en distintas clases; que la Asesoría Letrada de la Administración, funda su denegatoria en lo dispuesto por el art. 2, numerales 4, 5 y 6 de la ley No. 9.956; que dichas normas, tratándose de disposiciones prohibitivas, su interpretación ha de ser restrictiva y por tanto, no puede la Administración hacer una interpretación que extienda la aplicación a situaciones no previstas en la ley. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 17-18), expresa en síntesis que la resolución impugnada ha sido dictada conforme a derecho, por cuanto la marca cuyo registro fue denegado carece totalmente de novedad y especialidad, teniendo en cuenta los principios sostenidos en la doctrina más recibida y en Sede Jurisdiccional. Agrega que la ley exige expresamente que, para ser considerado como marca, el signo debe poseer aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona, de los de otra. Esa aptitud distintiva es pues de la esencia misma de la marca, la distintividad es la clase de diferencia visual, fonética e ideológica, con una marca anterior ya existente o en trámite de registro; que esta diferenciación tiene una finalidad: evitar la confusión. Solicita que en definitiva se confirme el acto que se pretende anular. III) Se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 27; alegaron las partes por su orden, fs. 29-31 y 34, respectivamente; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 277/2002), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Consta que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y que la pretensión anulatoria fue deducida dentro de los plazos legales, por lo que es procedente ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Se procesa la Resolución de fecha 7.9.99, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de la cual se desestima el registro de la marca “PREMIER EXECUTIVE”, solicitada por la empresa actora bajo Acta No. 289.685, para distinguir productos de la Clase Int. 39 (AA, legajo A, fs. 28/29v.).- La accionante se agravia porque a su juicio la marca en examen no vulnera ninguna disposición de la ley marcaria, siendo en consecuencia plenamente registrable.- Se solicita el registro para proteger “un programa con bonificaciones para pasajeros que viajan por aire frecuentemente, incluyendo servicios de prioridad para embarcar, para marcar pasaje, asiento y reserva; ascensos de pasajeros; aumento de millaje para pasajeros por frecuencia de vuelo, y transporte de pasajeros por aire”.- III) En opinión del Tribunal, integrado, asiste razón a la accionante, y por ende anulará el acto impugnado.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para denegar el registro, se funda en el dictamen de su Asesoría Letrada, que en lo fundamental sostiene que: “........ los términos cuyo registro se solicita resultan genéricos, describen la cualidad del servicio de que se trata, indicando un trato preferencial, y carece de fantasía, novedad y especialidad”.- “Por consiguiente, se aconseja mantener la oposición de oficio........y desestimar el registro solicitado (art. 2, numerales 4, 5 y 6, y art. 18, de la ley No. 9956, de 4.10.40” (AA, legajo A, fs. 27).- IV) Si bien los términos que componen el signo denominativo en examen (“PREMIER EXECUTIVE”), pueden tener cierto contenido evocativo de los viajes en avión en determinada clase (“primera clase” o “clase ejecutiva”), tal circunstancia por sí sola no es un obstáculo para su registro, y tampoco puede afirmarse que sean expresiones genéricas como sugiere la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a tal punto de impedir, de oficio, la protección que se pretende.- Como bien dice la reclamante, la marca de autos fue solicitada para un programa de bonificaciones para viajeros frecuentes, no siendo los términos “PREMIER” y “EXECUTIVE”, genéricos o descriptivos de los servicios indicados.- Un término es genérico, desde el punto de vista marcario, cuando no es de fantasía, esto es, cuando carece del efecto distintivo que todo signo debe reunir para ser considerado como marca (Gutiérrez Carrau; Manual Teórico-Práctico de Marcas; 2ª. Ed., pág. 35).- De manera que signos “genéricos” en la ley de marcas serían todas aquellas expresiones que concretamente definen un producto o servicio, en los términos de los numerales 4, 5 y 6 del art. 2 de la ley 9940 (actuales numerales 9, 10 y 11 de la ley No. 17.011).- Dicho concepto no puede aplicarse al caso de autos, pues los vocablos que integran la marca solicitada no están asociados en forma necesaria al servicio que se pretende proteger.- La ley prohíbe registrar como marca las denominaciones que expresan cualidades o atributos propios de productos o servicios.- Por el contrario, cuando el calificativo puede ser aplicado a una pluralidad de productos o servicios de muy diversa naturaleza, como sucede en el caso, entonces no se lo puede considerar como genérico, y tiene aptitud distintiva, dado que por su abstracción en modo alguno está vinculado con el producto o servicio a proteger, con el cual no tiene en concreto una relación necesaria.- Por lo expresado, el Tribunal entiende que el registro solicitado es de total recibo, al no implicar su admisión la apropiación de términos o expresiones de uso necesario para la identificación de dichos servicios, y por ende, su utilización como marca a nadie perjudica.- V) Por lo demás, la actora acreditó el registro de la marca aquí solicitada en el país de origen (EE.UU ), y en muchos otros (AA, legajo B, fs. 9 y ss. ).- El art. 6 quinquies del Convenio de París, ratificado en nuestro país por el DL 14.910, dispone que toda marca registrada regularmente en el país de origen será admitida para su depósito y protegida “tal cual es” en los otros países contratantes, salvo los supuestos excepcionales tipificados en el mismo artículo, que en el caso no están justificados (por ej., si en el país donde se solicita la protección se afectan derechos adquiridos por terceros; o si en ese país son signos desprovistos de carácter distintivo, genéricos o meramente descriptivos, o sean contrarios a la moral o al orden público).- Por tales fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, integrado, FALLA : Anulando el acto impugnado.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón (r.), Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Ruibal. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)