Sentencia Definitiva N° 206/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de mayo de 2003. No. 206 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “CÁMARA URUGUAYA DEL DISCO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 160/00). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 13/10/1998 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió la marca “EL COMPACTO DE PLATINO”, para las clases ints. 14 y 41. Afirma que la empresa GRUPO SAPIENS S.R.L., solicitó dicha marca con fecha 11/12/1996 para proteger artículos comprendidos en la clase internacional 14 (en donde están comprendidos los trofeos) y la 41 (esparcimiento). Dice que dedujo oposición en base a las marcas de su propiedad “DISCO DE PLATINO” de fecha 18/10/1994, “DISCO DE PLATA” y “DISCO DE ORO”, dado que la única diferencia de la solicitada con las mismas eran las palabras DISCO y COMPACTO, que desde el punto de vista conceptual son idénticas, ya que el último refiere al disco compacto. Agrega que las marcas DISCO DE ORO y DISCO DE PLATINO identifican dos reconocidos premios, que la industria fonográfica otorga en nuestro país a artistas e intérpretes, que alcanzan mayor venta de discos y cassettes. En definitiva pide la anulación del acto. II) El demandado en su contestación, expresa que avala todo lo actuado por la Asesoría Letrada en cuanto a los fundamentos expuestos en su oportunidad en vía administrativa. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la certificada a fs. 24, y alegaron las partes por su orden (fs. 26-29 y fs. 32). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 2/02), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, se integró la Sala y oportunamente se acordó y dictó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Que el Tribunal, con el voto conforme de quienes lo integran, procederá a desestimar la demanda anulatoria promovida. En autos se procesa acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 13 de octubre de 1998, en cuanto concedió el registro de la marca “El Compacto de Platino” bajo acta Nº 291.975 de carácter denominativa y para las Clases Internacionales 14 y 41 (fs. 8 y 27/28 de A.A.). Surge de los antecedentes allegados a la presente causa que con fecha 11/12/96 y bajo Acta 291.975 (fs. 8 de A.A.), se presentó el grupo Sapiens S.R.L. de Uruguay, solicitando el registro de la marca denominativa “El Compacto de Platino” para distinguir los artículos de la Clase Internacional 14 y 41. La Cámara Uruguaya del Disco dedujo oposición fundándose en el trámite de las marcas “Disco de Platino” (Acta 273.264) y “Disco de Plata” (Acta 273.329), ambas de fecha 18/10/94, para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional 14. Señaló además, que la marca “Disco de Platino” le fue concedida el 27/8/98 (fs. 56 vta de A.A.). Tales extremos no fueron controvertidos. Entiende, quien se opone, que corresponde el rechazo del registro que se pretende, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 3, 4, y 10 de la ley 9.956, porque se trata de una marca casi idéntica a las que se encontraban en trámite y que posteriormente fueron aprobadas. Y lo son tanto desde el punto de vista fonético, gráfico como conceptual. Las marcas prerregistradas identifican un premio que se otorga por la Cámara Uruguaya del Disco a los intérpretes y artistas, que alcanzan mayor venta de discos y cassettes en el país. III) La Sala integrada no comparte el criterio de la Administración, ni del Sr. Procurador del Estado, en tanto estima que le asiste razón a la parte actora, ya que la marca que se pretende registrar no tiene las claras diferencias que requiere el art. 33 del Decreto Reglamentario de la ley Nº 9.956, con la prerregistrada “Disco de Platino”. La doctrina especializada a fin de determinar la posibilidad de confusión entre las marcas aplica el criterio que recoge la jurisprudencia refiriéndose “a la impresión de conjunto; examen sucesivo y no simultáneo; consideración de las semejanzas entre los conjuntos marcarios y el ubicarse en la posición de un comprador presunto...”. En aplicación de ellos, cabe entender -a criterio de la Sala- que existen semejanzas tales entre ambas marcas, que impiden su coexistencia ya que utilizan expresiones muy similares (“disco de platino” y “compacto de platino”), para designar un mismo producto (trofeo o premio) por lo que no se da entonces, la hipótesis prevista en el Decreto Reglamentario en cuanto a que “...Las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de inscripción. Este texto es recogido con leves variantes por el art. 6 de la ley 17.011 que señala “...Las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes...”. En el caso, se trata de una marca casi “idéntica” que con toda seguridad inducirá a confusión, porque conceptualmente “disco” (o disk en inglés) es un término genérico que comprende un material con esa forma, en el cual se puede “imprimir” o insertar sonidos, y que luego pueden ser reproducidos haciendo girar el disco en un aparato especial. Y el “disco compacto” (compact disk en inglés) no es más que una variedad de él con nueva tecnología que permite “imprimir” o insertar una mayor cantidad de sonidos en un disco. Estima el Tribunal que no es de recibo la defensa en que se funda la solicitud de registro, referente a la protección de vocablos o elementos comunes que componen la marca que se pretende proteger, en tanto que la marca “disco de platino”, es un nombre de fantasía, un nombre simbólico, para designar un premio o trofeo y de ninguna manera refiere a un disco creado con el metal platino. Ello hace compartible los fundamentos vertidos en el trámite de la marca “Disco de Oro” (fs. 51/51vta. A.A.) de total aplicación en la especie, en cuanto que en uno y otro caso “no se intenta registrar una marca para distinguir sus soportes materiales, sino para distinguir lo que esos soportes contienen de simbólico...”. De todo lo expuesto surge la imposibilidad de coexistencia de ambos registros, pues como señala la doctrina: “desde el punto de vista jurídico no preocupa la identidad, la semejanza o similitud entre los signos en cuestión, sino su aptitud para generar confusión en el público consumidor al cual está orientada su oferta...”. Señalando luego “...para ser marca registrada el signo tiene que ser válido (no estar incluido en algunas de las categorías cuyo registro está prohibido) y no ser confundible con otros signos registrados previamente...” (Conforme LAMAS, Mario Daniel “Derecho de marcas en el Uruguay...” pág. 211). Por estos fundamentos, y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal integrado FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto que se impugna. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dra. Minvielle. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).