Sentencia Definitiva N° 182/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de mayo de 2003. No. 182 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “KELLOGG COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 494/00). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 10/8/1999 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “AZUKITAS” para la clase int. 30 (fs. 46 A.A.). Afirma que el registro concedido a favor de Calor S.A., le causa perjuicio en razón de la existencia de su registro de la marca ZUCARITAS”, para distinguir productos de la misma clase internacional. Sostiene que entre las marcas en pugna existen una pluralidad de semejanzas que hacen imposible su coexistencia en el registro y el mercado. Agrega que su signo marcario tiene carácter notorio, el que se ve afectado por el registro impugnado, que es una imitación y distorsión en la combinación de letras, con un claro propósito de aproximación e imitación. II) El demandado en su contestación, entiende pertinente avalar lo actuado por la Asesoría de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto a los fundamentos expuestos en su oportunidad en vía administrativa. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 33, y alegaron las partes por su orden (fs. 35-38 y fs. 41). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen 178/2002), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, se integró la Sala y oportunamente se acordó y dictó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Que el Tribunal, con el voto conforme de todos sus integrantes, procederá a desestimar la presente acción anulatoria. En efecto, en autos se impugna la Res. de fecha 10 de agosto de 1999 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, recaída en el expediente de solicitud de registro de la marca “AZUKITAS”, Acta. 283.688, en cuanto por el mismo, hace lugar al registro en la clase internacional 30, a nombre de Calor S.A. de Uruguay. Quien acciona se agravia de lo resuelto por estimar que el registro concedido le causa perjuicio en razón de la existencia de la marca “ZUCARITAS” de su propiedad, para distinguir productos de la misma clase internacional. En éste, como en casi todos los asuntos de marcas, estima la Sala siguiendo al Dr. GUTIÉRREZ CARRAU que “...la similitud apta para producir confusión, resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física (Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un Juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no...” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico Práctico de Marcas”, Segunda Edición, pág. 87). De allí es que jurisprudencia y doctrina han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación a fin de alcanzar una conclusión más objetiva. III) No es del caso repetir ahora estas pautas, reglas o normas que son de todos conocidas, pero sí, sobre la base de su aplicación, intentar una conclusión válida respecto del caso concreto que se nos presenta. Es así que el Tribunal integrado llega a la conclusión que entre las marcas “ZUCARITAS” y “AZUQUITAS”, más allá del número de letras comunes y su forma de utilización entiende en una apreciación global que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que bloquean la posibilidad de confusión. La nulidad invocada se funda en la confundibilidad y la notoriedad internacional de la marca “ZUCARITAS”. Esto último puede tenerse por cierto en función de lo que surge de los antecedentes agregados (pieza C, y en informe de fs. 24/27 de autos), pero no la existencia de una confundibilidad entre ambas marcas. No podemos quedarnos en la simple apreciación de que ambas utilicen el diminutivo y hagan referencia al “Azúcar”, pues de todas maneras ambas son distintas, por lo que es dable sostener la posibilidad de coexistencia en el registro. Si bien cabe reconocer que ambas provocan la misma idea asociativa en el consumidor, en tanto hacen referencia un producto dulce que contiene azúcar, como dice la actora (fs. 10), no puede pretender, quien acciona, apropiarse en exclusividad a una referencia de esta naturaleza que es común. IV) Por otra parte y según lo ha demostrado la parte actora la marca “ZUCARITAS” distingue cereales para el desayuno en la clase internacional 30, pero tal como se aprecia en la documentación probatoria que se agrega, aparece como figura distintiva un tigre que cubre la mitad del encuadre, completando y destacando por encima de la denominación que se pretende proteger con el término KELLOGG´S, refiriendo a la compañía que le respalda. Si bien es dable reconocer que ambas marcas son denominativas, lo cierto es que la que la actora pretende proteger es notoria y conocida (según su propia prueba), pero siempre asociada con la firma que la respalda (ver fs. 13 62, 95, 131 y 163 en rojo A.A. Legajo “B”). Características distintivas que van pautando diferencias que resultan importantes y ahuyentan el riesgo de confusión . V) Se ha señalado con acierto que “...el análisis de la confundibilidad es un análisis que implica una alta dosis de abstracción, pues recae sobre hechos probables, generalmente no producidos, y en algunas ocasiones que nunca llegarán a producirse...” (LAMAS, Mario Daniel: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, págs. 224/225). Es así que estima indispensable utilizar criterios objetivos de apreciación para determinar si existe o no confundibilidad. En aplicación de tales principios y las razones ya expuestas es que la Sala estima que es dable sostener la coexistencia en el registro de ambas marcas, por no existir infracción al art. 6 de la ley Nº 17.011, ni haberse acreditado algún indicio que permita presumir el propósito de verificar concurrencia desleal (art. 5, nums. 6º y 7º, de la ley). Por estos fundamentos, los del Sr. Procurador del Estado, que se comparten, el Tribunal integrado FALLA : Desestimando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dra. Nuñez. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).