Sentencia Definitiva N° 145/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de abril de 2003. No. 145 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BATMARK LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 392/00). RESULTANDO : I) La parte actora pidió se declare la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha 1º/jun/99, en cuanto al conceder el registro de la solicitada “MONTANA, DE PRIMERA”, bajo acta Nº 305.995, como denominativa para la clase int. 34, lo hizo en los términos del art. 7 de la ley Nº 17.011, o sea sin derecho exclusivo sobre la expresión “...DE PRIMERA” (fs. 25 vta.). Se fundó en que la limitación del derecho sobre esta última expresión era ilegítima, ya que el adjetivo no resultaba ser ilustrativo de una cualidad o atributo del producto, ni tampoco era indicativo de la naturaleza, género o especie del mismo, y que la marca solicitada constituía un conjunto original y de fantasía, perfectamente registrable y sin que procediera discriminación y/o limitación alguna. II) La parte demandada sostuvo que actuó conforme a derecho, porque la expresión “...De Primera” tenía carácter genérico, era de dominio público y por ende sólo podía concederse el registro sin derechos privativos sobre la misma. Y pidió se rechazara la demanda. III) Consta que abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 33, alegaron ambas partes, y fue oído el Sr. Procurador del Estado el que aconsejó confirmar la resolución impugnada (Dictamen Nº 71/02 fs. 42). IV) Se citó para sentencia, la que previo estudio e integración del Tribunal por sorteo con el Ministro Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi, fue acordada en forma. Y CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal no existe objeción, y se comparte con el Sr. Procurador que se agotó debidamente la vía administrativa, y que la pretensión de nulidad fue deducida en tiempo (arts. 4 y 9 de la ley Nº 15.869). II) En cuanto al fondo del asunto, en cambio, el Tribunal integrado y por unanimidad, estima que existe mérito suficiente para acoger la nulidad invocada. En primer lugar, obra a favor de la pretensión de nulidad, la presunción simple derivada de que la Administración no se pronunció expresamente y en tiempo sobre el recurso jerárquico (art. 6 de la ley citada). En segundo lugar, entiende el Tribunal que la expresión “De Primera” no ingresa en ninguna de las hipótesis de los nums. 9, 10 y 11 del art. 4 de la ley Nº 17.011, previsiones casi idénticas a las de los nums. 4, 5 y 6 de la ley Nº 9.956. Porque, en efecto, no expresa “cualidades o atributos” de los productos o servicios, tampoco es indicativa de la naturaleza de los productos o servicios, o de la clase, género o especie a que pertenecen, ni se trata de una palabra o locución que haya pasado al uso general. Se coincide con la parte actora, en cuanto a que la situación es asimilable a los precedentes argentinos referidos a los términos “Natural” y “Segura” (fs. 1 vta.), ya que éstos, lo mismo que el aquí cuestionado “De Primera”, son adjetivos calificativos que, además de ser admitidos por la jurisprudencia argentina, según lo señala el Prof. Otamendi (fs. 2 vta.) operan sobre una legislación similar a la nuestra. Pero además, es cierto que existen precedentes nacionales en el mismo sentido, como lo son “Colgate Precisión” (fs. 3 vta.) y “Old Spice High Endurance” (fs. 35 vta.). La expresión “De Primera” puede calificar a productos, artículos o servicios comprendidos en cualquier clase internacional. Y si se reputara que se trata de un “slogan” o frase publicitaria, debe destacarse que el Tribunal ya ha hecho lugar al registro de “Siempre Coca Cola” y “Always Coca Cola” (ver Sent., 1269 del 8/nov/99) y aquí estamos ante dos términos que forman parte del conjunto solicitado a registro, y presentan igual característica de novedad y especialidad. III) El argumento único de la parte demandada (fs. 27 y vta., num. 4), radica en que los términos “De Primera” serían genéricos, y por ende inhibidos de ser registrados, salvo con la limitación que se impuso. Sin embargo, ni siquiera la doctrina más calificada le da la razón. Así Lamas (“Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, pág. 145, num. 6.1) refiriendo al supuesto del num. 11 del art. 4º de la ley Nº 17.011, señala que la hipótesis contemplada es la de aquellas marcas registradas que, con el transcurso del tiempo, se convierten en la denominación habitual de los productos o servicios protegidos, como sucede con “Gomina” (fijador para el cabello), “Gillette” (hoja de afeitar), “Creolina” (desinfectante), “Agua Jane” (hipoclorito de sodio), “Salus” (agua mineral), “Polifon” (espuma de poliuretano), “Champion” (calzado deportivo), “Calefon” (tanque para calentar agua) y otros casos similares. A similar conclusión llega Gutiérrez Carrau (“Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2ª edic., F.C.U. 1997, págs. 63-64), aludiendo a términos que se han banalizado, como “Express”, y proponiendo ejemplos de signos registrados que son de fantasía pero que, por su éxito y notoriedad, han llegado a confundirse con el producto o servicio que distinguen, señalando algunos iguales a los citados por Lamas, pero además otros como “Movicom” (para teléfonos celulares), o “Can Can” (para medias sintéticas). IV) En resumen que la expresión cuestionada, “De Primera”, tampoco encuadra en la previsión del art. 4, num. 11, de la ley Nº 17.011, y por consiguiente la limitación de los efectos del registro no se justifica, y corresponde su anulación. Por estos fundamentos, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador, con arts. 309, 310 de la Constitución y 28 y ss. del decreto ley Nº 15.524, el Tribunal integrado y por unanimidad FALLA : Anúlase el acto en lo que fue objeto del agravio; y sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Y, oportunamente, archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Rodríguez Caorsi. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)