Sentencia Definitiva N° 183/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de abril de 2024. No. 183 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “HAVANNA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 296/2022). RESULTANDO: I) En este proceso, Matías Cikato, en representación de HAVANNA S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada por la Dirección de Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) dictada el 31 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió: “CANCÉLASE el registro de la marca HAVANNA (denominativa), Acta No. 411421 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en las clases internacionales 35, 41 y 43” (Fs. 258 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por haber sido dictado en contra de la normativa vigente. Relató que con fecha 26 de febrero de 2019, PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SA promovió Acción de Cancelación contra el registro de la marca HAVANNA (denominativa) Acta No. 411.421, que distinguía los servicios comprendidos en la clase internacional Nros. 35, 41 y 43, de la cual era titular la actora, hasta el momento en que fue cancelado. Indicó que, el 7 de junio de 2019, HAVANNA S.A. presentó contestación, señalando que la marca no era pasible de ser cancelada por no cumplirse los requisitos legales que preceptúa el art. 19 de la Ley No. 17.011, ya que la marca estuvo en uso hasta el año 2016, razón por la cual no se configuraron los cinco años de no uso exigidos legalmente; y, adujo que la marca estaba siendo utilizada en ese momento (y en la actualidad ) en la República del Paraguay, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, dicho uso era suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. Historió su trayectoria empresarial, no solo en su país de origen, Argentina, sino también en todo el mundo. Por último, señaló que en Uruguay hubo tres locales HAVANNA. En 2016, dichos establecimient os cerraron, pero hasta ese momento hubo efectivo uso de la marca. Es por ello, que teniendo en cuenta que la Ley marcaria exige cinco años de no uso para poder cancelar una marca, no se cumplieron los requisitos preceptuados para su cancelación. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Adujo que, conforme emerge de los ant ecedentes administrativos, la marca de autos no estaba en uso, incumpliendo de tal modo la obligatoriedad dispuesta por el art. 19 de la Ley No. 17.011. En tal sentido, afirmó que la accionante no utilizó la marca por un período de cinco años. Seguidamente, transcribió el dictamen de la Asesoría Letrada de fecha 24 de agosto de 2021, para culminar peticionando la confirmación del acto. IV) A fs. 23 y ss. infolios compareció PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SA, acompañando la posición sustentada por la Administración y abogó por la confirmación del acto. V) Por Resolución No. 7199/2022 se abrió a prueba por el plazo de 10 días, diligenciándose la que luce agregada de fs. 43 a 92 agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 301 fojas). VI) Las partes alegaron de bien probado (fs. 95 y fs. 97 - 108, respectivamente). VII) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 481/2023, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 115 – 115 vto.). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 117). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 1º de setiembre de 2021 (fs. 259 de los A.A.) , quien lo resistió el 13 de setiembre de 2021 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 262 y ss. de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 1º de abril de 2022 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 7 de junio de 2022 (nota de cargo fs. 12 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada por la D.N.P.I. dictada el 31 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió: “CANCÉLASE el registro de la marca HAVANNA (denominativa), Acta No. 411421 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en las clases internacionales 35, 41 y 43” (Fs. 258 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. A fs. 5 de los recaudos agregados al proceso, luce agregado el escrito por el cual PANIFICADORA BIMBO DEL URUGU AY SA, movilizó la acción de cancelación “por la causal de falta de uso” contra la marca HAVANNA No. 411.421 (denominativa). Conferido el traslado a la empresa actora (fs. 6vto. de los A.A.), su representante la contestó a fs. 7vto. y ss. de los A.A.; lo que provocó la apertura a prueba en el citado procedimiento con fecha 2 de setiembre de 2019 (fs. 11 de los A.A.). A fs. 12 vto. y ss. la accionante agregó facturas, fotos de locales, contratos y títulos de marcas, relativos a su actividad en Paraguay, lo que fue complementado con las copias fotográficas relativas a locales que afirmó se encontraban operativos en Uruguay hasta el año 2016 (fs. 243 y ss. de los A.A.). A fs. 249 y ss. de los antecedentes, compareció PANIFICADORA BIMBO argumentando por un lado que el uso exigido de la marca reclamado por la normativa vigente debe producirse en nuestro país; y por otro que, la prueba aportada no resulta fehaciente a efectos de demostrar la actividad en Uruguay. Con fecha 24 de agosto de 2021 la Asesoría L etrada aconsejó hacer lugar a la acción de cancelación por cuanto: “ la titular del registro de la marca no ha demostrado el uso de la misma en los términos requeridos por nuestra legislación” (fs. 252 y ss. de los A.A.). En tal sentido fue dictado el act o de marras por el cual la D.N.P.I. resolvió: cancelar el registro: “de la marca HAVANNA (denominativa), Acta No. 411421 a favor de HAVANNA S.A. de ARGENTINA, para distinguir los servicios comprendidos en las clases internacionales 35, 41 y 43 ” (fs. 258 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la legitimidad del acto impugnado El principal agravio esgrimido por la accionante, consiste en que, a su entender, se vulneró la normativa aplicable, en tanto, no se configuraron los cinco años de no uso de la marca exigidos legalmente, en tanto, hasta el año 2016, existieron en Uruguay tres locales comerciales con este signo. A juicio del Tribunal el agravio no es de recibo. Veamos. La normativa aplicable al caso que nos ocupa, resulta ser: por un lado, el art. 19 de la Ley No. 17.011 (en redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el cual dispone que: “ El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y l egítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. Y, por su parte, el artículo 35 incisos 3 y 4 del Decreto No. 34/999 (agregados por el Decreto No. 277/014), establece n sobre la obligación de uso que: “A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el t erritorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la mar ca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. De manera que, conforme al lit. A) del art. 19 de la Ley No. 17.011 (en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149), el registro de una marca podrá ser cancelado cuando: a) no se hubiera usado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; o, b) dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. En el caso, conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados, por resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 15 de junio de 2010, se autorizó a HAVANNA S.A. de ARGENTINA la renovación de la m arca HAVANNA para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 35, 41 y 43 (fs. 4 de los A.A.). Si bien, inicialmente la mencionada autorización había sido otorgada hasta el 12 de junio de 2020 (fs. 4 vto. de los A.A.), la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. con fecha 26 de febrero de 2019 solicitó que se procediera a la cancelación de dicho registro, por no haberse usado dicha marca, por el término de cinco años consecutivos. Conforme a la normativa citada, es a la titula r del registro de la marca a quien le corresponde probar su uso, en este caso, a la empresa HAVANNA S.A. La normativa también dispone que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. V.1) De la prueba aportada por la parte actora en sede administrativa surge la siguiente documentación: i) facturas emitidas en Paraguay; ii) fotos de los locales ubicados en Paraguay; iii ) Contrato entre HVN Internacional S.A. y la franquiciada en Paraguay; iv) Contrato entre Savaly S.A. (ahora HVN Internacional S.A.) y la franquiciada en Paraguay; v) Títulos de marca en Paraguay; vi) facturas de HAVANNA S.A. en Uruguay; vii) Contrato entre Savaly S.A. y la franquiciada en Uruguay; viii) Contrato máster entre Havanna S.A. y Savaly (actualmente HVN Internacional S.A.) y ix) libro de accionistas de Savaly S.A. donde surge que Havanna es su único accionista. De los antecedentes administrativos surge un minucioso análisis de la prueba aportada por la actora, realizado por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. al cual se adhiere el Tribunal. En éste, se dispuso lo siguiente: “Comenzando con el estudio de la presente acción, corresponde mencionar que las fotos acompañadas por la titular del registro al momento de evacuar la vista de la presente acción de cancelación, carecen de certificación notarial y fecha cierta. Las facturas emitidas por “Cremasun S.A.” refieren a las marcas “HAV” y “HAVANNA”. Muchas de estas facturas pertenecen a los años 2017, 2018 y 2019; aunque algunas que corresponden al último año mencionado son de fecha posterior a la instauración de la presente acción, por lo que no acreditan el uso por el período que corresponde de acuerdo a la normativa. Sin perjuicio de ello, refieren a productos como ser: café, té, licuado, chocolate, leche chocolatada y torta brownie, pero no a servicios relacionados con las clases 35, 41 y 43, amparadas por la marca cuya cancelación se solicita. Las actas de constatación y las facturas agregadas a la misma son de fecha posterior a la presente acción de cancelación, ya que datan del 04 de octubre de 2019, por lo que tampoco prueban el uso de la marca en los cinco años anteriores a la instauración de la acción de cancelación. Los contratos de franquicia que acompaña la titular del registro solo acreditan que “Cremasun S.A.” es el franquiciado, pero tampoco acreditan el uso de la marca tal cual se encuentra registrada en nuestro país. El simp le contrato de franquicia no es prueba que acredite el uso público y efectivo de la marca en el mercado (…). Si bien algunas de las facturas emitidas en nuestro país resultan ilegibles, tampoco refieren al uso de la marca en Uruguay, ya que se relacionan con regalías generadas en determinados períodos. El contrato de franquicia celebrado para nuestro país entre “SAVALY S.A.” e “INFEVAL S.A.” solo acredita que esta última empresa era la franquiciada en nuestro país, pero tampoco es prueba del uso de la m arca. (…). La Ley de Marcas exige que el uso sea realizado por el titular de la marca, por un licenciatario o por una persona autorizada, lo que no ha sido probado en autos…”. V.2) Por su parte, la prueba agregada en vía jurisdiccional es la siguiente: impresiones de imágenes de locales comerciales que estuvieron en Montevideo, donde luce la leyenda “Cerrado permanentemente”, además de impresiones de pantalla de sitios webs indexados por un buscador web y comentarios realizados por clientes de los diversos locales, efectuados en un sitio web (fs. 42 -45 infolios). También, fueron agregadas impresiones de pantalla de sitios webs con imágenes de locales ubicados en Paraguay, así como facturas de la empresa CREMASUN S.A. detallando el nombre de productos HAVANNA. A juicio de la Corporación dicha prueba documental no establece en forma fehaciente una fecha que permita concluir el uso de la marca por el plazo “de cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones” , así como tampoco, que dicho uso no se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos y menos aún, lo especificado por el marco normativo reglamentario a efectos de tener por cumplida la obligación de uso. La actora debió probar el uso de la marca, dirigiendo su probanza al signo tal como se encuentra registrado y no a la actividad de la empresa en general. Y, de la prueba aportada por la promotora, no surge el uso efectivo de la marca en nuestro país. En consecuencia, a juicio del Tribunal, la actora no logró probar que se cumplieron los presupuestos exigidos en el artículo 19 de la normativa legal para impedir que prosperara la solicitud de cancelación. El titular debió probar un uso real de la marca y no un uso simbólico, lo cual se mide en atención al tipo de productos que la marca refiere, siendo éste un uso efectivo. V.3) Por su parte, la promotora tampoco probó que se encontrara imp edida de usar su marca, tal como admite el multicitado artículo 19, por lo que no logró desvirtuar las afirmaciones del opositor sobre el no uso de su marca por un lapso de cinco años, por lo que debe concluirse que el acto atacado es legítimo. VI) Sobre los locales comerciales ubicados en Paraguay. Otro de los argumentos que planteó la parte accionante en su defensa, consiste en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas. A su entender, en la medida que la marca en cuestión se encontraba siendo utilizada en la República del Paraguay en el momento en que fue solicitada su cancelación, así como al tiempo de presentación de la demanda, dicho uso es suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. A juicio del Tribunal, no le asiste razón a la parte actora en su planteo. En efecto, a pesar de lo dispuesto por la Ley No. 17.052, la misma no es aplicable, en tanto, posteriormente fue aprobada otra normativa que dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional a efectos de la acreditación de su uso. El Decreto 277/2014, de octubre de 2014, que reglamenta los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149, relativos al uso obligatorio de las marcas registradas en Uruguay, establece que la marca debe estar en uso en Uruguay, o, si los productos/servicios son comercializados en el exterior, los mismos deben partir del territorio nacional. En atención a lo expuesto, cabe concluir que el uso de la marca de autos en Paraguay no es relevante a los efectos de acreditar el uso exigido por la normativa vigente, por lo que la actora no cumplió con la carga que recaía sobre ella para probar su uso, sellando así su suerte. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a las partes actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire n la documentación por ella s agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023, y su modificativa Acordada 14/2024: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón, Dra. Rossi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).