Sentencia Definitiva N° 166/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de abril de 2024. No. 166 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 584/2022). RESULTANDO: I) En este proceso, la Dra. Stella BEZÓN en representación de BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 22 de febrero de 2022, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sin numerar, que, en su fase resistida, dispuso: “2º.- DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca “MOTO$” (mixta), Acta No. 498.887 a favor de ‘BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO’ de URUGUAY, para cubrir los servicios comprendidos en la clase internacional 41 (“Servicios de apuestas y juegos de azar”). (Fs. 34 vto. de infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por haber sido dictado contraviniendo la normativa aplicable. Inicialmente, refutó la negativa al otorgamiento del registro marcario, en tanto que, a su criterio, no existiría confusión entre el signo denominativo pre registrado: “MOTO” y el signo mixto que pretendía registrar: “MOTO$”. Al respecto, señaló que se trata de signos distintos y diferenciables desde el punto de vista ortográfico, gráfico, fonético y conceptual. Destacó que, el hecho de que presenten algún elemento común no determina la imposibilidad de su pacífica coexistencia. Afirmó que, el antecedente “MOTO” está conformado por cuatro letras sin elementos gráficos que aporten distintividad, mientras que el signo de la actora se conforma por un logo con colores, elementos gráficos y caracteres propios que le otorgan fantasía y distintividad. Asimismo, agregó que, en atención al tipo de servicios que se distinguen, se dirigen a un consumidor atento y discriminador, resultando de interés tener en cuenta la teoría discriminating purchaser o comprador discriminador. Por lo tanto, no existe riesgo de asociación entre las marcas, ya que la naturaleza de los servicios ofrecidos entre éstas y la notoriedad pública de sus titulares hacen improbable e imposible que el consumidor confunda los servicios, o los asocie a un mismo origen empresarial. En tal sentido, afirmó que los usuarios de los servicios de MOTOROLA no van a pensar que los servicios que ofrece la actora (BANCA DE QUINIELAS), bajo su marca MOTO$ (apuestas y juegos de azar) tienen alguna vinculación con ésta, por lo que es imposible asociar ambas marcas a un mismo titular. Tampoco es posible que pudiera haber un engaño o confusión respecto del origen de los servicios, ya que resulta un hecho notorio que las empresas que se dedican a telecomunicaciones y electrónica, como MOTOROLA, no se dedican también a servicios de apuestas y juegos de azar. Ello sin olvidar que el lugar donde se ofrecen unos y otros servicios es claramente diferente. Por otra parte, afirmó que el término MOTO no podría ser registrable aisladamente, en forma denominativa, en la clase 41, en la que están incluidas actividades deportivas como competencias y torneos de motos o motocicletas. Además, coexisten en el registro varias marcas de distintos titulares que incorporan el término MOTO en dicha clase, por lo que nadie podría tener derechos exclusivos sobre la palabra MOTO e impedir a otro la incluya en su conjunto marcario. Así, sostuvo que no existe razón lógica para denegarle el registro de la marca. Por último, destacó que el titular de la marca citada como impeditiva no demostró lesión de derechos al no presentar oposición al registro. La solicitada posee las características de originalidad, novedad y distintividad requeridas por la ley para acceder al registro. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto en la porción enjuiciada. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. En síntesis, afirmó que la marca MOTO es denominativa y el signo de autos MOTOS es su plural, por lo que no se dan las claras diferencias exigidas por la ley. El aspecto denominativo es la dimensión más importante en una marca y las cotejadas solo difieren en la letra “S” final. Los términos que conforman las marcas coinciden, lo que provoca idéntica sonoridad y hará que el usuario otorgue a los servicios un mismo origen empresarial y crea que está ante una variante de un signo ya existente. En consecuencia, bregó por la confirmación del acto impugnado y promovió la citación como tercero del titular de la marca MOTO. IV) Por Resolución No. 130/2023 se dio noticia del pleito al tercero denunciado, mas éste no compareció. V) Por Resolución No. 987/2023 se abrió a prueba por el plazo de 10 días, diligenciándose la que luce agregada de fs. 50 - 52 vto. VI) Las partes alegaron de bien probado (fs. 56 y fs. 58 - 59 vto., respectivamente). VII) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 397/2023, aconsejando la anulación del acto en la porción impugnada (fs. 63 - 65). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 67). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 21 de febrero de 2022, según los dichos de la actora, no controvertidos por la accionada. El mismo fue resistido el 4 de marzo de 2022 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 35 de infolios). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 27 de setiembre de 2022 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 16 de noviembre de 2022 (nota de cargo fs. 16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra el numeral 2) de la resolución dictada el 22 de febrero de 2022, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin numerar, que, en su fase resistida, dispuso: “2º.- DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca “MOTO$” (mixta), Acta No. 498.887 a favor de ‘BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO’ de URUGUAY, para cubrir los servicios comprendidos en la clase internacional 41 (“Servicios de apuestas y juegos de azar”). (Fs. 34 vto. de infolios). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. La parte actora se presentó ante la DNPI a fin de registrar la marca mixta “MOTO$” en las clases internacionales No. 28 (PERSONALIZADA: Aparatos y dispositivos para juegos, billetes de loterías para raspar) y la No. 41 (PERSONALIZADA: Servicios de apuestas y juegos de azar). (Fs. 20 - 20 vto. de infolios). Posteriormente, la DNPI dedujo oposición de oficio contra la solicitud, en base al antecedente “MOTO” (marca denominativa, acta 486.481), registrada en la clase internacional No. 41 por MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC (US). (Fs. 23 de infolios). Se confirmó traslado a la accionante, la que lo evacuó en los términos lucientes a fs. 26 - 32. La Asesoría Jurídica de la DNPI se expidió mediante informe, aconsejando mantener la oposición (Fs. 32 vto. - 33 vto.). Finalmente, la DNPI dictó el acto impugnado (fs. 34 vto. de infolios). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado en la porción resistida, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) A modo de encuadramiento de la temática marcaria, importa referir, como lo ha señalado Gutiérrez Carrau, que: “ la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador (persona física el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa” (Cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, p. 155)”. (Sentencia No. 431/20). En obrados, y sin perjuicio de lo opinable del asunto, el Tribunal entiende que los signos en pugna ostentan notorias diferencias entre sí que habilitan su coexistencia pacífica en el registro sin que se genere riesgo de confusión para los consumidores. Así, el cotejo marcario debe hacerse entre la marca denominativa de MOTOROLA: “MOTO”, registrada en la clase 41, y la marca mixta cuyo registro solicitó la parte actora, requerida para algunos servicios de la misma clase (“servicios de apuestas y juegos de azar”), “MOTO$”. A juicio del Tribunal, la marca solicitada resulta suficientemente distintiva, en tanto no se trata del plural de la pre registrada, como se afirmó al contestar la demanda, y en sede de procedimiento administrativo, sino de una denominación que contiene el signo “$”, que también la hace conceptualmente distinguible. Asimismo, está contenida en un logo con determinada tipografía y representación gráfica, en colores blanco, negro, gris, amarillo y rojo (fs. 20), que disminuye considerablemente las posibilidades de confusión en el plano gráfico. Se trata, entonces, de un conjunto marcario, en el que no solo la denominación es relevante. VI) En tal sentido, conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En concreto, refirió el Colegiado: “Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias” (Sentencia No. 94/19 y No. 253/23). Como elemento complementario -a fin de valorar el eventual riesgo de confusión entre diversos signos distintos- vale detenerse en la naturaleza mixta o denominativa de las marcas. En el caso a estudio, el signo pre registrado es solo denominativo, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo. A modo de ejemplo, en Sentencia No. 124/2003 se ha señalado: “Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo. En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca pre registrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada esta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes”. VII) Además de las señaladas diferencias, la limitación dentro de la clase a “servicios de apuestas y juegos de azar” , que acotó el alcance del registro de la marca MOTO$, evita la concurrencia de productos identificados por las marcas, lo que coadyuva a excluir cualquier riesgo de confusión y asociación para el consumidor. En efecto, el consumidor no va a enfrentarse simultáneamente a ambas marcas, puesto que identifican servicios distintos, en el caso de MOTOROLA: servicios de telecomunicaciones y electrónica, mientras que en el caso de la BANCA: los juegos de apuestas y azar; que serán ofrecidos en distintos canales de promoción y venta, siendo improbable la confusión para públicos que son disímiles. Puesto que, como destaca Otamendi: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera” (Cf. OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Lexis Nexis Abeledo – Perrot, 4ta. Edición. Bs. As. Año 2002, p. 184). VIII) En la misma línea de razonamiento cabe señalar que no parece posible asociar ambas marcas a un mismo origen empresarial, dado el conocimiento público y los rubros de actividad absolutamente diferentes, de la empresa internacional MOTOROLA y la empresa nacional BANCA COLECTIVA. Sobre tal cuestión, en términos pacíficamente reeditables en obrados, el Tribunal ha referido que: “La limitación de la solicitud de protección resulta en la aplicación del principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley Nº 17.011 en virtud del cual “la propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere en relación a los productos y servicios para los que hubiese sido solicitada. Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca solo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica”; por cuanto la concurrencia entre productos protegidos por cada una de las marcas ha desaparecido. Ha señalado el Tribunal en la Sentencia 447/2006 que: “La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” p. 55). En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS de las CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos” (Sentencia No. 477/06; Cfe. Sentencia No. 906/2011, entre otras). En el casus, se aprecia sin mayor dificultad que las marcas en pugna, aun cuando pertenecen a la misma clase internacional, están destinadas a proteger productos claramente diferentes, que no están relacionados ni vinculados, ni atienden similares necesidades” (Sentencia Nº 94/2019). IX) Finalmente, tampoco debe desatenderse en el análisis que la oposición al registro fue de oficio (fs. 23), sin que la titular de la marca señalada como obstativa compareciera invocando derechos afectados, ya sea en vía administrativa o al ser noticiada del pleito en esta acción anulatoria (fs. 45 a 47), lo que permite suponer una pacífica coexistencia en el registro. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del numeral 2º) del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón, Dra. Rossi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).