Sentencia Definitiva N° 119/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de abril de 2003. No. 119 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos: “ASTRA AKTIEBOLAG con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 554/00). RESULTANDO : I) La actora pidió se declare la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 15/jul/99, en cuanto desestimó el registro de la marca “IBREX”, solicitado bajo acta Nº 283.970, como denominativa, para cubrir dentro de la clase int. 5, “...preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades neurológicas” (A.A. fs. 28 vta. -29 vta., fs. 8 y 18 vta.). Se fundó en que no era cierto el peligro de confundibilidad invocado por la Administración respecto de la marca ya registrada “HIPREX”, también para la clase int. 5, y en que no se tuvo debidamente en cuenta el principio de especialidad, así como la circunstancia de que tratándose de productos farmacéuticos lo usual y corriente es que no son seleccionados por quien los consume, sino a través de facultativo y/o técnico profesional que los prescribe bajo receta médica. II) La demandada sostuvo que el acto fue arreglado a derecho, dictado en ejercicio de la competencia específica de contralor y a beneficio del consumidor, ya que la semejanza ortográfica y fonética entre la solicitada “IBREX” y la ya registrada “HIPREX”, ambas para la clase int. 5, evidenciaba el riesgo de confusión por no ser la solicitada suficientemente distintiva. III) Consta que abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 20, alegaron ambas partes, y fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el que aconsejó confirmar el acto (Dictamen No. 8/02, fs. 30 y vta.). IV) Se citó para sentencia, la que previo estudio e integración del Tribunal por sorteo con el Ministro Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi, fue acordada en forma. YCONSIDERANDO : I) En el aspecto formal se comparte con el Sr. Procurador que existió correcto agotamiento de la vía administrativa, y que la acción de nulidad se ejercitó en tiempo (arts. 4 y 9 de la ley No. 15.869). II) En cuanto al fondo del asunto, en cambio, el Tribunal integrado y por unanimidad, discrepa con el Sr. Procurador y entiende que procede anular el acto impugnado. En primer lugar, corresponde señalar que la presunción de legitimidad que es propia de todo acto administrativo, en el caso resulta opacada o desvanecida, por la presunción a favor de la pretensión anulatoria que surge de haber omitido la Administración el dictado de resolución expresa sobre el recurso jerárquico (art. 6 ley No. 15.869). En segundo lugar, se destaca que la marca solicitada fue objeto de diversas oposiciones en la etapa administrativa, pero el acto denegatorio se funda expresamente en sólo una de ellas. Así, Pharmedical International S.A. y Laboratorios Amstrong S.A.C.I.F., se opusieron ambas, invocando la confundibilidad en base al registro anterior de “BINVEX” acta No. 209.365 para la clase int. 5. Aunque en el acto nada se dice al respecto, el Tribunal debe precisar que dichas oposiciones tampoco serían de recibo, dado que entre la solicitada “IBREX” y la oponente ”BINVEX” existen suficientes y claras diferencias, tanto ortográficas como fonéticas, que impiden toda confusión (art. 33 del decreto reglamentario de 29/nov/40, en redacción dada por art. 2 del decreto de 6/jul/45; art. 6 de la ley No. 17.011). Así, también dedujo oposición la firma Allegan Inc. invocando el registro anterior en Argentina de su marca “EYEBREX” para la clase int. 5, aunque luego desistió de la misma. Por último, se dedujo oposición de oficio por parte de la DNPI, en base al registro anterior de “HIPREX”, acta No. 227.722, para la clase int. 5. Y el acto desestimatorio se remite en su único considerando a lo dictaminado por la Asesoría Técnica, y ésta su vez al dictamen de la Asesoría Letrada (A.A. fs. 28 y 27 vta.), que en forma muy escueta aconseja desestimar por mantenerse dicha oposición de oficio, y no resultar claras diferencias, art. 6 de la ley No. 17.011. III) Dado todo lo anterior, el Tribunal estima que la DNPI actuó con cierta ligereza, que no se justifica, y amerita la declaración de nulidad del acto. Porque si bien la oposición de oficio pudo ser correcta, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas entre la solicitada IBREX y la ya registrada HIPREX, al decidir debió tenerse en cuenta la acotación que hizo la solicitante, limitando su pedido, dentro de la clase int. 5, a “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades neurológicas” (pieza A, escrito fs. 18 vta. y nueva acta fs. 17 vta.). Puede tenerse por ciertos, como hechos no controvertidos, tanto que la marca ya registrada “HIPREX” protege exclusivamente dentro de la clase 5, “...un antiséptico urinario (afirmación de la aquí actora, fs. 15 vta., num. 9, de la pieza A, y fs. 5 vta., num. 2, de autos), como que el producto que la actora intenta proteger con la marca solicitada requiere necesariamente la intervención de médico especialista para su receta (fs. 6 vta., num. 6). Y esos dos hechos hacen que deba primar el principio de especialidad (art. 4 de la ley No. 9.956, ídem art. 11 de la ley No. 17.011), y no cabe sostener que exista peligro o riesgo de confusión alguna. Porque si bien las marcas en pugna podrían ser confundibles aisladamente en sus aspectos ortográficos y fonéticos, opera el principio de especialidad, en razón de la tutela parcial de los productos de la clase int. 5 que cada marca procura. Principio cuya aplicación se refuerza, por el hecho de que el producto que concretamente procura distinguir la marca solicitada, sólo pueda expedirse bajo receta médica, y de que el producto que protege la marca opositora de oficio, también requiera intervención de profesional médico (para su prescripción) y/o de farmacéutico (para su venta). Circunstancias todas que, agregadas a la prueba de que la marca solicitada se encuentra registrada en el país de origen e internacionalmente (A.A. pieza B, fs. 16 a 17 vta., primer registro en Suecia, del 29/agos/95) hacen aplicable la cláusula “tal cual es”, y sin que sea posible rehusar el registro pedido (art. 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Decreto ley No. 14.910 del 19/jul/79). Por estos fundamentos, con los arts. 309, 310 de la Constitución, y 28 y ss. del decreto ley No. 15.524, el Tribunal integrado y por unanimidad FALLA : Anúlase el acto impugnado; sin especial sanción procesal A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Rodríguez Caorsi. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).