Sentencia Definitiva N° 109/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de marzo de 2024. No. 109 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “HAVANNA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 295/2022). RESULTANDO: I) A fs. 6 compareció Matías CIKATO, en representación de HAVANNA S.A., a demandar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 31 de agosto de 2021, por la cual se resolvió CANCELAR el registro de la marca “HAVANNA H”, Acta No. 369.008, que distinguía los servicios comprendidos en la clase internacional número 43, de la cual era titular su mandante. Relató que con fecha 26 de febrero de 2019, PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. promovió Acción de Cancelación contra el registro de la marca HAVANNA H”, Acta No. 369.008, que distinguía los servicios comprendidos en la clase internacional número 43, de la cual era titular su mandante hasta el momento en que fue cancelado ilegítimamente. Señaló que el día 23 de abril de 2019, HAVANNA S.A. presentó contestación, señalando: por un lado que la marca no era pasible de ser cancelada por no cumplirse con los requisitos legales que preceptúa el artículo 19 de la Ley No. 17.011, ya que la marca estuvo en uso hasta el año 2016, razón por la cual no se configuraron los cinco años de no uso exigidos legalmente; y, por otro lado, la marca estaba siendo utilizada en ese momento (y en la actualidad) en la República del Paraguay, por lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, dicho uso era suficiente para descartar cualquier acción de cancelación de registro por falta de uso. Realizó un repaso de su trayectoria, no solo en su país de origen, Argentina, sino también en todo el mundo y destacó que en Uruguay hubo tres locales HAVANNA. En 2016, dichos locales cerraron, pero hasta ese momento hubo efectivo uso de la marca. Es por ello, que teniendo en cuenta que la Ley exige cinco años de no uso para poder cancelar una marca, no se cumplieron los requisitos preceptuados para su cancelación. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 14 Milton FUENTES RIERA, en representación del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, a contestar la demanda. Afirmó que, de las actuaciones administrativas, surge que la accionante no utilizó la marca de autos por un período de cinco años. Remarcó que el citado artículo 19 dispone que corresponde la prueba de uso de la marca al titular de ésta, lo cual constituye una carga o imperativo de su propio interés, de cuyo incumplimiento se deriva la consecuencia desfavorable de la cancelación del registro. Transcribió algunos párrafos del dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio, de fecha 24 de agosto de 2021 y concluyó que el acto impugnado refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) A fs. 19 compareció Fabiana MATEOS, en representación de PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A., a deducir tercería coadyuvante con el Estado. Indicó que posee un interés directo, personal y legítimo en esta acción por ser titular del accionamiento impetrado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial propugnando la cancelación del registro de la marca HAVANNA H por la causal falta de uso. Sostuvo que coincide en todos sus términos con la Resolución adoptada por la Administración demandada, en tanto HAVANNA S.A. no acreditó el uso de la marca referida. Asimismo, comparte el dictamen de la Asesoría Letrada y el análisis que de la prueba se realiza, prueba de la cual no surge la acreditación del uso por cinco años exigidos por la norma y tampoco es fehaciente la documentación que se agrega y que carece de fecha cierta. Expuso que, en relación al uso de la marca en Paraguay, al igual que lo sostiene la Administración, no resulta aplicable lo dispuesto por la Ley No. 17.052 ya que normativa posterior (Decreto No. 277/2014) dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional. Concluyó que HAVANNA S.A. no ha acreditado en forma sus afirmaciones, por lo cual no resulta ajustado a Derecho que se revierta la resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. IV) Se abrió el juicio a prueba por 10 días (fs. 36) y alegaron de bien probado las partes por el término común de 15 días (fs. 78 y 79 y 80 a 86). V) Conferida vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado, por Dictamen No. 371/2023. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 31 de agosto de 2021, por la cual se resolvió CANCELAR el registro de la marca “HAVANNA H”, Acta No. 369.008, que distinguía los servicios comprendidos en la clase internacional número 43, de la cual era titular su mandante. II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y en su mérito confirmará el acto administrativo impugnado, que quedará firme. IV) Emerge del estudio de los antecedentes administrativos agregados que la actora solicitó el registro de la marca “HAVANNA H” (mixta) número de solicitud 369008, para la clase internacional No. 43 (AA fs. 11 vta.). La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca de autos a favor de la compareciente, el 17 de enero de 2012. Con fecha 26 de febrero de 2019, PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. promovió Acción de Cancelación contra el registro de la referida marca (AA fs. 44 vta.). Consta a fs. 47 y siguientes que HAVANNA S.A. contestó la Acción de Cancelación por falta de uso y adjuntó prueba a fojas 59 y siguientes. Culminado dicho procedimiento, previo informe de la Asesora Letrada Dra. Andrea Capano (AA fs. 225 a 227) la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó la Resolución contra la que se acciona (AA fs. 228). V) Atendiendo el marco normativo aplicable al caso, el artículo 19 de la Ley No. 17.011, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, dispone: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. Por su parte, los incisos 3 y 4 del artículo 35 del Decreto No. 34/999 (agregados por el Decreto No. 277/014) refieren a cuándo se considera cumplida la obligación de uso. Textualmente se indica: “A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. Estima el Tribunal que la empresa HAVANNA S.A. no logró acreditar que en la emergencia se cumplieran los requisitos exigidos por la normativa señalada para impedir que prosperara la solicitud de cancelación. Al respecto sostiene Chijane que la prueba del uso de la marca, se le exige al titular de la misma a instancias del opositor, pero ello constituye una carga y no una obligación, esto es, si una marca no es usada y el propietario no prueba ello sabe que “ (…) ciertas consecuencias jurídicas en cuanto a su validez pueden sobrevenir” (Conf. Chijane, D., Tratado de Derecho de Marcas, Vol. I, 2023, pág. 439). Ha de verse que la Ley Marcaria exige que el titular de la marca debe acreditar un uso efectivo, real y no simbólico de la misma, en atención del tipo de producto que sea ofrecida por éste, que en el caso refiere a los productos/servicios correspondientes a la clase internacional No. 43 consistentes en servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. En el caso, HAVANNA S.A. agregó como prueba en Sede administrativa: facturas emitidas en Paraguay, fotos de los locales en Paraguay, contrato entre HVN Internacional S.A. y la franquiciada en Paraguay, contrato entre Savaly S.A y la franquiciada en Paraguay y Títulos de marca en Paraguay (AA fs. 59 y siguientes). Por otro lado, en la instancia jurisdiccional agregó impresiones de imágenes de locales que estuvieron en Montevideo, impresiones de pantalla de sitios webs indexados por un buscador web y comentarios respecto de los locales efectuados en un sitio web; impresiones de pantallas de sitios webs con imágenes de locales ubicados en Montevideo y Paraguay y también constancia de arrendamiento expedida por Shopping Centers Paraguay S.A. debidamente certificada y apostillada (fs. 42 a 55 infolios). Con relación a la prueba aportada, se comparte el temperamento de la Asesoría Letrado en cuanto a que: “ Comenzando con el estudio de la presente acción, corresponde mencionar que las fotos acompañas por la titular del registro al momento de evacuar la vista de la presente acción de cancelación, carecen de certificación notarial y de fecha cierta. - Por su parte, las facturas de “Cremasun S.A.” refieren a las marcas “HAV” y “HAVANNA”, pero no a la marca cuyo registro se solicita cancelar (“HAVANNA H” mixta”). Sin perjuicio de lo que antecede, dichas facturas fueron emitidas en los años 2017, 2018 y 2019; aunque algunas pertenecientes al último año mencionado son de fecha posterior a la instauración de la presente acción. Las actas de constatación y las facturas agregadas a la misma son de fecha posterior a la presente acción de cancelación, ya que datan del 04 de octubre de 2019, por lo que tampoco prueban el uso de la marca en los cinco años anteriores a la instauración de la acción de cancelación. Los contratos de franquicia que acompaña la titular del registro solo mencionan la marca “HAVANNA” y los “PRODUCTOS HAVANNA”, pero no incluyen en forma específica la marca en estudio; por lo cual tampoco acreditan el uso de la marca tal cual se encuentra registrada en nuestro país. Los títulos de marca agregado a estos autos también refieren a la marca “HAVANNA”, pero no a la marca “HAVANNA H” (mixta) y tampoco son prueba del uso efectivo de la marca en el mercado. Si bien algunas de las facturas emitidas en nuestro país resultan ilegibles, tampoco refieren al uso de la marca en Uruguay, ya que se relacionan con regalías generadas en determinados períodos. – El contrato de franquicia celebrado para nuestro país entre “SAVALY S.A.” e “INFEVAL S.A.” tampoco menciona la marca objeto de la presente acción de cancelación” (AA fs. 225 vta. y 226). A ello cabe agregar que, en la instancia jurisdiccional, la prueba aportada, tampoco establece en forma fehaciente una fecha que permita concluir el uso de la marca por el plazo de cinco años y menos lo especificado por el marco normativo reglamentario a efectos de tener por cumplida la obligación de uso. En otro orden, y sobre el argumento plantado por la actora al invocar el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur suscrito únicamente entre nuestro país y Paraguay, es del caso precisar, como bien reseña la tercerista, que el instituto de cancelación de la marca por no uso fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico con posterioridad a la ratificación de dicho Protocolo, por Ley No. 19.149, de fecha 24 de octubre de 2013. De manera que es clara la normativa vigente en cuanto a la exigencia de uso de la marca dentro del territorio nacional y acorde a la naturaleza del producto. En definitiva, la parte actora no ha logrado desvirtuar las afirmaciones del opositor en relación con el no uso de la marca por un período de 5 años, por lo cual el acto impugnado de nulidad ha sido dictado conforme a Derecho. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la demanda; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de la Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).