Sentencia Definitiva N° 49/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de marzo de 2003. No. 49 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 127/01). RESULTANDO : I) Que con fecha 23/3/01, compareció Eduardo Mezzera, en representación de Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., entablando demanda de nulidad, en tiempo y forma, contra la Resolución de fecha 17/2/00, emanada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se concedió originariamente el registro de la marca de fábrica y comercio “NEVADA” (con etiqueta) para proteger productos de la Clase Internacional 32, solicitada por Agropecuaria Grande Sul Ltda. de Brasil (Acta No. 296.598). La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que, a su juicio, el mismo es violatorio de la regla de derecho (art. 2, nrales. 12 y 13 y art. 3o. de la Ley No. 9.956, vigente a la fecha de la solicitud; arts. 6 y 5 Nrales. 6 y 7) y art. 14 de la ley 17.011, de 25/9/98; art. 6 bis y 6 quinquies (lit. B 1) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Expresó que tal como es público y notorio es fabricante de la más que conocida marca “NEVADA”, registrada en más de 19 clases del Nomenclator, por lo cual el acto impugnado le causa agravio por apropiación de una marca notoria, presumiéndose el propósito de concurrencia desleal. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Que a fs. 8 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho. Manifestó que, en el caso de autos, no es de aplicación el principio de especialidad, y que los argumentos vertidos por la parte actora no logran conmover el temperamento expuesto, habiendo gozado la accionante de todas las garantías emanadas del debido proceso. En definitiva, solicitó se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 111, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 18. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 20 y 30, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien por Dictamen No. 860/2001 de fs. 33 a 33v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 35), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes, previa integración de la Sala, la acordaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) En autos se procesa el acto de fecha 17/2/00 emanado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca de fábrica y comercio “NEVADA” para proteger productos de la clase internacional 32 (fs. 8/8vta. en rojo de A.A.).- El acto en cuestión fue notificado el 28/3/00 (fs. 41 Ibid), se interpusieron recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 7/4/00 (fs. 1 Ibid) quedando agotada la vía administrativa por resolución denegatoria ficta configurada el 8/2/01.- Quien acciona se agravia de lo resuelto por estimar que el uso de esa marca constituye la apropiación de una marca notoria, presumiéndose el propósito de desplegar una competencia desleal .- El Tribunal, aunque por mayoría, estima que las causales de nulidad invocadas no pueden prosperar, por lo que deberá considerarse acertada la decisión de la Administración .- Sin perjuicio de reconocer lo opinable que puede resultar todo lo que concierne al derecho marcario, la Sala en mayoría estima que hay razones suficientes para mantener el acto que se impugna.- En efecto, la marca cuestionada que se pretende registrar, corresponde a la clase internacional 32 que hace referencia a “.....Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas...”.- Quien acciona, si bien tiene registrada la marca “NEVADA” lo es en una serie de Clases Internacionales, según afirma fs. 12 vta. de A.A. (y luego acredita parcialmente), pero lo cierto es que ninguna de ellas tiene relación directa o indirecta con lo solicitado por la firma “Agropecuaria Grande Sul Ltda.”.- Siendo ello así, cobra especial relevancia el principio de “especialidad” que permitió descartar la oposición formulada en vía administrativa y desestimar ahora la demanda por nulidad aquí en proceso.- En situaciones similares el Tribunal ha señalado que en casos en que la marca cuestionada sea idéntica a la prerregistrada e intenta distinguir y proteger artículos de otra clase internacional cubriendo productos asaz diferentes cabe “ convocar el principio de especialidad (art. 4 de la ley 9.956/940 ) para descartar un supuesto de posible confusión y considerar asimismo, que la clara diferencia que se aprecia entre los productos que concretamente se pretenden tutelar conlleva a excluir la configuración de un hipótesis de competencia desleal.....” (conforme Sentencia 81/01). Cabe señalar a su vez que el art. 11 de la ley 17.011 reitera este principio.- Pedro BREUER MORENO luego de hablar de la “especialidad” como el principio que autoriza el registro de una marca solamente en el caso de no ser confundible con otras registradas anteriormente, o con otras que tengan prioridad sobre ella dice “.... La especialidad debe entenderse también en otro sentido, la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, cualquier mercadería. La marca sólo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada. El solicitante de una marca, en el momento de presentar a la oficina correspondiente la solicitud de registro debe puntualizar qué clase de productos desea identificar. No obstará a su concesión el hecho de existan marcas idénticas registradas para distinguir productos diferentes. Correlativamente, ella no podrá impedir el uso o el registro de marcas similares que protejan productos inconfundibles ........” (vide en “Derecho de Marcas en el Uruguay” de Mario Daniel LAMAS. págs. 115/116).- Se estima que la marca “Nevada” prerregistrada si bien puede considerarse de carácter notorio, se vincula a productos determinados, tabaco, cigarrillos etc, los cuales no tienen vinculación alguna con los que se pretende proteger por el nuevo registro.- Cabe señalar que la marca cuestionada es una marca de carácter mixto que se encuentra descrita a fs. 8 vta. de A.A. y que, en su apariencia por el tipo de letra en color negro realizada en forma ondulada y por encima de ella una figura geométrica irregular con cierta evocación frutal, no tiene relación alguna con la prerregistrada ni puede caber confusión al respecto.- Si bien el actor señala que los cigarrillos son consumidos en los mismos locales, en las mismas oportunidades, y con el mismo objetivo de esparcimiento, que las cervezas o bebidas refrescantes que distingue la marca impugnada, nada hace presumir en el caso la voluntad de aprovechamiento de la notoriedad de otra marca ni de promover o propiciar una competencia desleal.- Por último, cabe destacar que la firma Agropecuaria Grande Sul Ltda. ha acreditado el registro de la marca en la República Federativa de Brasil (fs. 31/37 de A.A.), país en el cual, obviamente, ha coexistido con la marca del opositor.- Sólo cabe pues desestimar la demanda de nulidad en proceso.- Por estos fundamentos, los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal integrado y por mayoría FALLA : Desestimando la demanda anulatoria y, en su mérito, confirmase el acto en proceso.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Olivera. Dra. Petraglia (Sec. Letrada) Discordia del Dr. Brito del Pino: Discorde por estos fundamentos: Si bien se puede hacer jugar el principio de la especialidad para sostener que la actora carece de derecho para que se le proteja, puesto que ninguna de sus marcas ya registradas comprenden a la clase int. 32 (bebidas refrescantes o sin alcohol, ver afirmaciones de la solicitante al evacuar la vista, y recaudos agregados A.A. fs. 29vta. a 30vta.), y también se puede hacer jugar la cláusula “tal cual es” en favor de la solicitante, dado el registro de la marca en el país de origen (A.A. fs. 37 y art. 6 quinquies, lit. A, nums. 1 y 2 del Convenio de París), también es cierto que no puede negarse en modo alguno que “NEVADA” es una marca notoriamente conocida en el país, para el producto “cigarrillos” (clase int. 34). Y tanto si tenemos en cuenta la ley vigente a la fecha de la solicitud (4/julio/97; o sea la ley No. 9.956, art. 2, num. 12) como la ley vigente a la fecha del acto (17/feb/00, o sea la ley No. 17.011, art. 5, num. 6), no es posible registrar como marca “...las palabras similares...a un nombre conocido con relación a productos determinados”, o “...los signos y las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida...”. Si a lo anterior agregamos que el mismo Convenio de París prevé especialmente la protección de las marcas notoriamente conocidas (art. 6 bis, num. 1) y que la cláusula “tal cual es” no tiene aplicación en los casos de excepción que enumera, de los cuales corresponde destacar como aplicables aquí el num. 1, lit. B (cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama) y num. 3 (...cuando sean capaces de engañar al público), es posible concluir que asiste razón a la parte actora. Destaco como aplicables al caso, la doctrina que se menciona bien a fs. 24 y vta., num. 5, así como la jurisprudencia del propio Tribunal, tanto la más antigua (fs. 25vta.) como la más cercana (fs. 26 y vta., especialmente la Sentencia No. 635/98 en el caso de la marca Adidas).