Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 90/2024
7 de marzo de 2024
- Ficha (IUE)
- 537/2022
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Hace lugar o condena
- Fallo: anula
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 7 de marzo de 2024.
No. 90
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC con ESTADO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERIA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 537/2022).
RESULTANDO:
I) La parte actora compareció representada por la Dra.
María Fernanda Alonso y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 2021, en cuanto dispuso: “1º.- NO HA LUGAR A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN promovida por “HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC.” de E.U. DE NORTEAMERICA, contra el registro de la marca CHAMPION (denominativa) , Acta No. 436494 a favor de CORALPLUS SOCIEDAD ANONIMA de URUGUAY , para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25.-” (fs. 49 vto., en carpeta verde de 88 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el original).
En su demanda, relató que CORAL PLUS S.A. es titular del registro de la marca denominativa CHAMPION, No. 436.494, para distinguir productos de la clase internacional No. 25.
Por su parte, HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, ha intentado registrar en nuestro país su mundialmente reconocida marca , no resultándole posible hasta el momento, por preexistir, entre otros, el registro mencionado.
En este sentido, indicó que nuestra Ley de Marcas en su artículo 19, de acuerdo con la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, estableció que el uso de la marca registrada es obligatorio, pudiendo ser su registro cancelado, en caso de que el signo distintivo en cuestión no sea utilizado por un período de cinco años consecutivos.
Seguidamente, afirmó que la marca CHAMPION, No. 436.494, tal como fue registrada, no fue utilizada por su titular, así como tampoco por un licenciatario o persona autorizada para ello, dentro del plazo legalmente previsto.
Al respecto, complementó que, si bien CORAL PLUS S.A. esgrimió que sí había usado su marca y presentó pruebas, desde el inicio de la acción de cancelación se alertó al Sr. Examinador que dicho uso no debía ser considerado como tal, por una razón insoslayable: la marca no fue usada tal como fue registrada, ni con un diseño original y propio, sino con uno que claramente copiaba, en forma idéntica, el de la mundialmente reconocida marca propiedad de la accionante.
En necesaria síntesis, argumentó como fundamentos de su pretensión anulatoria los siguientes: i) uso ilícito de marca no puede convalidar un registro: el uso que CORAL PLUS S.A. ha hecho de su marca vulneró a todas luces los derechos de la promotora, puesto que el diseño utilizado por la empresa local no es más que una COPIA EXACTA del diseño que caracteriza y es propiedad de la internacionalmente reconocida marca CHAMPION de HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC. Así, indicó que la marca usada por CORAL PLUS S.A. es mientras que la de propiedad de la actora es . No se discute el derecho de CORAL PLUS S.A. a usar su marca registrada con un diseño original y propio, más esta ha utilizado su registro para cometer una conducta ilícita, abusando de su derecho de uso como propietario de marca, para obtener un “viaje gratis”, emulando el diseño de la marca homónima de la que la accionante es titular, para distinguir los mismos productos, v.g.
vestimenta en los locales NAVY, de propiedad de esta. Resulta claro que CORAL PLUS S.A. conocía, sin lugar a duda, el diseño de la marca CHAMPION propiedad de HBI, por tres razones fundamentales: a) por la notoriedad de la marca, b) por girar en el mismo rubro: venta de vestimenta; y c) por haberse opuesto sistemáticamente, y desde hace años, a la pretensión de registro de la marca de la actora. De más está decir que la accionante no escatimó en esfuerzos para obtener el cese del uso no autorizado del diseño de su propiedad, alcanzando éxito en todas las medidas adoptadas. Es indiscutible que CORAL PLUS S.A. ha realizado un uso ilícito y este no puede ser considerado como válido a los efectos de mantener el registro de la marca; ii) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC es el legítimo titular en el mundo de la reconocida marca para distinguir productos de la clase 25, la que se encuentra registrada y en uso en un sinfín de países alrededor del mundo, desde hace más de un siglo. En consecuencia, los perjuicios que ocasiona la decisión impugnada se manifiestan evidentes puesto que la misma se transforma en un pase libre para el aprovechamiento indebido del trabajo ajeno de tantos años, así como la inversión realizada.
En definitiva, por estos fundamentos, solicitó el amparo de la demanda (fs. 5a 14).
II) Conferido el correspondiente traslado compareció — en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería— el Dr.
Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación.
En resumidos términos, argumentó que: i) los agravios no están relacionados con la falta de uso establecidos por la acción de cancelación del artículo 19 de la Ley No. 17.011; ii) el uso de la marca CHAMPION está plenamente probado.
En suma, por estas razones abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a CORAL PLUS S.A., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 26 a 28).
III) Por decreto No. 153/2023 se ordenó dar noticia del pleito al tercero con el fin que compareciera en un plazo de 30 días con lo que entendiere corresponder (fs. 30). Una vez notificado (fs. 30 vto.), no compareció a deducir defensas.
IV) Por decreto No. 995/2023 (fs. 33) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 31 de mayo de 2023 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 46).
V) La parte actora y la demandada alegaron en el plazo común de quince días (fs. 51 a 64 y 49, respectivamente).
VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 453/2023 y aconsejó la anulación del acto (fs. 68 a 69 vto.).
VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 71).
CONSIDERANDO:
I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria.
La Resolución encausada se emitió el 31 de diciembre de 2021 (fs.
49 vto., A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 5, infolios) no cuestionadas por la demandada (fs. 26, infolios), se notificó el 7 de enero de 2022.
El 8 de febrero de 2022 interpuso los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (fs. 50 vto. a 51, A.A.).
El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 5 de agosto de 2022.
La demanda se interpuso el 26 de octubre de 2022, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 15).
II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa.
El 10 de abril de 2019 HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, de Estados Unidos de Norteamérica, promovió acción de cancelación contra el registro de la marca denominativa CHAMPION , Acta No. 436494 a favor de CORALPLUS SOCIEDAD ANÓNIMA de Uruguay, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 4 a 7 vto., A.A.).
En su escrito, básicamente manifestó que: i) la marca no fue usada tal como fue registrada ni con un diseño original y propio, sino con un diseño que copia en forma idéntica el de la mundialmente reconocida marca de su propiedad ; ii) la empresa local ha abusado de su derecho , pretendiendo atraer para sí a los consumidores quienes, enfrentados al diseño en cuestión, creerán legítimamente que se trata de la mundialmente famosa marca CHAMPION de su mandante; iii) los productos con el diseño cuestionado fueron retirados de la venta , así como también se eliminó la marca CHAMPION con el citado diseño, tanto de la cartelería de los locales, como de la página web de la empresa; iv) los consumidores se verán engañados en su buen fe y creerán que los productos identificados por la marca CHAMPION con diseño apócrifo son los que comercializa la accionante.
Así, por estos fundamentos, solicitó la cancelación del registro de la marca denominativa CHAMPION, para distinguir productos de la clase internacional No. 25, de propiedad de CORAL PLUS S.A.
Conferido traslado por el término de 30 días a CORAL PLUS S.A.
(fs. 8, A.A.), lo evacuó tempestivamente, bregando por el rechazo del accionamiento.
En resumidos términos, contestó que: i) el registro cuya cancelación se promueve es de larga data , y su reivindicación original se remonta a agosto de 1980 como de cargo de la desaparecida F.U.N.S.A. (FÁBRICA URUGUAYA DE NEUMÁTICOS S.A.); ii) sus rastros registrales para estos y otros productos data de los años '70 (actas 150.650, 155.154), como miembro de la misma familia de marcas que ya entonces integraba con los signos SPORTIVO CHAMPION (164.120) e INCAL CHAMPION (159.873); iii) la accionante acude a esta vía procesal luego de intentar , sin éxito, y por más de una vez, obtener el registro de la misma marca sobre la base de reivindicar su mejor derecho a este signo ; iv) la marca cuyo registro se impugna es denominativa y su amparo se extiende a cualquier forma de expresión gráfica ; y v) su uso efectivo con cualquier forma de expresión gráfica que no sea objeto de propiedad exclusiva de terceros por razón de su registro, es legítimo (fs. 8 vto. a 12 vto., A.A.).
Dispuesta la apertura a prueba por el término de 60 días (fs. 30 vto.), se diligenciaron los medios probatorios ofrecidos por las partes y estas formularon sus alegaciones finales en el término de 10 días hábiles, perentorios e improrrogables (fs. 38 a 45 vto., parte actora y 35 a 37 vto., parte demandada, A.A.).
Seguidamente, con fecha 29 de diciembre de 2021 el Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI elaboró un pormenorizado informe en el que reseñó las distintas etapas del trámite, detallando prolijamente las principales argumentaciones de cada parte, los medios probatorios diligenciados y su correspondiente valoración (fs. 46 a 48 vto., A.A.).
Luego de ello, lo medular de sus conclusiones, sostuvo: “(…) Concluyendo, se ha demostrado: que la marca ha sido usada en nuestro país en el período requerido por la normativa vigente ; que "CORALPLUS SOCIEDAD ANÓNIMA" es la encargada de la distribución y venta del producto dentro de nuestro territorio; que la marca "CHAMPION" es utilizada para identificar prendas de vestir, más precisamente canguros, sudaderas, pantalones y remeras; que dichos productos se encuentran disponibles para su adquisición en el comercio uruguayo; etc.-
Por otra parte, la accionante al adjuntar las actas notariales está demostrando que efectivamente la marca "CHAMPION" es utilizada por la titular del registro y de la prueba aportada en estas actuaciones surge la importación y comercialización de productos de vestimentas con la marca cuestionada, durante el período exigido por la Ley. - En cuanto a la prueba aportada por la accionante , es preciso mencionar que la misma no demuestra la falta de uso de la marca cuya cancelación se solicita , sino que refiere a cuestiones que son ajenas al objeto de la presente acción. - En consecuencia, a juicio de la suscrita, se ha demostrado el uso de la marca en los términos requeridos por nuestra legislación y, por lo tanto, no corresponde proceder a la cancelación de registro solicitada por la accionante. (…)” (la negrilla y el subrayado no están en el original).
III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 68 a 69 vto.) y dispondrá la anulación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar.
En obrados, la esencia del pleito estriba en determinar si la actora demostró o no la procedencia de la acción de cancelación que promovió en vía administrativa.
A los efectos de propender a un adecuado entendimiento del instituto, resulta pertinente relevar el marco normativo básico.
A nivel legislativo , esta acción se encuentra prevista por el artículo 19 de la Ley No. 17.011 , de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013.
En concreto, la referida disposición establece: “El uso de la marca registrada, es obligatorio.
El registro de una marca podrá ser cancelado cuando:
A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones.
B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.
El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor.
El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares.
La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro.
El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado.
A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.
La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original).
En consonancia con esta norma, el artículo 66 de la Ley No.
17.011, de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, dispone:
“El registro de la marca se extingue:
(…)
6°) Por cancelación a falta de uso prevista en el artículo 19 de la presente ley.” (la negrilla no pertenece al texto original).
En el plano reglamentario , el Decreto No. 277/2014 , de 1º de octubre de 2014, dispuso en su artículo 4º: “Agréganse al artículo 35 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: "El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.
A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario , están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización.
Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario” (la negrilla no pertenece al texto original).
En tanto, en el artículo 6º del referido Decreto se reglamentó: “La acción de cancelación de marca registrada , prevista en el artículo 66 numeral 6° de la Ley N° 17.011 de 25 setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley N° 19.149 de 24 octubre de 2013, podrá deducirse a partir del 1° de enero de 2019 .” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original).
IV) Delimitado el marco normativo básico regulador de la acción de cancelación marcaria en nuestro país, corresponde ingresar al análisis del caso.
En la posición de la actora , la Resolución impugnada es ilegítima porque: a) un uso ilícito de marca no puede convalidar un registro ; b) CORAL PLUS S.A. no ha usado la marca CHAMPION del modo que la tiene registrada, ni con un diseño original y propio , sino que reprodujo una copia exacta de su marca, en un acto de competencia desleal ; c) la actora es la legítima titular de la marca mundialmente conocida, para distinguir productos de la clase internacional No. 25.
En cambio, la tesis de la Administración se basa en 3 grandes líneas argumentales, que pueden resumirse así: a) CORAL PLUS S.A.
demostró que la marca denominativa CHAMPION para identificar productos de la clase internacional No. 25, de su propiedad, ha sido utilizada por el período requerido por la normativa vigente, para identificar prendas de vestir (canguros, sudaderas, pantalones y remeras), que se encuentran disponibles para su adquisición en el comercio uruguayo; b) las actas notariales de la actora prueban que la marca CHAMPION es utilizada por la titular del registro ; y c) la prueba de la actora no demuestra la falta de uso de la marca cuya cancelación se solicita, sino que refiere a cuestiones ajenas al objeto de la acción de cancelación.
El Tribunal no participa de dicho enfoque, que parece apartarse del denominado “enfoque funcional” que la doctrina especializada aconseja seguir a la hora de resolver este tipo de cuestiones.
En este sentido, en su reciente estudio “La cancelación por no uso de la marca” , Diego Chijane explica: “El enfoque funcional permite dar forma e interpretar diversos conceptos jurídicos, como el riesgo de confusión, la dilución, el uso descriptivo, el agotamiento, la infracción y, en lo que aquí interesa, la cancelación por no uso, los que no pueden analizarse de modo independiente , puesto que la fundamentación funcional es la que orienta la justificación del contenido y objeto del derecho de marca (…)” (Cf. Diego Chijane, “La cancelación por no puso de la marca” , editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, noviembre de 2019, p. 1) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
En este sentido, al examinar los requisitos del uso obligatorio de la marca registrada destaca: “El uso requerido para evitar la cancelación se erige en un concepto jurídico indeterminado , diverso al del uso infractor, debiéndose interpretar en términos más estrictos.
(…) El uso exigido se conforma en una fórmula abierta, permitiendo la valoración concreta en función de la casuística que se presente, permitiendo una mejor aprehensión de la realidad a partir de la configuración de nuevos hechos.
Las disposiciones no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de comercialización, pero la doctrina y jurisprudencia comparada coinciden en un uso cualificado, debiendo ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La valoración de la existencia de uso se debe realizar con independencia de la voluntad subjetiva del titular de la marca, sólo deberá objetivarse que exista un uso real y efectivo sin alterarse el carácter distintivo del signo inscripto , por parte de su propietario o de persona autorizada (…)” (Cf. Diego Chijane, “La cancelación por no puso de la marca” , op. cit., p. 43 a 44) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
Y más adelante, complementa: “ Las características que debe reunir el uso para enervar una acción cancelatoria son establecidas en diversas legislaciones bajo expresiones que encuadran los mismos supuestos fácticos. Las normativas europeas suelen referir a “uso serio y real” o “efectivo y real”, para evidenciar no admisión de un uso simbólico, artificial o fraudulento , debe estar realmente destinado a comercializar los productos o prestar los servicios. Por su parte, nuestra
L.M. exige un uso público y efectivo” (Cf. Diego Chijane, “La cancelación por no puso de la marca”, op. cit., p. 56) (la negrilla no está en el original).
Por otro lado, al abordar el uso diverso de la marca a como se encuentra inscripta, precisa: “La solicitud de registro comporta una representación precisa de la marca que permite delimitar el campo de protección del signo que se da a conocer a terceros . El decreto 277/14 exige el uso conforme al registro marcario . Aunque no existiera norma que expresamente lo dispusiera, a efectos de conservar el derecho exclusivo sobre la marca, su titular debe utilizarla tal cual se encuentra registrada. Así pues, se procura evitar que la capacidad distintiva de la marca sea expropiada mediante un uso deforme, perdiendo la capacidad de identificación del producto que resulta protegido. Por lo demás, la marca y su registro constituyen una entidad indivisible e inmutable. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el interés de los terceros que pretendan inscribir nuevas marcas, si el signo que aparece en el comercio es totalmente diferente del inscripto, el derecho exclusivo de la marca ya no está justificado, y los competidores deberían disponer de él. Además, aceptar que el propietario modifique la marca como le plazca en el curso de su uso, engañaría a terceros en cuanto al alcance de la protección legal, que está determinado por el registro y no por la marca tal como se utiliza” (Cf. Diego Chijane, “La cancelación por no puso de la marca” , op. cit., p. 77 a 78) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
V) Pues bien, bajo estos parámetros de razonamiento, el Tribunal considera que en el casus se verificó un supuesto de cancelación de la marca denominativa CHAMPION , de propiedad de CORAL PLUS S.A., para identificar productos de la clase internacional No. 25, en virtud de que esta no logró acreditar el uso de su marca registrada , durante el período de 5 años desde su última renovación (fs. 2 a 4, A.A.), como era de su carga hacerlo (artículo 19 de la Ley No. 17.011, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149) (véase también, Diego Chijane, “La cancelación por no puso de la marca”, op. cit., p. 39).
Lejos de ello, las emergencias probatorias no hacen más que demostrar que CORAL PLUS S.A. reprodujo prácticamente la totalidad de la marca homónima mundialmente conocida, bajo el signo constituyendo un supuesto de uso de marca ajena , que remite al consumidor a un origen empresarial que no es el de la titular (véase particularmente la documentación obrante de fs. 63 a 88 vto., en carpeta verde de 88 fojas, A.A. y la incorporada de fs. 45 a 69 de la carpeta rosada de 85 fojas, A.A.).
Y semejante proceder no puede erigirse en un uso relevante para enervar la acción de cancelación marcaria incoada, sino todo lo contrario por cuanto no constituye una utilización de la marca denominativa de CORAL PLUS S.A. tal como fuera registrada.
Al respecto, no cabe más que remitirse al fundado dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, en cuanto consignó: “Toda la prueba ofrecida por la actora y que obra en los AA agregados en total de 88 fs. acredita el uso de la referida marca en la forma y no como la tiene registrada la titular, esto es, CHAMPION, (fs. 61 a 63 vto., 68 a 70), por lo que entiende la suscrita que se demostró que el uso de la marca no le fue como lo exige el citado art. 19.
En relación a las facturas presentadas por CORALPLUS a que refiere el informe letrado de fs. 46, cabe precisar que, las mismas no obran agregadas en estos AA, pero además en el informe se señala que en dichos documentos figura la marca CHAMPION, pero ello no acredita que los productos, que es lo visible al consumidor luzca dicha marca tal como fue registrada.
Por el contrario, como se acredita con las actas notariales agregadas, la mercadería figura con la marca .
El registro de una marca otorga al titular el derecho a ser protegido a fin de que otros no puedan utilizar dichos signos, pero también tiene que usar la misma “de una manera real y efectiva, sin alterarse el carácter distintivo del signo inscripto ” (Chijane, Diego, fs. 76 carpeta prueba).
En el sublite la titular de la marca CHAMPION, no probó que haya usado la misma con esa representación gráfica, sino que usó una grafía que, casualmente, es prácticamente igual que la de la actora:
(marca de la actora) (marca resistida) Adviértase que solamente se distinguen sendas marcas por una línea vertical incorporada a la letra C, siendo idéntico el resto del signo, incluso si se observa con detenimiento hasta una pequeña apertura en las vocales “a” y “o”.
Todo ello revela además a criterio de la dictaminante que el titular de la marca resistida pretendió aprovecharse de la notoriedad de una marca que, si bien no se pudo registrar en el país, sí tiene reconocimiento notorio en el extranjero en su clase (vide fs. 1 a 37 carpeta prueba).
Por otra parte, no es razonable pensar que la resistida, en tanto comercializa los mismos artículos de la clase internacional 3, desconozca la existencia de la marca de la que es titular la actora.
Como con acierto concluye Chijane en la consulta supra citada, el Decreto 277/014, reglamentario del art. 19 citado, exige que la marca sea usada tal como fue registrada y concluye en posición que compartimos:
“Aunque no existiera norma que expresamente lo dispusiera, a efectos de conservar el derecho exclusivo sobre la marca, su titular debe usarla tal como se encuentra registrada. Así pues, se procura evitar que la capacidad distintiva de la marca sea expropiada mediante un uso deforme, perdiendo la capacidad de identificación del producto que resulta protegido . Por lo demás, la marca y su registro constituyen una entidad indivisible e inmutable (…). Además aceptar que el propietario modifique la marca como le plazca en el curso de su uso, engañaría a terceros en cuanto al alcance de la protección legal …” (fs. 77 cit.) (…)” (fs. 68 vto. a 69 vto., infolios) (la negrilla no está en el original).
Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes,
FALLA :
Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado.
Sin sanción procesal específica.
Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075).
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese.
Dr. Balcaldi (r), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón, Dra. Rossi.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).