Sentencia Definitiva N° 58/2024

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de febrero de 2024. No. 58 VISTOS: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “RIGO TRADING S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 229/2021). RESULTANDO: I) En este proceso, RIGO TRADING S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 15 de setiembre de 2020 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la que se dispuso: “1º.- DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca “SONORA”, Acta N° 483.323, a favor de “RIGO TRADING S.A.” de LUXEMBURGO, para cubrir los productos de la clase internacional 30 (“Confitería, golosinas). (…)”. (Fs. 18vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por cuanto carece de motivación idónea y suficiente, en tanto no se realizó para el caso concreto un análisis completo y metódico de la confundibilidad entre marcas. Sostuvo que la Administración fundó lo resuelto en informes que se limitaron “a realizar apreciaciones subjetivas que no proceden del estudio de las reglas aceptadas por doctrina y jurisprudencia.” (Fs. 52 infolios). Afirmó que, en el casus, se trata de dos melodías que, evaluadas en su conjunto resultan diferentes, no solo al ser escuchadas, sino también cuando son trasladadas a sus respectivas partituras. En el mismo sentido, adujo que su marca es exclusivamente instrumental, mientras que la de Bimbo combina un elemento adicional, esto es, la letra que acompaña a la música, lo que constituye un elemento capaz de concentrar la fuerza distintiva. Apuntó que la Administración, llamativamente, omitió considerar tal elemento de la marca. Como consecuencia de lo anterior, afirmó que los consumidores asociarán y recordarán la marca de Bimbo por su elemento central, esto es, la letra de la canción y más específicamente el término “Ricardito”. En cambio, la marca de Rigo, es exclusivamente instrumental y tiene su núcleo caracterizante en la ejecución de una pieza donde puede escucharse distorsión y preponderantemente la batería y guitarra eléctrica, instrumentación y tiempos de ejecución que evocan al rock and roll clásico. Por lo anterior, concluyó que no existe similitud en el plano ortográfico y gráfico (sus partituras impresionan diferente), ni fonético (reproducen una composición musical distinta), ni conceptual (una evoca el rock and roll y la otra una canción infantil). Por otra parte, adujo que la marca “Ricardito” es notoria en nuestro medio, con lo cual se diluye aún más la posibilidad de confusión con otros signos. Finalmente, señaló que, a su entender, el consumidor promedio de la clase 30 no confundirá las marcas sonoras en conflicto. Estas se utilizan en el marco de una publicidad radial o televisiva, rodeada de otra serie de elementos que reforzarán las diferencias entre las marcas y su origen empresarial y formarán el recuerdo que esa marca sonora dejará en la memoria del consumidor. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Sostuvo que la marca solicitada colide con la marca pre-registrada a favor de BIMBO con el Acta No. 463.723, en tanto entre las melodías en pugna no se dan las claras diferencias exigidas por la ley marcaria. Por ello existió oposición de oficio y posterior resolución denegatoria sobre su inscripción registral. Apuntó que la no existencia de oposición por parte de los terceros, no es un argumento que nos permita concluir que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión. La Administración actuó dentro de sus facultades, en aplicación del art. 22 de la Ley Marcaria que habilita a esta Dirección a oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6 de dicha ley, en defensa de los derechos del consumidor. Concluyó que el acto impugnado es legítimo, por lo que solicitó su confirmación. IV) A fs. 79 infolios compareció en calidad de tercero la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY, reclamando la confirmación del acto. Adujo que las marcas son confundibles subrayando que la melodía base del “jingle” del producto RICARDITO es marca per se y es reconocida por el mero hecho de escuchar sus notas musicales, sin que resulte necesario que esté acompañada por el texto, para que el consumidor la identifique. (Fs. 81 infolios). Agregó que las marcas protegen idénticos productos, por lo que su coexistencia no es posible ni en el registro, ni en el mercado. V) Por Resolución No. 7333/2021 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada a fs. 96 a 155, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 61 fojas). VI) Las partes alegaron de bien probado (fs. 158, fs. 160 - 164 vto. y fs. 166 - 172 vto.) VII) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 188-2023, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 176 - 177 vto.). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 179). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 17 de setiembre de 2020 (fs. 19 de los A.A.) quien lo resistió el 28 de setiembre de 2020 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 24 de infolios). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 26 de abril de 2021 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 30 de junio de 2021 (nota de cargo fs. 61 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 15 de setiembre de 2020 por la D.N.P.I. del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la que se dispuso: “1º.- DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca “SONORA”, Acta N° 483.323, a favor de “RIGO TRADING S.A.” de LUXEMBURGO, para cubrir los productos de la clase internacional 30 (“Confitería, golosinas). (…)”. (Fs. 18vto. de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. A fs. 2 de los antecedentes obra la solicitud de registro de la marca sonora a cargo de la empresa actora, a fin de distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 30, en concreto sobre esta “confitería y golosinas”. Seguidamente, consta un anexo compuesto por una partitura o representación gráfica del sonido, denominado “descripción marca sonora”. El 5 de abril de 2019 la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió deducir oposición de oficio a la solicitud de registro en base al antecedente de la marca sonora No. 463723 en la clase internacional 30 a favor de PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. (fs. 8 de los A.A.); la que fue contestada por la hoy actora a fs. 8 vto. y ss. de los recaudos allegados al proceso. El 11 de agosto de 2020 la Asesora Letrada de la demandada, Andrea Capano, produjo un informe en el cual aconsejó mantener la oposición y proceder a desestimar la solicitud de registro en cuestión. Esto fue lo que ocurrió mediante el dictado del acto aquí encausado por el cual la D.N.P.I., resolvió desestimar la solicitud de: “ Registro de la Marca “SONORA”, Acta N° 483.323, a favor de “RIGO TRADING S.A.” de LUXEMBURGO, para cubrir los productos de la clase internacional 30 (“Confitería, golosinas)”. (Fs. 18vto. de los A.A.). IV) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal, por unanimidad de votos, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) En tanto el de autos trata de un signo poco común, resulta útil plantear una breve referencia previa sobre las denominadas marcas sonoras. BUGALLO señala que si bien los signos que históricamente fueron considerados marcas eran visibles (fundamentalmente denominaciones o palabras y elementos figurativos, imágenes percibibles por su reproducción gráfica), a “medida que la tecnología -particularmente de comunicaciones- ha ido avanzando, otros signos no perceptibles por la vista exclusivamente, ni estáticos aún cuando fuera percibibles por la vista, comenzaron a ser percibidos en el mercado con fuerza distintiva. En los hechos los consumidores asociaron algunos de tales signos con productos o servicios”. Es el caso de las marcas sonoras que tratan: “ del signo sonoro que se asocia con un producto o servicio determinado, calificado por su percepción mediante el sentido del oído. Cualquier sonido, sonidos de todo tipo, como signo sonoro, puede constituir una marca sonora. Deben cumplirse al respecto las normas generales de cualquier signo para ser marca” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual Tomo I. 2a) Edición. FCU, 2022. Pág. 198). En efecto, el artículo 1 del Decreto 146/001 dispone que: “ Podrá registrarse como marca cualquier signo perceptible por el oído que permita distinguir e identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo, y que reúna las condiciones requeridas por la Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 para constituirse en marca”. De modo que -en lo aplicable- la comparación entre estas marcas no tradicionales, debe hacerse de acuerdo con las pautas y coordenadas que la doctrina y jurisprudencia han elaborado y utilizado desde larga data. La finalidad no es otra que determinar si a los ojos del juzgador, los signos -en el caso sonoro-, ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia registral. Todo a fin de evitar el riesgo de confusión, que como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido el artículo 6 de la Ley Marcaria buscando evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o, en trámite de registro. VI) En el caso, para efectuar la comparación sonora resulta útil acceder al siguiente enlace: https://www.gub.uy/ministerio- industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/repositorio-marcas- sonoras. Pues bien, es evidente que -al igual que para el resto de las marcas- estos ejercicios están impregnados de subjetividad, por lo que corresponde además de tener presentes las reglas comparativas comúnmente utilizadas, relevar que existen dos extremos en el caso concreto que nos pueden asistir a fin de examinar la decisión resistida. El primero, dado porque ambas marcas sonoras en cuestión están dirigidas a distinguir productos de la misma clase internacional, por lo cual resultan concurrentes. Esto resulta relevante por cuanto si bien el examen de una marca sonora pareciera (en tanto se realiza enfrentados a una partitura) más complejo, el posicionamiento a partir del que éste se realiza, no es otro que el del consumidor. Consumidor que aquí se trata del promedio, en tanto se relaciona con productos de confitería y golosinas de consumo masivo. Desde este punto de vista y luego de escuchar lo surgido del enlace y, a diferencia de lo concluido por la Procuraduría del Estado, el Tribunal arriba a la conclusión de que las melodías no resultan lo suficientemente diferentes, al menos, con la claridad que la Ley Marcaria reclama como regla. El segundo extremo tiene que ver con hacer mención al peritaje que a solicitud de la accionante se produjo en el presente proceso, y obra a fs. 150 infolios, que por su generalidad, termina por no resultar significativo a fin de respaldar la pretensión anulatoria de aquella. Arribado este punto, a juicio del Tribunal, resulta compartible -siempre considerando la opinabilidad lógica de la materia- lo expresado en el dictamen previo al dictado del acto, en cuanto concluyó que: “La melodía que presentan los signos en conflicto es prácticamente la misma, lo que determina que el público consumidor al momento de escuchar la melodía solicitada a registro la asocie, sin lugar a dudas, a la marca sonora propiedad de “PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A.” (...) “Por otra parte debemos señalar que la marca antecedente es muy conocida para el consumidor nacional e identifica un producto que data de muchos años en nuestro mercado, y la elección de una melodía semejante a la pre-registrada resulta inadmisible”. (Fs. 17 infolios). En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1ª de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $48.500 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Balcaldi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón, Dra. Rossi. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).