Sentencia Definitiva N° 1/2003

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de febrero de 2003. No. 1 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FÁBRICAS NACIONALES DE CERVEZA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 529/00). RESULTANDO : I) Que con fecha 1/9/2000 compareció Charles Hughes en representación de Fábricas Nacionales de Cerveza S.A. entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 19/7/99, dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial de la Administración demandada, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “DESDE 1866” (Etiq.) por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (art. 7 de la Ley 17.011 de 25/09/98) a favor de la firma accionante, solicitada bajo Acta No. 274.299 para distinguir artículos comprendidos en al Clase Int. 32. La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que, a su juicio, el mismo es violatorio de la regla de derecho en cuanto no otorgó derechos privativos o exclusivos sobre la expresión “DESDE 1866” que componen la marca motivo de estos obrados. Expresó, que la falta de motivación para limitar esta marca de la forma que se ha realizado amparándose en el art. 7 de la Ley de marcas resulta arbitraria, forzada y subjetiva. Manifestó también que no puede sostenerse que la expresión que conforma la marca solicitada implique de modo alguno caer en las prohibiciones del art. 4º, nums. 9 a 12, de la Ley 17.011. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado, dejando constancia que no existieron antecedentes que obstaran al presente registro, ni se dedujeron oposiciones por parte de terceros. II) Que a fs. 24 compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a Derecho. Manifestó que los términos “DESDE 1866” se encuentran inhibidos de ser registrados en virtud de ser genéricos, pudiendo concederse el registro sin derechos privativos sobre los mismos por ser de dominio público. Se remitió a los fundamentos expresados en sede administrativa, concluyendo que la accionante gozó de todas las garantías emanadas del debido proceso. En definitiva, solicitó se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 26, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 34. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 35 y 36, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 557/2001 de fs. 44 a 44v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando el acto impugnado. V) Citadas las partes para sentencia (fs. 46), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, concedido derecho de abstención al Dr. Víctor H. Bermúdez; se integró la Sala (fs. 60v.-63) y, oportunamente, se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que en autos se procesa demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 19/7/99 de la Dirección Técnica de la Propiedad Industrial de la administración demandada, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “Desde 1866” (Etq.) por el conjunto pero sin derechos privativos sobre los términos que la componen (art. 7 de la ley 17.011 de 25/9/98) a favor de la accionante, para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional 32 (fs. 22 vta. a 23 de autos).- Lo resuelto fue impugnado mediante los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 30/9/99 (fs. 13 de autos) quedando agotada la vía administrativa por resolución denegatoria ficta.- Quien acciona se agravia del acto en causa ya que a su juicio el mismo viola la regla de derecho en cuanto no otorgó derechos privativos o exclusivos sobre la expresión “Desde 1866” que componen la marca motivo de estos obrados.- III) El Tribunal, por mayoría, procederá a anular el acto en causa en el punto objeto del agravio .- En efecto, la solicitud de registro de la marca efectuado por Acta 274.295 en la Clase internacional 32, refiere a una marca de carácter MIXTO constituido por una franja curva, de color dorado donde se leen las palabras descriptivas “CERVEZA ESPECIAL” escrita en letras de imprenta mayúscula de color blanco, en el centro separando las palabras se aprecia un círculo que sobresale en sus partes superior e inferior, en color rojizo tornasolado, donde se lee “Desde 1866” color blanco, y más atrás un carruaje tirado por caballos, en color negro, la parte inferior del círculo y su fondo es de color dorado. Todo lo cual surge de la etiqueta y su descripción que luce glosada a fs. 17 y vta. La Administración concretó oposición de oficio (fs. 20 de autos), la accionante bregó por su registración, lo que determinó que, a la postre, la D.N.P.I. levantara la oposición y concediera el registro, aunque sin derechos privativos sobre los términos que la componen.- Estima la Sala, en moyoría, que si bien el numeral 7º del art. 4º de la ley 17.011 establece que no podrán ser considerados como marcas “las letras o los números individualmente considerados........”, en el caso la marca cuyo registro se promueve constituye un verdadero nombre y conjunto de fantasía, sobre el cual no parece razonable impedir su registro, con los derechos exclusivos sobre las expresiones que la constituyen.- Se estima que el sentido de la norma refiere a “números y letras” con carácter general y considerados en forma aislada, pero no como en el caso, cuando configuran una idea elaborada intelectual y visualmente que resulta original, imaginativa, que integran un conjunto visual de colores y formas con aptitud claramente distintiva.- Dicho conjunto, asociado a un determinado producto (CERVEZA) que además se califica como (ESPECIAL), constituye una marca registrable con todos los derechos.- La doctrina especializada ha señalado que si bien las letras y los números no serían en principio registrables porque pertenecen al dominio público y no pueden ser monopolizados por nadie, admite, en cambio, su registración cuando existe combinación de dos o más dígitos con características especiales.- El Dr. Mario Lamas en su libro “Derecho de Marcas en el Uruguay” transcribe las palabras del Dr. Rogelio Navarro al comentar la norma contenida en la ley 9.956, el que señalaba: “..... El legislador exige que el signo marcador sea característico, distintivo, individualizador. Las combinaciones de números y letras no llenan tal condición por sí mismas; para que puedan distinguirse unas de otras es preciso que sean presentadas en forma particular, con dibujo especial que diferencia un conjunto de los otros.....”. Para agregar luego “... un conjunto de letras o de números con dibujo especial, capaz de individualizar un producto sería marca porque constituiría un signo de fantasía, requisito esencial y bastante a todo signo marcador.- Tan es así, que, a pesar de que la ley exige, “formando combinación”, puede ser marca una etiqueta con dibujos especiales y con una letra sola o con solo un número, desde que aunque esa letra o ese número sirva de designación, lo fundamental es que el conjunto sea característico y distintivo........” ( Autor y obra citada págs. 157 y 158).- Lamas señala que en el nuevo texto legal “..... no son registrables las letras ni los signos numéricos, individualmente considerados, salvo que sean dotados de forma particular en cuyo caso lo que se protege es la forma y no el contenido .......”. Concluye expresando: “.... lo que la ley busca es que la palabra utilizada como marca tenga originalidad con relación al producto o servicio que procura identificar.....”.- En el caso, se estima que la expresión que aquí se cuestiona forma parte de un conjunto gráfico bien definido de la cual las letras, palabras y los números utilizados forman parte de un conjunto marcario concreto, dentro del cual los términos que se cuestionan en el uso privativo (extremo objeto de agravio), son sólo una parte de todo un diseño marcario.- Es por ello que la Sala, en mayoría, considera que el conjunto de la marca cuestionada, excluye toda posibilidad de entender que estamos ante una mera utilización de términos o locuciones de uso general sino que, por el contrario, constituyen un conjunto o denominación original dotado de fantasía diagramada y elaborada como marca mixta que puede ser registrada, tal como lo fue, pero además sin exclusiones en los términos que contiene.- Por estos fundamentos, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado en el punto concreto objeto de agravio.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Lombardi (d.). Dra. Petraglia (Sec. Letrtada). Discordia del Dr. Lombardi. Discordia: A mi juicio se debe confirmar el acto impugnado, desestimando la demanda de nulidad. En lo sustancial, comparto con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que el acto contra el cual se dirige el accionamiento no provocaría lesión al derecho de la actora a utilizar la marca registrada. La limitación impuesta por la Dirección de la Propiedad Industrial se ajusta a la normativa aplicable, por cuanto la expresión “Desde 1866”, aún utilizada en el conjunto, no puede generar exclusividad desde que se compone de palabras y números de uso general. Darle a la actora el uso privativo de esa marca implicaría privar a titulares de otros productos, cualquiera sea la clase a que pertenezcan, la utilización de fechas similares para identificar o promocionar tales productos. En cambio, otorgar la marca sin derechos privativos, como lo hace el acto procesado, permite a la reclamante distinguir su producto dentro de los de la misma clase, sin afectar eventuales derechos de otros. El No. 7 del art. 4 de la ley 17.011 refiere a que los números y letras que no tengan una grafía original, no pueden ser registrados como marcas, bajo pena de nulidad absoluta.