Sentencia Definitiva N° 789/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 16 de noviembre de 2023. No. 789 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “ALCON INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 390/2022). RESULTANDO : I) La parte actora compareció a fs. 2-14 a promover demanda anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de julio de 2021, por la que se concedió el registro de la marca “ALCON SEE BRILLANTLY” (mixta)” a favor de la compareciente, en las clases internacionales 5, 9, 10, 35, 37 y 41; sin derechos privativos sobre los términos “SEE BRILLANTLY” en las clases 9 y 10 y con derechos totales, en las restantes (fs. 75 a 76 de A.A.). Afirmó, en primer término, que por el acto enjuiciado se deja fuera de la protección marcaria a dos vocablos relevantes de la marca, los cuales complementan a la marca ALCON, formando un conjunto en un todo unitario y diferencial. Entendió que la marca en consideración es registrable con plenos derechos en su integridad, en todas las clases internacionales, en base a que, posee capacidad distintiva dentro del conjunto marcario. Así expone, que el signo marcario no es descriptivo ni genérico de los productos de las clases 9 y 10 que fueron solicitados. Indicó que "SEE BRILLIANTLY" no designa ni califica directamente los productos que se han solicitado en las clases 9 y 10. La palabra aislada SEE (ver) estará relacionada, pero no la expresión " SEE BRILLIANTLY " dado que su uso habitual no tiene que ver con adjetivar ni denominar estos productos de forma necesaria. Destacó que la marca “ALCON SEE BRILLIANTLY” es marca registrada y de renombre a nivel mundial. Se trata de un conjunto marcario original y distintivo de la empresa ALCON INC., un signo reconocido y mundialmente famoso, junto con los demás productos que esta empresa comercializa. En consecuencia, “ALCON SEE BRILLIANTLY” participa del prestigio y fama de los signos de ALCON, considerando que es usado en todas las áreas de la empresa. Es así como la marca se registra en clases de servicios 35, 37 y 41, además de la clase 5, 9 y 10. Además de pertenecer a uno de los grupos empresariales más grandes del mundo, la empresa, tiene reconocida trayectoria en nuestro país desde larga data. Hizo hincapié en que la palabra BRILLIANTLY ("brillantemente") dentro del conjunto, no es genérica de forma de destinarla al uso común. Así, manifestó que la designación atañe al nombre específico y directo con el cual el consumidor y empresarios deben denominar sus productos o sus servicios. Refiere al nombre que por necesidad tiene que ser utilizado por todos, solamente ése el que la ley deja en el dominio público mediante el art. 7. Es una norma prohibitiva, y como tal debe ser interpretada restrictivamente. En el segundo caso, de "denominaciones técnicas, comerciales o vulgares usualmente empleadas para expresar cualidades o atributos" (numeral 9°) se debe analizar si la designación adjetiva, califica o describe de forma necesaria a los productos o servicios. Por tanto, “SEE BRILLIANTLY” no es uno de esos términos usados para "aparatos e instrumentos científicos" y demás de la clase 9; ni tampoco los "aparatos e instrumentos quirúrgicos" y demás artículos solicitados para la clase 10 ÓPTICOS: Se define como: "VER BRILLANTEMENTE " lo cual no es un adjetivo ni necesario ni usual respecto a los aparatos o instrumentos. Apuntó que, " BRILLANTEMENTE" implica con colores brillantes, refulgentes, y justamente no es la forma de visión del ser humano, al contrario, quedaría cegada la visión con lo resplandeciente que sería. Adjetivos del producto serían "VER CLARAMENTE, NÍTIDAMENTE, PRECISAMENTE, PRÍSTINAMENTE" por citar algunos ejemplos de adjetivos o adverbios necesarios. Pero no éste, que su sinónimo es " REFULGENTE". No existen aparatos médicos que prometan a la persona que verá de esa forma, refulgentemente. Aludió a la aplicación de la doctrina del "secondary meaning ” y expresó que el signo debe calificarse de acuerdo con la identificación que posee en el público, fruto de su renombre como marca, y de su fuerza distintiva especial, protegida por el art 8 de la Ley. Invocó la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris que prevé que el Estado Parte no podrá rechazar un registro que haya sido concedido en el país de origen, salvo lo dispuesto en sus literales A, B y C; a lo cual entiende que la marca solicitada no cabe dentro de estas excepciones. Citó jurisprudencia favorable con su posición, y, en definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 28-32, a contestar la demanda de modo contradictorio, postulando su rechazo. Tras el examen de los antecedentes que precedieron el dictado del acto impugnado, refirió que todo signo marcario, para poder ser registrado, deberá poseer acumulativamente los requisitos de novedad y especialidad; al signo no se le exige solamente la novedad y es por eso que determinados signos no novedosos podrán registrarse como marcas si poseen el requisito de la especialidad, es decir, si no se relacionan con el producto o servicio a proteger. Entendió que resulta aplicable el numeral 11 del art. 4º de la Ley de Marcas, en tanto nos encontraríamos ante un signo carente de fantasía, esto es, de novedad, especialidad y distintividad. Agregó que, los términos en cuestión y, específicamente, los que forman el agravio de la actora (SEE BRILLANTLY=VER BRILLANTEMENTE), no pueden ser concedidos con derechos privativos, temperamento que, acorde a Derecho, recogió la resolución accionada de nulidad. Concluyó que, de la prueba aportada durante la tramitación del registro, no surgen pruebas de la difusión y publicidad de la marca que acredite un amplio conocimiento y notoriedad a nivel nacional. Teniéndose en cuenta, además, que contar con un número, por significativo que sea, de registros marcarios en diversos países, no acredita por sí solo, la notoriedad de una marca. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida, por ser el acto impugnado ajustado a Derecho. III) Se abrió el juicio a prueba (fs. 34) y se diligenció la ofrecida por las partes, dándose cuenta del estado de los procedimientos a fs. 47. IV) Ordenado por el Tribunal alegar las partes en el plazo común de 15 días (fs. 48); lo hizo la parte actora a fs. 50-53 y la demandada a fs. 55. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen Nº 190/2023, de 13 de abril de 2023 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 59-60). VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 62), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, en concordancia con lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, confirmará la volición impugnada, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados a la causa, que con fecha 2 de mayo de 2019, la empresa actora solicitó el registro de la marca ALCON SEE BRILLANTLY (mixta), bajo Acta No. 504212, para proteger los productos y servicios de las clases 5, 9, 10, 35, 37 y 41 (fs. 37 y ss. AA, en lapicera roja). El 12 de junio de 2021, la examinadora formuló su informe, por el cual consignó que: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4° y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "SEE BRILLIANTLY" en las clases 9 y 10, con derechos totales en las clases 5, 35, 37 y 41, artículo 7 de la ley 17.011 En cuanto a los términos "SEE BRILLIANTLY" (del inglés: "VER BRILLANTEMENTE"), no puede conferirse con derechos privativos para las clases 9 y 10 solicitadas, conforme al Art. 4 numerales 9°), 11°) y 12°). (…) Por lo tanto en base al numeral 9°) se determina que los términos son una combinación descriptiva de los productos de las clases 9 y 10 solicitadas según detalle, clase 9 "PERSONALIZADAS: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza para y relacionados con fines oftálmicos/oftalmológicos, etc." (ver detalle completo), clase 10 "PERSONALIZADAS: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; etc." (ver detalle completo), por lo que decimos que los términos informan y explican al público consumidor de las características, cualidades, u otras propiedades de los productos que se pretenden ofrecer. En el numeral 11°) nos apoyamos para determinar que los términos son de uso general y común, no son de fantasía, ya que los términos de fantasía son aquellos que no poseen significación alguna o este es desconocido por los consumidores, careciendo características de novedad, especialidad y por lo tanto no son objeto de apropiación exclusiva en las clases 9(s/d) y 10(s/d) solicitadas. El numeral 12°) dice: "Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9°), 10°) y 11°) precedentes". (fs. 73 y 74 ibídem). Seguidamente, con fecha 14 de mayo de 2021, se dictó la resolución ahora procesada (fs. 75 y 76 A.A.). IV) Análisis sustancial – Legitimidad del acto enjuiciado. El artículo 4º de la Ley Nº 17.011 establece que: “ A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:” (...) “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” En base a los numerales destacados, la resolución que se resiste se limitó a otorgar y reconocer originalidad al conjunto solicitado, pero lo hizo -y en esto radica el objeto del presente proceso -, sin conceder derechos privativos sobre los términos “SEE BRILLANTLY” respecto del registro concedido para las clases 9 y 10. Es decir, la DNPI concedió el registro marcario, aunque, teniendo en cuenta que: “ La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello .” (BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual” , Montevideo, FCU, 1ª. Edición 2006, p. 154). Ello, en tanto el artículo 7º de la Ley Marcaria, prevé que los signos comprendidos en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley 17.011, puedan formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los términos que ostenten dichas notas. IV.1) Conforme se describe en la resolución impugnada, los productos comprendidos en la clase 9 y 10, respecto de los que no se conceden derechos privativos, son: “9 (PERSONALIZADAS: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación. geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje de medición, de señalización, de detección, de pruebas de inspección, de salvamento y de enseñanza para y relacionados con fines oftálmicos/oftalmológicos; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos para y relacionados con fines oftálmicos/oftalmológicos; soportes grabados y descargables, software informático, soportes de grabación y almacenamiento digitales o análogos vírgenes para y relacionados con fines oftálmicos/oftalmológicos; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; computadoras y dispositivos informáticos periféricos para y relacionados oftálmicos/oftalmológicos; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones con fines auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores); 10 (PERSONALIZADAS: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales: artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje: aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales”. (fs. 75 y 76 A.A.). La Corporación comparte lo señalado por la Administración en el sentido de que los términos “SEE BRILLANTLY”, cuya traducción es “VER BRILLANTEMENTE” , ingresan en los supuestos prohibitivos establecidos en el art. 4° numerales 9 a 12 de la Ley 17.011, por lo que resulta correcta la no concesión de derechos exclusivos a su respecto. En efecto, se trata de vocablos descriptivos de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto en las clases 9 y 10, careciendo del necesario requisito de distintividad. En tal sentido, la actora efectúa una interpretación sesgada, al manifestar que el término BRILLANTLY (brillantemente), se relaciona con lo resplandeciente, refulgente, lo que en su opinión no puede aludir a la visión. No se comparte tal temperamento. Brillantemente también evoca lo admirable, que sobresale de lo normal, por lo que unívocamente también se relaciona con la perfección; en el caso, una visión perfecta. Sobre el presente tópico, MERLINSKY y SALAVERRY señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. “En estos casos no estamos ante denominaciones que se aplican a un producto o servicio en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Estamos frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, nos encontramos ante denominaciones que no tienen ninguna capacidad distintiva; que no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Estas denominaciones, más que distinguir, describen un producto o servicio, explican sus características, su utilización o su finalidad. Su carácter descriptivo, inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca." (Cf. MERLINKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. “Las marcas en el Uruguay”, Ed. Carlos Álvarez, 2000, p. 37). En análogo sentido, BUGALLO ha observado con respecto al art. 4º, núm. 9 de la Ley Marcaria, que “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen...”. De tal modo, las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común, y por lo tanto, no monopolizables puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes. Respecto al núm. 11, señala que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “…son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir.” (BUGALLO, Beatriz, Ob. cit. ps. 92 y 96). En base a las precedentes coordenadas, considera la Sede que los términos en examen “SEE BRILLANTLY”, guardan una ineludible relación con los productos a distinguir, expresando características propias, intrínsecas o inherentes a los referidos productos. En cambio, no sucede lo mismo en las restantes clases que refieren a publicidad, servicios de construcción y educación, donde no concurren las referidas prohibiciones, por lo que la Administración demandada, en tales casos, no tuvo impedimentos en conceder la marca en su integralidad. En suma, resulta de rechazo el agravio de la actora en cuanto entiende que la marca en consideración es registrable, con plenos derechos, en su integridad, en todas las clases internacionales. IV.2) El Tribunal, también habrá de rechazar el agravio de la firma actora, referido a la existencia de un “significado secundario” de los términos “SEE BRILLANTLY”. A juicio de la Corporación, los argumentos desarrollados por la pretensora, en tal sentido, no revisten la aptitud necesaria para modificar la conclusión precedente. El artículo 8º de la Ley Nº 17.011 establece: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. GUTIERREZ CARRAU, estudiando este tópico explica: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)”. (Cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.” , Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 3ª. Ed. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Conforme las precitadas premisas y a partir del examen de la documentación agregada por la firma actora (carpeta de documentación en 28 y 175 fs.), resulta claro que la pretensora no logró probar la vinculación directa, inmediata y naturalizada de los términos cuestionados con los productos que comercializa. Como expuso el Tribunal en situación análoga a la presente: “…la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. (Sent. Nº 497/2021). IV.3) Por último, tampoco resulta de recibo el argumento de la actora, fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. La referencia a la que hace caudal la promotora sobre la existencia de derechos adquiridos en registros de otros países, no puede, de modo alguno, obturar la aplicación de la norma nacional, teniendo especial relevancia para tal proceder, la prohibición absoluta relevada. Así, resulta de aplicación al presente, los fundamentos expuestos por el Colegiado, en la sentencia citada, No. 497/2021, donde se expresó sobre el punto: “ Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en la desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”(Destacado es de la redactora). Por las razones expuestas y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).