Sentencia Definitiva N° 741/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de noviembre de 2023. No. 741 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LOJAS RENNER S.A. con ESTADO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 381/2022). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 7 y siguientes, se dirige contra la Resolución S/N, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de fecha 21 de junio 2021, que concedió el registro de la marca RENNER Acta No. 490401, a favor de LOJAS RENNER S.A de Brasil, para cubrir los servicios de la clase internacionales 41 y 43 y desestimó la solicitud del registro de la marca RENNER (denominativa) Acta No. 490401, a favor de LOJAS RENNER S.A de Brasil, para cubrir los servicios de la clase internacional 36 (fs. 22 A.A.). La parte actora, al fundar su demanda, señaló que la Administración dedujo oposición de oficio en el trámite de registro de la marca RENNER para la clase internacional No. 36. La oposición, que a la postre terminó en la denegatoria de la marca, obedeció al registro preexistente dado por la marca mixta: “RR RENER PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN”. La denegatoria se fundó en la coincidencia y riesgo de confusión por la utilización de ambas marcas del término: RENNER. Sin embargo, para la accionante tal confusión no se ha verificado. Por una parte, sostuvo que la empresa titular del signo ya registrado se dedica al desarrollo de proyectos inmobiliarios, mientras que la actual solicitante es titular de una cadena de retail multinacional. Así, el giro diverso de emprendimientos excluye el riesgo de confusión. Más allá de que compartan la misma clase internacional, la Resolución impugnada es ilegítima ya que no consideró los rubros diferentes de cada empresa. Tampoco consideró la Administración la ausencia de oposición del titular de la marca previamente registrada. Por otra parte, destacó la notoriedad en la utilización del signo RENNER por parte de su mandante. Así, reseñó la historia de la actividad comercial de LOJAS RENNER y su instalación en nuestro país. Al respecto, relevó que la tienda posee más de 240.000 seguidores en sus redes sociales. También destacó que, entre los signos en pugna, existen claras diferencias gráficas y conceptuales, lo que evita la confusión entre los registros contrastados. En igual sentido precisó la teoría del “consumidor atento” en lo que refiere a los servicios de desarrollo inmobiliario, lo que les permite la distinción de los servicios relacionados a su giro comercial, es decir, la venta de ropa. En síntesis, solicitó la anulación de la Resolución impugnada. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera —en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería— compareció a fojas 21 y siguientes, contestando la demanda anulatoria. La Administración, debidamente emplazada, contestó de modo contradictorio la demanda, bregando por la confirmación del acto. En síntesis, descartó la ausencia de oposición del tercero como elemento relevante, ya que normativamente se encuentra prevista la oposición de oficio. Asimismo, hizo hincapié en la similitud entre ambos signos y el consecuente riesgo de confusión, por lo que el registro requerido fue legítimamente rechazado. Arguyó que la marca de la actora es denominativa y la de la oposición de oficio es mixta, así pues, la confundibilidad solo puede verificarse en la dimensión denominativa; el único término de la marca de la actora está incluido en la marca de la oposición. En consecuencia, instó la confirmación del acto impugnado y también la citación como tercero coadyuvante de “Estudio RENER S.R.L”. El tercero fue emplazado en forma y no compareció (fs. 24). En definitiva, abogó por la confirmación de la Resolución hostilizada. III) Las partes alegaron de bien probado por su orden, de fs. 60 a 68 y a fs. 58, respectivamente. IV) Oída la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 165/2023, fs. 72 y 73) aconsejó desestimar la presente demanda y confirmar el acto en causa. V) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 75). CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). Según los dichos no controvertidos de la actora, fue notificada de la Resolución encausada, el 23 de junio de 2021. Interpuso contra la misma, los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el 2 de julio de 2021 (de fs. 23 a 24 consta el escrito recursivo; si bien no figura fecha de recibo, la temporánea interposición de los recursos fue ratificada por la Administración mediante Informe agregado de fs. 46 a 49 de los antecedentes). El recurso jerárquico fue expresamente desestimado por Resolución No. 7/2022, del Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, de 3 de mayo de 2022 (fs. 69 y 70 A.A.), personalmente notificada el 20 de mayo de 2022 (según los dichos no controvertidos de la actora) configurándose así el agotamiento de la vía administrativa. La acción de nulidad fue interpuesta en tiempo útil, el 3 de agosto de 2022 (fs. 7 y ss.). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, no compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. La demanda de nulidad se dirigió contra el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 21 de junio de 2021, por el que se desestimó parcialmente la inscripción registral del signo marcario RENNER denominativa, Acta No. 490.401, solicitada por LOJAS RENNER S.A., para la clase 36, concediéndolo para las clases 41 y 43 (fs. 22 A.A.). De forma liminar, es pertinente aclarar que la confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador -el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un Juez. Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed., 1998, p. 155). En términos generales, importa señalar que el artículo 6 de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, prevé que las marcas deben ser “claramente diferentes” entre sí a efectos de evitar confusión y ser registradas. Sin embargo, tal norma no establece pautas para efectuar el cotejo entre dos marcas en disputa, por lo que resulta preciso, a la hora de analizar el concepto de confundibilidad, seguir los criterios brindados por la doctrina y la jurisprudencia. De acuerdo con tales criterios, cabe atender a la impresión de conjunto generada por las marcas; éstas deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; se deben cotejar las mismas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual teórico-práctico de marcas, págs. 87 y ss.). Si bien la cuestión a elucidar aparece como compleja y ciertamente opinable (como ya fue dicho) se verifican en el caso las diferencias exigidas por la legislación para proceder al registro de la marca solicitada, a fin de evitar la confusión entre los signos en pugna y permitir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro. En su totalidad (“as a whole”) sin disociarse para su cotejo, RENNER y “RR RENER PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN” impresionan diferente, máxime si se las analiza en forma sucesiva y no simultánea (ver el registro preanotado a fs. 5 de los antecedentes). A nivel gráfico, “in ictu oculi” o “a golpe de ojo”, también se presentan diferencias: las marcas comparten la palabra RENNER. No obstante, la prerregistrada es mixta, se encuentra precedida de la expresión RR, donde la segunda “R” se encuentra invertida. Asimismo, la marca prerregistrada emplea el término “RENER” con una sola “N” y, a su vez, también la “R” final se encuentra invertida. Por otra parte, “RR RENER” conforma un conjunto marcario con los términos “proyecto y construcción”. Por lo tanto, no puede desgajarse el término “RENER” para obstar el registro requerido. Consideradas y cotejadas ambas marcas en su conjunto, sin aislar sus términos, se vislumbran diferencias o posibilidades de diferenciación que habilitan a su pacífica subsistencia en el registro, sin que ello implique un riesgo o perjuicio para los consumidores. Desde tal perspectiva, es decir, en consideración al eventual consumidor, quien efectúa el cotejo debe colocarse en el lugar del presunto adquirente de los productos o servicios en cuestión. De este modo, deberá determinarse si, en virtud de la naturaleza de los artículos a ser consumidos, de las vías o medios por los cuales se adquieren, de su importancia económica, o de otros factores, el consumidor será más o menos cuidadoso a la hora de elegir la marca del producto que adquirirá o del servicio que contratará. Señala CHIJANE, refiriéndose a la figura del consumidor, que se espera un mayor grado de atención en los compradores o usuarios de productos y servicios eminentemente selectivos, quienes tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos marcarios, a diferencia de lo que ocurre con quienes compran productos o contratan servicios de adquisición masiva, los cuales pondrán menos atención a la hora de seleccionar los mismos. Agrega el autor, asimismo, que el bajo o elevado precio del producto o servicio también incidirá en la postura y percepción de quien realiza el acto de consumo (Cfme. CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, 2007, Págs. 362 y ss.). En similar sentido, destaca OTAMENDI: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera” (Cfme. OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, LEXIS NEXIS Abeledo – Perrot, 4ta. Edición, Buenos. Aires, 2002, p. 184). En lo que refiere a la óptica del consumidor, la accionante refiere al carácter de consumidor selectivo respecto del usuario de servicios inmobiliarios. Sobre el tópico, en relación al “discriminating purchaser”, la Corporación ha indicado que: “(…) no estamos ante un “consumidor standard”, sino ante un consumidor más que atento y selectivo (discriminating purchaser) lo que aventa cualquier riesgo confusorio. Al decir de GUTIERREZ CARRAU, se trata, en el caso, de un “consumidor comprador que realiza una verdadera “discriminación” al seleccionar las marcas. Su análisis o juicio se hace sofisticado y exigente, con lo cual casi desaparecen los riesgos de confusión”. (Cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 1998, p. 89)” (sentencia No. 260/2021). En obrados el análisis del universo de los consumidores puede realizarse desde dos posibles grados de abordaje. Un primer supuesto parte de lo considerado en la demanda, en cuanto a que el consumidor de desarrollos inmobiliarios (relativo a la marca prerregistrada) o quién va a contratar tales servicios, por el costo que normalmente implica, es un consumidor selectivo, es decir, conocedor del producto que contrata y de a quién acude para que se lo suministre. Un segundo grado de análisis parte de la identificación del universo de consumidores de los productos vendidos por la actora. Si bien la clase internacional en que se denegó el registro (clase No. 36) refiere genéricamente a servicios prestados en el ámbito de operaciones financieras, ello no habilita a separar sin más, es decir, dejar de lado la actividad comercial del solicitante. La Clase 36 comprende principalmente los servicios relativos a los servicios bancarios y otras transacciones financieras, los servicios de valoración, así como las actividades de seguros y de bienes inmuebles. Esta clase comprende en particular: - la gestión y la investigación financieras; - las estimaciones financieras, por ejemplo: la tasación de joyas, obras de arte y bienes inmuebles, la estimación financiera de costos de reparación; - la verificación de cheques; - los servicios de financiación y de crédito, por ejemplo: los préstamos, la emisión de tarjetas de crédito, el arrendamiento con opción de compra; - la financiación participativa; - los servicios de depósito en cajas de seguridad; - el patrocinio financiero; - los servicios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, el alquiler de apartamentos, el cobro de alquileres; - la suscripción de seguros, los servicios actuariales; - los servicios de corretaje, por ejemplo: el corretaje de valores, de seguros, y de bienes inmuebles, el corretaje de créditos de carbono, los préstamos prendarios. La actora tiene un giro definido y una fuerte presencia en el mercado local, tal como dan cuenta las publicaciones que agregó en la etapa probatoria (fs. 32 y siguientes) así como su importante presencia en redes sociales. Tal notoriedad se traduce como distintividad en relación con la marca que pretende y, de modo concatenado, la distintividad erradica el riesgo de confusión y habilita al otorgamiento del registro que fuera denegado. Finalmente, tampoco resulta desechable el argumento consistente en que el titular de la marca no se opuso a la solicitud del registro, tanto en sede de procedimiento administrativo, como en la presente instancia jurisdiccional, en donde fue citado como tercero y no compareció. En términos generales, la postura de la Administración, en cuanto a que tiene el poder deber de deducir oposición de oficio ante el eventual riesgo de confusión, resulta incuestionable. Sin embargo, la actitud del titular de la marca prerregistrada constituye, lo menos, un indicio a ser considerado, de modo coadyuvante, para valorar y descartar la existencia de riesgo de confusión. El silencio del titular de la marca no se encuentra calificado jurídicamente, tampoco corresponde a la Administración o a la jurisdicción, su calificación. Aunque tal falta de calificación jurídica del silencio no enerva a la configuración de un indicio, de un principio de prueba, dado por una actitud omisiva que, junto con el resto de las pruebas diligenciadas, permite corroborar y erradicar la “confusión” entre signos como obstáculo para el otorgamiento del registro solicitado. El análisis que viene de realizarse supone la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por lo que la denegatoria del registro “RENNER” (denominativo) para la Clase Internacional No. 36 a favor de la actora, deviene ilegítima, extremo que hace a la fundabilidad de la demanda interpuesta. Conforme señala RIPPE: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (Cf. RIPPE, Siegbert: “La propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, pág. 319). III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado en la porción objeto de agravio; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, repóngase tributación que pudiere corresponder, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese estos obrados. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado)