Sentencia Definitiva N° 739/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de noviembre de 2023. No. 739 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F. con ESTADO MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 127/2022). RESULTANDO : I) A fs. 29 compareció Agustina FERNÁNDEZ, en representación de SPEED PUBLICIDAD S.A.C.I.F., a demandar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección de Propiedad Industrial (DNPI) con fecha 11 de junio de 2021 en cuanto desestimó la solicitud de Registro de la Marca “´POMELADA TERMA” (denominativa), Acta Nº 488.197, a favor de la firma actora, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 32” (AA fs. 65). Manifestó que en su análisis la Asesoría Letrada omite considerar que el término “POMELADA” (al igual que LIMONADA y NARANJADA) constituye un término de uso común para distinguir a un jugo a base de pomelo y agua, en virtud del cual resulta inadmisible su apropiación por parte de un comerciante, en exclusión del resto de acuerdo con lo previsto en la Ley de Marcas 17.011. Por otra parte, señaló que las diferencias entre los signos marcarios mediante la inclusión de la marca notoria “TERMA” no solamente aportan distintividad al signo solicitado sino que despejan toda duda de confusión desde la perspectiva del consumidor presunto, permitiéndole sopesar en definitiva las diferencias que existen entre los signos, considerando la realidad comercial y el hecho de que la marca “POMELADA TERMA” pertenece a una familia de marcas notoriamente conocidas en el mercado nacional. Explicó que la inclusión del término “POMELADA” no hace más que referir al sabor de la bebida comercializada por su representante distinguiéndola de otros sabores ya comercializados, tales como “SERRANO”, “CUYANO”, MANDIRANADA”, entre otras. Agregó que en el caso del conjunto marcario “POMELADA TERMA” resulta claro que “TERMA” reviste el carácter de mot vedette y apellido de la familia de marcas notorias de su mandante. En otro orden afirmó que ha sido constatado que el signo propiedad de PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY no se encuentra actualmente en uso en nuestro país y a la luz de la falta de uso del signo, su mandante ha presentado acción de cancelación por falta de uso respecto de la marca “POMELADA”. Agregó que el 30 de junio de 2021, solicitó el registro de la marca mixta “POMELADA TERMA” Acta No. 525.811 y transcurridos 30 días de su publicación, PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY no se presentó a formular oposición. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 53 Milton FUENTES RIERA, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a contestar la demanda. Manifestó que cotejados los signos en análisis, claramente el signo de la opositora está completamente contenido en el signo de la accionante. Transcribió en su apoyo algunos párrafos del dictamen del 26 de mayo de 2022 en cuanto a que: “ Si bien es cierto que el término “TERMA” es conocido por el público consumidor nacional, el concederse el presente registro en la clase internacional 32, provocaría que dicho consumidor incurra en confusión o por lo menos en riesgo de asociación, en el entendido de que se trata de productos que provienen de la misma empresa o de titulares que poseen vinculación comercial entre sí; cuando esto no es lo que ocurre en el presente caso”. Concluyó que la confundibilidad entre ambos signos marcarios es inevitable. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 59) las partes alegaron de bien probado por el término común de 15 días (fs. 67 y fs. 69 a 80). IV) Conferida vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado, por Dictamen No. 100/2023. V) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra el numeral. 2 de la resolución dictada por la Dirección de Propiedad Industrial (DNPI) con fecha 11 de junio de 2021 en cuanto desestimó la solicitud de Registro de la Marca “´POMELADA TERMA” (denominativa), Acta Nº 488.197, a favor de la firma actora, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 32” (AA fs. 65). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, dispondrá la anulación de la porción del acto objeto de agravio (Numeral. 2º); por considerar de recibo los agravios articulados por la parte actora. IV) El thema decidendum consiste en determinar la existencia de confundibilidad entre las dos marcas en pugna. Por un lado, la solicitada POMELADA TERMA y por otro la pre-registrada POMELADA, ambas denominativas y para identificar productos pertenecientes a la misma clase internacional 32. En primer lugar, el término “POMELADA” es un término genérico del idioma español, y como tal, no puede ser objeto de apropiación exclusiva de ningún titular marcario, carece de la originalidad y carácter distintivo propio de un signo marcario. Siendo un término de uso común, los derechos sobre el mismo no pudieron ser concedidos con derechos privativos, conforme lo dispuesto por el art. 4o de la Ley No. 17.011. Esto teniendo en cuenta que: “ La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir, incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirlos sin que el primer titular pueda oponerse a ello .” (BUGALLO, Beatriz en PROPIEDAD INTELECTUAL. Montevideo. FCU. 2007. Pág. 154). Por otro lado, el término central de la marca cuyo registro pretende la accionante “POMELADA TERMA” lo constituye el vocablo TERMA y es parte de una familia de marcas, comprendido como MANZANADA TERMA, LIMONADA TERMA, MANDARINADA TERMA, CUYANO TERMA, TERMA SERRANO. Como con acierto señala la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo: “el ahora compareciente registró las marcas TERMA y TERMA SERRANO, por lo que, entiende esta Procuraduría que el consumidor, al agregarse a la expresión POMELADA el término TERMA, la asociación la efectuará en relación a la marca de la actora y no de la opositora. Ese riesgo por tanto de asociación que invocó la demandada, se considera inexistente”. Por tanto, no existe un riesgo de confusión con otra marca individualmente, sino con la familia de marca a la que pertenece. Su notoriedad en el mercado local es evidente y constituye su mot vedette, como bien es señalado por la empresa accionante. En doctrina se ha identificado a la familia de marcas como: “(…) un grupo de marcas con una característica reconocible, común a todas ellas (por ejemplo, una misma raíz o desinencia) de tal forma que el público percibe en esa común característica de “la familia” una asociación con el titular de las marcas individualmente consideradas. Se ha dicho que esa común característica viene a ser “el apellido” de la familia de marcas. Lo esencial de esta figura, es que exista una “asociación” entre ese elemento común característico y el titular de las marcas. Que el público consumidor, al enfrentarse a esa característica común piense inmediatamente en el titular del grupo de marcas” (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel; “Manual Teórico-Práctico de Marcas”; Tercera Edición, Año 2009, págs. 95-96). La propia Administración en informe de fecha 20 de mayo de 2021, admite que TERMA es una familia de marcas, conocida dentro del público consumidor nacional, lo cual refuerza el contenido distintivo de la marca solicitada. En definitiva, no existen obstáculos para que el solicitado conjunto marcario “POMELADA TERMA” coexista en el registro con “POMELADA”. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el tercero debidamente noticiado del pleito (fs. 56) no compareció en instancia procesal alguna del presente litigio para defender el obrar administrativo, lo cual perjudica irremisiblemente su interés en el proceso (Cfme. Sentencias Nº 285/2012 y 611/2011, entre otras). Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y en su mérito, declárase la nulidad del nal. 2º del acto administrativo impugnado; sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado)