Sentencia Definitiva N° 715/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 31 de octubre de 2023. No. 715 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERIA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 506/2022). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por la Dra. Stella Bezón y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 10 de enero de 2 022, en cuanto dispuso: “1º.-DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la marca FUFV FEDERACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL VIRTUAL ESPORTS UVFA (mixta) , presentada bajo expediente No. 488258 a nombre de BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO de URUGUAY, para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 ” (fs. 42, en carpeta verde de 47 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el original). En necesaria síntesis, la accionante se agravió: 1º) Respecto del amparo de la oposición de oficio deducida en base al artículo 4º, numeral 1º de la Ley Nº 17.011 , porque: i) el signo solicitado incorpora una representación fantasiosa y especial de la bandera nacional, no reproduciendo dicho símbolo. Pod rá considerarse si se quiere evocativo del pabellón nacional, pero de ninguna manera una reproducción del mismo; y ii) al impedir el registro del signo solicitado se contraría el principio de igualdad, que implica que si ha han accedido al registro innumerables signos que incorporan una representación original y fantasiosa de la bandera uruguaya, no existe fundamento alguno para su rechazo. 2º) Respecto del amparo de la oposición de oficio deducida en base al artículo 5º, numeral 8º de la Ley Nº 17.011 , porque: i) el signo solicitado identifica a una asociación de individuos para conformar una liga que reúne jugadores del videojuego FIFA (fútbol) a fin de dar forma a un torneo de fútbol, pero virtual, actividad que es autorizada o consentida por la AUF; y ii) la marca solicitada no puede generar en manera alguna un engaño a los consumidores de este tipo de deporte. Todo lo contrario, es un signo asociado exclusivamente con la BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO, cuyos consumidores, selectivos sin lugar a dudas, reconocen e identifican plenamente sus productos y servicios. No existe la más remota posibilidad que estos crean que los mismos provienen o son avalados por una organización que nuclea a deportistas o clubes deportivos. En defini tiva, por estos fundamentos, solicitó el amparo de la demanda (fs. 8 a 12 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció — en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería — el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al acci onamiento en base a la siguiente fundamentación. En resumidos términos, argumentó que: i) la marca solicitada incorpora uno de los símbolos patrios cual es el pabellón nacional, lo que contraviene lo establecido por el numeral 1 del artículo 4º de la Ley Nº 17.011; ii) del mismo modo, esta remite a la existencia de una organización de deportistas y clubes, vale decir, a la existencia de un torneo y ello vulnera lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 5 º de la Ley mencionada, en tanto que encubren o simu lan la naturaleza o las características de los servicios o productos. El término federación uruguaya de fútbol virtual, inequívocamente, refiere a la idea de asociación u organización deportiva con fines competitivos. En suma, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a la Asociación Uruguaya de Fútbol, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 16 a 18). III) Por decreto No. 6587/2022 se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 20). Una vez notificado (fs. 20 vto.), no compareció a deducir defensas. IV) Por decreto No. 7388/2022 (fs. 26) se dispuso la apertura a prueba y se produjo la identificada a fs. 28 y 30 de autos. V) La parte actora y la demandada alegaron e n el plazo común de quince días (fs. 36 a 37 vto. y 34, respectivamente). VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 248/2023 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 41 a 42 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 44). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de la s exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución enc ausada se emitió el 10 de enero de 2022 (fs. 42, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 8 vto., infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 16, infolios), se notificó el 11 de enero de 2022. El 21 de enero de 2022 interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 43 a 45, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, e l 16 de agosto de 2022. La demanda se interpuso el 7 de octubre de 2022, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 13). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. La parte acto ra solicitó, con fecha 5 de octubre de 2017, el registro de la marca FUFV FEDERACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL VIRTUAL ESPORTS UVFA (mixta) para proteger productos y servicios de las clases Nos. 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 (fs. 2 y siguientes, A.A.). Realizada la publicación en el Boletín de la DNPI (fs. 12 vto., A.A.), la AUF dedujo oposición a dicho registro, en la clase internacional Nº 16, alegando confundibilidad e invocando la notoriedad de su marca (fs. 6 a 12, A.A.) Conferida vista a la solicitante (fs. 13 vto., A.A.), la evacuó expresando básicamente que la marca cuestionada no afecta el prestigio o reputación de la marca AUF del opositor, la cual es ampliamente conocida y difundida nacional e internac ionalmente y que se trata de un signo plenamente reg istrable, de acuerdo con una correcta interpretación de la normativa marcaria (fs. 19 a 22, A.A.). Con fecha 26 de julio de 2021 (fs. 33 vto., A.A.), se dedujo oposición de oficio, en virtud del artículo 4º, numeral 1º de la Ley Nº 17.011 y el 14 de octu bre de 2021 también se formuló oposición de oficio en base al artículo 5º, numeral 8º de la mencionada norma (fs. 34 vto., A.A.). Se confirió vista a la solicitante (fs. 34 vto., A.A.) y ésta la evacuó esgrimiendo argumentos de análogo tenor a los plante ados en la demanda de autos (fs. 35 a 38, A.A.). El 30 de diciembre de 2021 se expidió Asuntos Jurídicos (fs. 39 a 41, A.A.) y aconsejó desestimar la oposición particular y mantener las oposiciones de oficio desestimando el registro impetrado. Finalmente, el 10 de enero de 2022 recayó el acto que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 42, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes , habrá de disponer la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. El objeto del pr oceso se encuentra delimitado al análisis de la legitimidad de la desestimatoria del registro marcario FUFV FEDERACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL VIRTUAL ESPORTS UVFA (mixta), a nombre de BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO de URUGUAY, para dist inguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42. El fundamento de la accionada para deducir oposición de oficio fue, en primer término, la inclusió n de un elemento gráfico específico, esto es, el pabellón nacional (fs. 33 vto., A.A.) y; luego la oposición se fundó en que las características del signo pueden inducir en error al público consumidor (fs. 34 vto., A.A.). En lo que respecta al primer argumento, el artículo 4º de la Ley Nº 17.011 preceptúa que no serán considerados como marcas , y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “1º) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o di stintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley (…)” (la negrilla no pertenece al texto original). Al referirse al punto, Gutiérrez Car rau explica: “se trata de símbolos consagrados por la Ley para el uso del Estado, siendo patrimonio común de todos los nacionales uruguayos y no podría admitirse su registro como marca, sea como distintiv o principal o como accesorio acompañado a otro elemento. Pero puede plantearse alguna duda respecto de algún conjunto marcario emblemático o mixto, que incorpore alguna deformación de fantasía de la bandera o el escudo. Por ejemplo, una insignia característica que incorpore en forma secundaria y no princi pal un banderín con cuatro franjas celestes, o un emblema que reproduzca algunos aspectos del escudo nacional . Entendemos que habrá que examinar los casos concretos determinando si existe empleo indebido o no del escudo y bandera nacionales ”. (Cf. Juan M anuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico-Práctico de Marcas” , 3ª Edición, UM, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 48) (la negrilla no está en el original). De acuerdo con la solicitud emergente de los antecedentes (fs. 2, A.A.), la marca mixta cuyo r egistro se impetra está constituida por un escudo con la denominación FUFV FEDERACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL VIRTUAL ESPORTS UVFA en el que se inserta el pabellón nacional. Este símbolo patrio constituye el e lemento central del signo y claramente no resulta ad misible alegar un supuesto evocativo o de deformación de fantasía del mismo. En tal sentido, se comparte el informe de Asuntos Jurídicos de la DNPI, en cuanto entendió que el signo mixto solicitado no poseía el suficiente grado de deformación de fantasí a para acceder al registro, consignando que “(…) La marca de autos contiene un elemento figurativo que posee claramente los rasgos más característicos del pabellón nacional; se observa claramente un sol e n la esquina superior izquierda y las cuatro franjas azules sobre un fondo blanco. Por otra parte los ejemplos citados por la solicitante tienen un mayor grado de fantasía en sus diseños, por ejemplo, el sol es sustituido por un círculo, tienen un menor número de franjas o la disposición de conjunto es d iferente; por tanto dichos signos pueden considerarse meramente evocativos del pabellón nacional y por tanto registrables”. (fs. 40 a 40 vto., A.A.). En atención a lo expuesto, no se comparten los agra vios invocados por la actora en su demanda y se cons idera que la DNPI ajustó su obrar a derecho al desestimar el registro cuestionado. Por otro lado, en lo que respecta al segundo eje normativo de la decisión, debe relevarse que el artículo 5 de la misma norma legal establece que: “A los efectos de la pr esente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: (…) “8°) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios” (la negrilla no está en el original). Sobre dicho numeral, BUGALLO señala que: “ Hace referencia a una dimensión de posible competencia desleal, bajo cuyos principios se habrá de analizar la casuística que corresponda. Mientras que el numeral 4° del art. 4° procura impedir confusión, este numeral 8° del art. 5° se dirige a impedir que se simule un origen geográfico que no es verdadero o q ue se esté encubriendo u ocultando el origen real del producto o servicio . Ello puede tener lugar , por ejemplo, cuando se pretende incluir gentilicios en los signos cuyo registro marcario se solicita que no se corresponden directamente con la realidad” (Cf. Beatriz Bugallo Montaño, “Propiedad Intelectual”, tomo I, 2da. edición, FCU, Montevideo, 2022. p 175) (el subrayado no está en el original). A partir de lo anterior, cabe compartir lo expuesto en el informe de Asuntos Jurídicos, en cuanto expresó que: “el signo de autos puede inducir a los consumi dores a considerar que los productos y servicios que identifica provienen o son avalados por una organización que nuclea a deportistas o clubes deportivos, cuando en realidad el solicitante, BANCA DE CUBIERTA COLECTIVA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO, es una agrupación de agentes habilitados en calidad de comisi onistas privados para recibir apuestas” (fs. 40 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Así las cosas, el Tribunal entiende también en esta hipótesis el obrar de la Administración Marcaria no merece reproches, no siendo de recibo los agravios formulados por la pretensora. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción a nulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).