Sentencia Definitiva N° 702/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 10 de octubre de 2023. No. 702 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SASSON, FLORENCIA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 640/2020). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin numerar, de 7 de diciembre de 2018, mediante la cual se desestimó el pedido de anulación del registro de la marca “V VALENTINO”, para distinguir productos de la clase internacional 18 (paraguas) a favor de VALENTINO S.P.A. de Italia, (fs. 143 vto. de los antecedentes). En necesario resumen de su pretensión indicó que la acción de anulación contra el registro de la marca "V VALENTINO", inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a favor de Valentino S.P.A. para productos de la clase Nº 18, se basó en que la empresa actora (por sucesión de Premium Plaza Inc.), es titular de la marca y nombre “VALENTINO” en el Uruguay, una marca que está registrada y en uso notorio desde hace más de cuarenta años. Tales derechos fueron originalmente de la casa “El Mago”, luego adquiridos por Faramil S.A. y desarrollados en todos estos años, actualmente cedidos a la actora por vía de transferencia de derechos registrales, debidamente inscripta. La marca cuya titularidad ostenta, desde su origen, ha sido utilizada en vestimenta, calzado, accesorios, bolsos, así como también en marroquinería, productos para el hogar, textiles, artefactos metálicos. La marca, y nombre, VALENTINO abarca, además, la venta de productos de cuidado y adorno personal, cosméticos y perfumería. Por su parte, la marca impugnada representa a una marca extranjera que no tiene, ni ha tenido, presencia en nuestro país. En tal sentido, agregó que en la década de los 90 la empresa italiana, o su antecesora, intentaron registrar el signo en Uruguay, incluso anular el signo VALENTINO ya registrado, sin éxito alguno. Las solicitudes fueron denegadas, en atención a la existencia de la marca VALENTINO en uso y registro por Faramil S.A. o sus antecesoras en título (EL MAGO S.A. Y POLO RL Ltda.) en Uruguay, de manera anterior y preexistente a los derechos que presentan de base en Italia. Además, VALENTINO es un nombre propio, bastante común en Uruguay y en Italia. El hecho de que un diseñador haya tenido ese nombre de pila no obsta a que otros empresarios, en otros países, hayan también creado sus negocios en base a ese nombre, con anterioridad o en la misma época. A partir del encuadre precedente, se agravia por considerar que el acto administrativo que rechazó la anulación de la marca no está motivado. En efecto, no se analizó cuál es la marca con mejor derecho, en tanto sólo se remitió a lo dictaminado por la Asesoría Letrada, que adolece de varias deficiencias. Respecto de tales deficiencias señaló que la Asesoría Letrada se basó en presupuestos erróneos para llegar a la conclusión de que la marca Valentino SPA tenía derecho a registrar “VALENTINO V” en Uruguay en el año 2001. Así, el referido dictamen no tomó en cuenta que, al comparar fechas de registro (los de Uruguay) contra las fechas de la solicitada (las de Italia), tienen una diferencia de 24 meses. Es decir, que concluyó erróneamente que la italiana "anticipó" a la uruguaya por 24 meses. Si la marca uruguaya se concedió en junio de 1981, seguramente fue solicitada unos dos años antes. La propia Dirección de la Propiedad Industrial sabe bien que cualquier trámite de registro lleva aproximadamente de dos a cuatro años. Las fechas son, pues, anteriores o a lo sumo paralelas en el tiempo. Por otra parte, destacó que se compararon marcas de distinta clase. Las marcas italianas son en la clase 18 (artículos de cuero) y las de Uruguay son en la clase 25. (vestimenta y calzado), lo que según la legislación de entonces, y la de ahora, le permiten a su titular impugnar marcas iguales en productos concurrentes (los artículos de la clase 18 son concurrentes con los de la clase 25). La circunstancia que viene de describirse no fue tomada en cuenta por la asesoría jurídica, más que a la inversa, es decir, para favorecer a la empresa extranjera. A todo lo anterior, añade que se existió un análisis parcial de la prueba del expediente. Finalmente, indicó que su marca tiene amplia notoriedad local, ya que VALENTINO es un nombre comercial que identifica a una tienda de artículos de moda y, como tal, posee todos los derechos de propiedad industrial adquiridos por el uso desde 1980. El uso continuo durante 40 años ha mantenido en plena vigencia los derechos de propiedad industrial relativos al nombre comercial, indiscutido derecho que es causa de nulidad de marcas iguales en la misma actividad. En su mérito, solicitó la anulación de la resolución impugnada. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 19), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En ajustada síntesis de su defensa, c controvirtió las afirmaciones de la parte actora, en cuanto a que se trata de una marca extranjera, no conocida en nuestro país, porque la marca "VALENTINO", trasciende las fronteras. El modisto, diseñador y empresario italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani, es un ícono de la moda. Respecto a la fundamentación de que VALENTINO es una marca notoria en Uruguay, consideró que más allá de que la parte actora pudiera probar esa afirmación, no parece razonable que el diseñador y empresario italiano “Valentino”, pretendiera renovar su marca para competir de mala fe, deshonestamente, o que pretenda apropiarse indebidamente de la marca de Florencia Sasson. Así, destacó que el signo distintivo que la parte actora pretende anular posee derechos adquiridos al ser la renovación del acta N° 328.632, mientras que la accionante posee una mera expectativa. Por otra parte, la marca prioritaria pertenece a un modisto famoso. No se trata de cualquier persona con el nombre VALENTINO, sino del notorio diseñador italiano. Desde tales perspectivas negó que la motivación del acto resulte deficiente, ya que la resolución se fundamentó adecuadamente en una determinada plataforma fáctica y en la normativa vigente en la materia. El hecho de que la parte actora no comparta los motivos no puede ser razón para alegar ausencia de estos. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la Administración de VALENTINO S.P.A (titular de la marca cuyo registro se pretende anular). III) Debidamente citado VALENTINO S.P.A (fs. 30), compareció y dedujo tercería coadyuvante con la parte demandada, la que fue admitida por decreto Nº 4.736/2021 de 6 de setiembre de 2021 (fs. 51) IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 5.592/2021 de 4 de octubre de 2021, fs. 53), fue diligenciada la prueba propuesta y las partes formularon los alegatos por su orden. V) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 577/2022 de 5 de setiembre de 2022 (fs. 92 a 94) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En primer término, la accionante destacó la deficiente motivación del acto en tanto remitió, como fundamento, a lo informado por la Asesoría Jurídica (fs. 135 vto. a 137 de los antecedentes). En particular fueron cuestionados diversos aspectos del informe, tales como la consideración de fechas erróneas, la comparación de marcas de diversas clases y con diseños distintos, no consideración, ni análisis, de hechos en retrospectiva, y valoración parcial de la prueba. Pues bien, los cuestionamientos realizados refieren a valoraciones subjetivas, es decir, diferencias de criterio, lo que no deriva en la ilegitimidad de lo resuelto. Así, la ponderación de los medios de prueba, la consideración de fechas y demás, no aparece desgajada de las resultancias de los antecedentes administrativos. En la emergencia, los fundamentos de la resolución que se procesa surgen palmariamente de los antecedentes administrativos que sirvieron de razón suficiente para su dictado, por lo cual, no se advierte defecto alguno en ese sentido que pueda inficionar de nulidad al acto encausado. IV) Con relación a la coexistencia de las marcas en disputa, no puede perderse de vista la similitud de los signos en pugna dados por “V VALENTINO” (cuestionada) y “VALENTINO” propiedad de la actora. Desde el estatuto de los signos marcarios, el otorgamiento y armonización de los registros de marcas supone la existencia de claras diferencias entre signos (art. 6º de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998). No obstante, importa señalar que la distintividad no emerge de la comparación a secas de los signos, sino que de lo que el signo evoca o representa. Así, no puede dejar de observarse que la marca “V VALENTINO”, propiedad de la tercerista, fundada en 1959, posee un estatus y reconocido prestigio a nivel internacional. Se trata de una marca de alta reputación y de renombre mundial. De tal modo, cabe atribuir a la marca “V VALENTINO”, el carácter de “marca notoria”. Desde la doctrina BUGALLO ha sostenido que “ Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada). La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del principio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria. El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos: a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas; b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior; (…) El derecho uruguayo vigente, siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado. En primer lugar, y como nota más destacada, no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al territorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional. En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica. La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión. En tercer lugar, el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida. La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). Normativamente, la primera línea de análisis deberá realizarse desde el núm. 5° Art. 6° de nuestra Ley de Marcas, Nº 17.011, el cual establece que no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: “ 6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. A su tiempo, en el numeral 7° de la misma disposición, se prohíbe el registro como marca de “Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal” Las disposiciones transcriptas corren en la misma línea que lo estatuido por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Concretamente, el referido convenio —aprobado por el Decreto ley Nº 14.910 de 19 de julio de 1979— dispone: “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. Por lo tanto, el carácter de notorio de la marca cuya anulación pretendía la actora la inserta dentro de un régimen tuitivo especial, respecto del cual se ha indicado que protege un triple interés, desde que “interesa a los dueños de las marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, del deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie también a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas” (así: Horacio RANGEL ORTIZ - “Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión Nº 344, NAFTA y TRIPS” en Revista de la Propiedad Industrial, Nº 4, Montevideo, 1996, p. 42). Así, fue legítima la denegatoria a la anulación pretendida en vía administrativa, en consideración al estatuto y protección que ostenta la marca notoria “V VALENTINO”. Por último, no puede soslayarse que la marca resistida ya se encontraba registrada y fue objeto de varias renovaciones que no fueron objetadas por la ahora reclamante (vide fs. 70 a 70 vto.), lo que resulta coadyuvante e indicativo de la pacífica convivencia en los registros de marcas. V) En definitiva, la actuación de la accionada resulta plenamente legítima, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada y la consecuente confirmación del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).