Sentencia Definitiva N° 701/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 10 de octubre de 2023. No. 701 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “GIROS MORE URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 461/2020). RESULTANDO : I) La parte actora promovió demanda anulatoria (fs. 8- 30), en contra de la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 6 de setiembre de 2019, por la cual se concede el registro de la marca MORE ALTIUS (mixta) solicitada bajo expediente No. 487972 a favor de MAURICIO LEVITIN KIRCHHEIMER de URUGUAY, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 36 (Servicios y negocios inmobiliarios de todo tipo y naturaleza) y 37 (fs. 17 AA). En apretada síntesis, como fundamento de su pretensión, indicó que, en diciembre de 2018, presentó un escrito de “Llamado de Atención”, alertando al Examinador de la Dirección Nacional acerca de la ilegalidad de la solicitud. Este escrito no fue siquiera tomado en cuenta ni se indican las razones o motivos por los cuales no se hizo. Ello constituye violación a los principios del debido procedimiento y motivación. En cuanto al fondo, afirmó que su representada GIROS MORE URUGUAY S.A. utiliza y es propietaria desde hace más de 15 años del signo distintivo “MORE Money Transfers” (mixta) conformado por el término “MORE” como término dominante y central del conjunto, con un diseño y grafía especial. Dicho signo es hoy una marca y nombre comercial notoriamente conocido por los consumidores de los servicios de la clase int. 36. El signo concedido colide y genera confusión con su marca y nombre comercial notorio “MORE Money Transfers” pre-registrado, que fue concedido por la Dirección Nacional con exclusividad sobre el término “MORE”, para cubrir la totalidad de los servicios de la clase int. 36. Además, la marca en cuestión se encuentra registrada en Paraguay, Colombia, El Salvador, Bolivia, Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Perú, Guyana y Belice. Relató que el Sr. LEVITIN KIRCHHEIMER pretendía adoptar como marca el signo “MORE”, con una grafía o tipo de letra idéntico al que presenta la marca y nombre comercial de la actora; además, pretendía adoptar el signo “MORE” con dicha grafía para todas sus marcas que incluyeran el término “MORE”. Agregó que aún cuando se solicitó para registro el signo “MORE” con el aditamento “ALTIUS”, en el mercado se continuó utilizando el signo “MORE” sin dicho aditamento. Insistió que el elemento central y dominante del Signo del Sr. LEVITIN KIRCHHEIMER es el término “MORE” con la especial grafía o tipo de letra adoptado, idéntico al de la actora. Remató que indudablemente existe confundibilidad directa, gramática, fonética y conceptual entre ambos signos marcarios en la clase internacional 36. Asimismo, en la clase internacional 37, se da una hipótesis de confundibilidad indirecta entre productos con estrecha vinculación. Concluyó que la marca concedida violenta las disposiciones consagradas en los artículos 6º y 5º numeral 6º de la Ley No. 17.011 y artículos 6 bis y 8 del Convenio de Paris y el Acuerdo ADPIC y el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur (Ley No. 17.052). Citó, en apoyo de su pretensión, Jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, resoluciones que consideran que la marca “MORE ALTIUS” es confundible con “MORE Money Transfers”. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda incoada. II) Conferido traslado de la demanda (fs. 32), lo evacuó la representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 37-40, defendiendo la legitimidad del acto en causa. Afirmó que el registro concedido cumple con la nota de distintividad exigida por el art. 6º de la Ley Marcaria y las semejanzas que alega la actora se fundan en una descomposición del signo, lo cual resulta inadmisible. Sostuvo que se otorgaron a la actora todas las garantías emanadas del debido proceso y resaltó que la falta de respuesta expresa al invocado “llamado de atención”, carece de trascendencia, no existiendo obligación de la DNPI de pronunciarse. Destacó que la resolución impugnada da cuenta del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios por parte del solicitante, a la vez que consigna la inexistencia de antecedentes que obsten a la concesión del registro. El antecedente invocado por la actora en Colombia resulta ser un dato intrascendente en tanto la protección marcaria carece de efectos extraterritoriales. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado, a la vez que peticionó se confiera traslado de la demanda a Mauricio LEVITIN NIRCHHEIMER de URUGUAY, en los términos previstos por el artículo 55 del Decreto Ley Nº 15.524. III) Mauricio LEVITIN KIRCHHEIMER compareció a fs. 49-54 a deducir tercería coadyuvante. Historió que solicitó el registro de la marca “MORE ALTIUS” para proteger determinados servicios de la clase internacional 36 (Servicios y negocios inmobiliarios de todo tipo y naturaleza) y los servicios de la clase internacional 37. Afirmó que conforme con la normativa marcaria y las reglas o criterios generales utilizados para evaluar la confusión marcaria, se desprende que entre las marcas en pugna no existe confundibilidad. Las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no descomponiendo sus elementos. Si bien comparten un vocablo común, las diferencias son más importantes que las semejanzas. El agregado de la palabra “ALTIUS” determinando claramente el origen empresarial del signo (Altius Group) dota de distintividad el registro concedido. Por otro lado, mientras MORE ALTIUIS refiere inequívocamente a desarrollos inmobiliarios, MORE MONEY TRANSFERS alude en forma palmaria a transferencias de dinero, que es el giro exclusivo de la accionante. Agregó que la traducción al español de la expresión MORE ALTIUS puede entenderse como AÚN MÁS ALTO y MORE MONEY TRANSFER, como MÁS TRANSFERENCIA DE DINERO. Desde el punto de vista gráfico, los colores son diversos. Adicionó que coexisten con la marca MORE MONEY TRANSFER otras marcas que contienen el término “MORE” en la clase 36 (MAKING MORE POSSIBLE, MORE THAN FIGURES, MORE PEOPLE GO WITH VISA, MORE PEOPLE AROUND THE WORLD GO WITH VISA, ACTIVELY MANAGED INVESTMENTES FOR A MORE ACTIVE RETIREMENT). Expuso que la notoriedad de la marca de la accionante invocada no es tal y si lo fuera, es de aplicación la acepción restringida de la notoriedad, esto es, notoria solamente en el ramo al que se dedica, esto es, para la transferencia de dinero, pero en ningún caso alcanza el resto de los servicios. En relación con los reproches formales, sostuvo que resultan de rechazo. Manifestó que el llamado de atención que fuera presentado no fue más que una oposición presentada fuera de plazo. En definitiva, solicitó se desestime la demanda incoada. IV) El 12 de agosto de 2021 se presentaron los herederos del tercerista Mauricio LEVITIN, subrogando a este último en su posición de tercerista, a cuyos efectos adjuntaron certificación notarial (fs. 70-71); y por decreto Nº 4389/2021 (fs. 75) se tuvo por admitida la sucesión de parte del tercero coadyuvante, por sus menores hijos Shela, Alexia y Raphael Levitin Safra (art. 35 CGP). V) Por interlocutoria Nº 510, de 28 de octubre de 2021, el Tribunal no hizo lugar a la oposición deducida por la parte actora respecto de la tercería coadyuvante con el Estado (fs. 80-81). VI) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 37/2022 (fs. 85) y se diligenció la ofrecida por las partes. VII) Ordenado por el Tribunal alegar las partes en el plazo común de 15 días (fs. 110), lo hizo la demandada a fs. 112; la actora a fs. 116-134 y a fs. 144-149, ALTIUS URUGUAY HOLDING LLC, en calidad de cesionaria del registro de la marca “MORE ALTIUS”. VIII) Por dictamen Nº 39/2023, de 6 de febrero de 2023, la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo aconsejó acceder a la anulación impetrada (fs. 167-168). IX) Por decreto Nº 316/2023 (fs. 170), se citó a las partes para sentencia, la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y, apartándose de lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el reclamo anulatorio, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En primer lugar, la actora relata que presentó un “Escrito de Llamado de Atención” por el cual alertaba al Examinador de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual acerca de la ilegalidad de la solicitud del registro de marras, el que no fue siquiera considerado. Ello, a su juicio, constituye violación a los principios del debido procedimiento y motivación. El Tribunal no comparte dicho temperamento. De acuerdo con lo dispuesto por el a rt. 23, inciso 2º de la Ley Nº de Marcas Nº 17.011: “La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley”. En la emergencia, la oposición a cargo de la actora fue formulada en forma tardía, con lo cual, resultó ajustado a Derecho que la Administración no tomara en cuenta el escrito presentado extemporáneamente. Sin perjuicio del desarrollo precedente, al analizar el agravio desde la égida del principio de trascendencia, se debe concluir que éste resulta ininfluyente para provocar la invalidez de la volición impugnada. IV) En segundo lugar, la parte actora plantea que su marca pre-registrada es confundible, de modo directo, gráfica, gramática, fonética y conceptualmente en la clase 36; e indirecto, en la clase 37. Tampoco el Tribunal comparte tal postura. El art. 6º de la Ley Marcaria, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o en trámite de registro. Como expresa BUGALLO “Las marcas que se quieran registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° LM, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma:” evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” De modo que, la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre marcas y signos en trámite de registro marcario en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: frente a marcas de los mismos productos o servicios; o frente a marcas de productos o servicios concurrentes.” … …” En pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguiente forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios.” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual. FCU, 2006. Págs. 73 y 74). Ha expresado la Sede, en innumerables ocasiones, que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva ” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “prerreflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (sentencias N° 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011 y 687/2017, entre muchas otras). Así, la indivisibilidad es la técnica adecuada para el análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. IV) Un análisis comparativo entre las marcas en pugna, a la luz de los desarrollos precedentes, permite extraer que se dan en el caso las claras diferencias exigidas por el art. 6º de la Ley No. 17.011 que habilita su coexistencia pacífica en el mercado. IV.1.) En el caso, se trata de signos de naturaleza mixta: “MORE MONEY TRANSFER” pre registrada para la totalidad de los servicios de la Clase Internacional No. 36 y “MORE ALTIUS”, concedida, limitada en la Clase 36 a Servicios y negocios inmobiliarios de todo tipo y naturaleza y la totalidad de la Clase internacional No. 37. La mera coincidencia del término “MORE” —de uso común y descriptivo—, carece de fuerza suficiente para provocar una confusión en el consumidor, en virtud de tratarse de marcas que inequívocamente se asocian con su respectivo origen empresarial. En tal sentido, conforme señala RIPPE, el hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas…” (Cf. RIPPE, Siegbert: “La propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 319). Así, se coincide con el tercerista en que: “ El agregado de la palabra "ALTIUS", determinando claramente el origen empresarial del signo, de ningún modo puede dejarse de lado o ser ignorado como ha pretendido hacerlo la accionante. Es innegable la notoriedad de Altius Group, y su dedicación a los desarrollos inmobiliarios en nuestro país (…). Cualquier consumidor que visualiza MORE ALTIUS, se da cuenta que es tan solo uno de los segmentos de Altius Group, reconocidos a nivel público, (…). Ningún consumidor al visualizar la marca MORE ALTIUS va a pensar en servicios de transferencia de dinero, sino únicamente en algo que tenga que ver con desarrollos inmobiliarios, pues ya sabe que, precisamente, es a ello que se dedica Altius Group, Habida cuenta de ello, es imposible que de modo alguno se produzca fisura alguna en el poder distintivo de la marca de la accionante, pues pueden convivir por carriles netamente separados. (fs. 51). De igual modo, se comparte con el tercerista que, realizando la traducción al español, no puede sortearse que “MORE” (inglés) significa “MAS” ALTIUS (latín)”, por ende, el significado de la expresión “ MORE ALTIUS” podría entenderse como "AUN MÁS ALTO". En tanto, en el caso de la marca de la accionante describe la idea de transferencia de dinero “MÁS TRANSFERENCIA DE DINERO”. Es decir que, desde el punto de vista conceptual, no existe riesgo confusorio. Desde el punto de vista fonético, el impacto sonoro entre ambas marcas es muy distinto en cada caso; y, desde la perspectiva gráfica, también existen notorias disimilitudes. El signo concedido consiste en un rectángulo de fondo oscuro en el cual se encuentra la palabra MORE con una grafía determinada, gruesa y en minúscula y junto a dicha expresión la imagen de un triángulo en el extremo superior derecho; y en el extremo inferior el término altius, con otro tipo de letra (fs. 1 AA en 33 fs.). Por su parte, el signo pre registrado contiene la palabra MORE en letras naranjas sobre un fondo blanco y dos paréntesis puestos a su lado y en letra más pequeña, también de color naranja, y debajo, los términos money transfer (fs. 17 infolios). IV.2) A todo lo anterior, se añade que la hipótesis de confusión también debe descartarse en atención al consumidor presunto, el que no debe estimarse masivo y desatento, sino, por el contrario, más exigente y minucioso, en el examen de lo que adquiere. Así, no pude desconocerse que las marcas cuya titularidad ostenta la actora, al igual que la impugnada, están dirigidas a un público eminentemente selectivo, atento, quienes, por tal motivo, tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos. De tal modo, es dable considerar que, los servicios y/o productos, de una y otra marca, están dirigidos a un consumidor específicamente definido, con aptitud para percibir las diferencias, quienes, por tal motivo, es esperable que efectúen un mayor examen de las marcas, menguando, por tanto, la probabilidad de confusión y/o asociación. IV.3) Tampoco resulta de recibo el argumento fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. En tal sentido, la referencia efectuada por la promotora sobre la negativa del registro de la marca cuestionada en el extranjero por considerar que existía riesgo de confusión no puede, de modo alguno, obturar la aplicación de la norma nacional. En definitiva, apreciadas las marcas en pugna, conforme las pautas que vienen de explicitarse, se concluye que existen entre ellas suficientes diferencias que habilitan su coexistencia pacífica en el mercado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República y, apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).