Sentencia Definitiva N° 700/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 10 de octubre de 2023. No. 700 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados, “JEMIE B.V con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERIA. Acción de nulidad” (Ficha No. 472/2021). RESULTANDO : I) A fs. 2, compareció el representante de la empresa JEMIE B.V., promoviendo acción de nulidad contra la Resolución de fecha 23 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Resolución por la que se le denegó a la actora el registro de la marca CANNATONIC! (mixta), Acta Nº 479.315, para proteger productos de la Clase Internacional 31. Expuso que, con fecha 29 de noviembre de 2016, su mandante solicitó el registro de la marca CANNATONIC! (mix ta), bajo Acta Nº 479.315, para proteger “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta” de la Clase Internacional 31”. Señaló que, basándose en los fundamentos expresados en el informe emitido por la Asesoría pertinente, la DNPI dedujo oposición de oficio contra la solicitud de registro efectuada, fundándose en lo previsto por l os numerales 9,10 y 11 del art.4º de la Ley Nº 17.011 y alegando, además, que “CANNATONIC!” pertenece a la empresa española Resin Seeds. Evacuó la vista respectiva, culminando el procedimiento administrativo con el dictado de Resolución de fecha 23 de seti embre de 2020, por parte de la DNPI, denegando el registro de la marca de autos. Expuso que la marca desestimada en modo alguno puede considerarse genérica o descriptiva. Muy por el contrario, el signo en cuestión posee suficiente novedad, distintivida d y especialidad como para ser registrado como marca y no encuadra en ninguna de las nulidades previstas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley No. 17.011. Indicó que el signo en cuestión no es un término técnico, comercial o vulgar, ni que se emplee para expresar cualidades o atributos de los productos de la clase 31 que la marca quiere proteger, ni mucho menos que haya pasado al uso general. Señaló que basta realizar una rápida búsqueda en el diccionario de la Real Academia Española así com o los principales diccionarios de idioma inglés, para concluir que la palabra “cannatonic” no existe. Afirmó que “CANNATONIC!” no es una denominación genérica ni tampoco puede considerarse descriptiva, en la medida que no designa una característica necesaria de los artículos en cuestión. La Administración mencionó uno de los productos que distinguiría la marca en cuestión, concretamente, semillas, para afirmar que la característica específica de esta semilla, es la de contar con “altos niveles de CBD” o “cannabidiol”, por lo cual resultaría descriptivo del producto el término “cannabidiol” o “CBD”, pero no “CANNATONIC!”, que es la marca de dicha semilla, cuya car acterística es tener altos niveles de cannabidiol. Agregó además que la objeción de oficio debió deducirse únicamente contra el producto objetado –semillas- permitiéndose el registro para el resto de los artículos listados en el formulario de solicitud. Concluyó que la marca solicitada cumple con las condiciones de novedad y distintividad exigidas por los artículos 1 y 6 de la Ley de Marcas. En otro orden, manifestó que la marca desestimada ha sido objeto de numerosos registros en distintos países a favor de su mandante y que, como propietaria de dicho signo, suscribió un contrato de licencia de uso de marca en favor de la compañía Resin Seeds, el que se en cuentra vigente y le permite el uso del citado signo distintivo. En definitiva, solicitó la nulidad de la resolución impugnada. II) Por Decreto Nº 7645/2021, se tuvo por iniciada la acción de nulidad y se confirió traslado de la demanda, emplazándose al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a contestar la demanda, con carga de remitir los antecedentes administrativos referidos en los artículos 63 y 64 del Decreto -Ley Nº 15.524, debidamente foliados, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 65 del mismo (fs. 17 infolios). III) A fs. 19, con fecha 16 de febrero de 2022, compareció W. Sebastián LOPEZ, en representación del MIEM a contestar la demanda. En lo medular, señaló que la División Examen de Signos Distintivos de la DNPI, al examinar la solicitud de registro, concluyó que correspondía realizar una oposición de oficio de acuerdo con el art. 21 de la Ley No. 17.011, al no cumplir el registro marcario solicitado con lo previsto por los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la referida Ley. Al respecto, transcribió el informe de la examinadora, donde se desarrollan las razones por las cuales el pretendido registro se encuentra incluido en las causales de nulidad me ncionadas: “Cannatonic es una raza híbrida única creada específicamente por el banco de semillas español Resin Seeds, que destacó por ser las primeras variedades creadas que presentaba altos niveles de CBD, una de las variedades más premiadas del mundo por sus increíbles usos medicinales; de acuerdo al artículo 4, numerales 9 es descriptivo respecto de los productos de la clase 31 solicitada; 10 indica su naturaleza, género o especie, es una denominación genérica que corresponde a un vocabulario general tan to para los consumidores como para los empresarios y 11 carece de fantasía, no tiene novedad, así como la forma en cómo se usa el signo, su representación gráfica, no le da distintividad suficiente, característica esta fundamental que debe reunir todo sign o para que sea susceptible de registro como marca ni especialidad del referido art. 4 de la ley No. 17.011 de 25/9/998”. Lo que entiende determina que su actuación sea ajustada a Derecho. Añadió que la vinculación de la actora con Resin Seeds no ha sido acreditada en ninguna de las oportunidades que en el procedimiento administrativo se le permitió, siendo que es un imperativo de su propio interés, además señaló que la documentación en inglés acompañada, sin su correspondiente traducción, no aporta prueb a alguna del vínculo contractual. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Decreto Nº 750/2022, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso la apertura a prueba por 10 días (arts. 10 y 13 de la Ley Nº 20.010), agregándose antecedentes administrativos en 36 fojas, con citación (fs. 23 infolios). V) Por Decreto Nº 5818/2022, se ordenó que aleguen las partes en el plazo común de 15 días (art. 11 y 13 Ley Nº 20.010) [fs. 67]. Las partes presentaron sus alegatos (demandada fs. 69 y actora fs. 71-75). VI) Por Decreto Nº 6529/2022, s e tuvieron por presentados los alegatos de ambas partes y se dispuso el pase de los autos en vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo a fin de que se sirva dict aminar sobre el fondo del asunto (fs. 77); quien se pronunció mediante Dictamen Nº 75/2023, sugiriendo confirmar el acto en proceso (fs. 78). VII) Por Decreto Nº 536/2023, se dispusieron los autos para sentencia, citadas las partes (fs. 80). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relev ar el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la demanda anulatoria. En autos, comparece JEMIE B.V., a través de su representante, promoviendo acción de nulidad contra la Resolución dictada por la DNPI con fecha 23 de setiembre de 2020, por la que se denegó el registro de la marca CANNATONIC! (mixta), Act a Nº 479.315, a favor de JEMIE B.V. de Países Bajos para proteger ciertos productos de la clase internacional 31 (fs.12 vto. A.A.) Resolución que les fue notificada personalmente con fecha 24 de setiembre de 2020 (fs.13 vto. A.A.). JEMIE B.V., a través de su representante, interpuso los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio contra la Resolución mencionada, el día 5 de octubre de 2020 (fs. 16-17 A.A.). Los recursos administrativos fueron desestimados por Resolución de la DNPI de fecha 14 de abril de 2021 (fs.18 A.A.) y Resolución del MIEM de fecha 16 de agosto de 2021 (fs.32-33 A.A.), esta última le fue notificada a JEMIE B.V. con fecha 24 de agosto de 2021 (según afirmaciones de la actora no controvertidas por la demandada). La acción de nulidad se presentó en tiempo hábil el día 25 de octubre de 2021 (cfme. nota de cargo de fs.8 infolios). II) El Tribunal, por unanimidad, considera que corresponde anular la Resolución objeto del siguiente proceso en base a los fundamentos que se pasan a exponer. Emerge de los antecedentes administ rativos agregados que la parte actora compareció ante la DNPI y solicitó el registro de la marca CANNATONIC! (mixta) para los productos comprendidos en la clase internacional 31, que comprend e: “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta” (fs. 1 vto. A.A.). La DNPI, por informe de fecha 25 de febrero de 2019, consideró que la marca en cuestión está comprendida en las nulidades absolutas previstas por los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley Nº 17.011. Por lo cual, aconsejó deducir oposición de oficio al regi stro marcario en aplicación del art. 21 de la ley mencionada (fs.5 vto. A.A.). Así fue que la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, dedujo oposición de oficio al registro solicitado (fs. 6 A.A.). Tramitada la oposición, se dictó la Resolución objeto de la siguiente acción. En el caso, se discute si la marca “CANNATONIC!”, cuyo registro se solicita, encuadra dentro de las causales de nulidad invocadas por la DNPI (numerales 9,10 y 11 del art. 4º de la Ley Nº 17.011), en las que se fundó el rechazo del registro. El marco normativo en el cual la DNPI funda su oposición , dispone: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:(...) 9º) Las denominacion es técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. El Tribunal, considera que la marca m ixta “CANNATONIC!”, no vulnera lo dispuesto por los numerales 9) y 10) del art. 4º de la Ley 17.011, en efecto, no expresa las características o naturaleza del producto que identifica. En este s entido, se coincide con la parte actora respecto a que el género al que refiere el dictamen de la DNPI es “semillas” y la característica específica de esta semilla, no obstante ser “una raza híbrida única”, es la de contar con altos niveles de CBB o Cannabidiol, términos estos últimos que sí resultarían descriptivos del producto “semillas”, lo que no ocurre con el término “CANNATONIC”. No se advierte que constituya una denominación genérica de los productos comprendidos en la clase internacional 31, la que comprende también a otros productos además de las “semillas ”, por lo que, la oposición de oficio, debió en todo caso limitarse únicamente a este último producto. Asimismo, tampoco se advierte que se trate de una locución que haya pasado al uso general y que vulnere lo dispuesto por el numeral 11) del art. 4º de la Ley Nº 17.011. Al respecto, resul ta aplicable lo que el Tribunal , citando doctrina, sostuvo en Sentencia Nº 688/2014: “La generalidad del uso debe ser tal que evada determinados medios o círculos. Debe tratarse del uso general en toda la sociedad”; y, e n cuanto a la restante prohibición: “Para nuestra ley actual los signos de fa ntasía son los que presentan características de novedad, especialidad y distintividad. La fantasía hace referencia a la originalidad del signo ya sea por su inexistencia anterior o proteger. En esto consiste el registro de fantasía como creatividad, que debe caracterizar a cualquier signo que se desee registrar como marca. En cuanto a la novedad, debe ser evaluada en términos relativos, debe entenderse por tal, la ausencia de utili zación o registro, de ese signo como marca, obteniendo derechos de exclusividad sobre el mismo. (…) Respecto a la especialidad, podemos decir que el signo debe presentar caracteres peculiares, únicos y propios. (…) La distintividad sería la clara diferenci ación visual, fonética e ideológica con una marca anterior ya existente o en trámite de registro”. En adición a lo cual, surge agregado en autos las constancias de registro de la marca en cuestión en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Unión Europea y R eino Unido a favor de la firma actora (fs. 28-39 infolios). Lo cual, si bien no es definitorio para la resolución de la cuestión debatida, sí resulta ser un insumo clave a favor de la posición de la actora. Asimismo, no modifica la solución del caso, la circunstancia de que la parte actora no hubiera acreditado, en forma, la suscripción del contrato de licencia de uso de su marca a favor de Resin Seeds. Por los fundamentos expuestos y, lo establecido por el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria incoada y, en consecuencia, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).