Sentencia Definitiva N° 523/2002

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de setiembre de 2002. No. 523 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DISTRIFAR S.R.L. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 242/00). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 9/10/1998 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “LE FEU D’ISSEY” para las clases internacionales 3 y 21. Afirma que es titular de las marcas “FEU” para la clase int. 3, cuyo registro solicitó en mayo de 1987 y “FEU Eau de Toilette pour hommes Saxe Paris”, para la misma clase, en las que el término central y de fantasía, la denominación distintiva es “FEU”. Expresa que la marca impugnada “LE FEU D’ISSEY”, es una marca que tiene como término central y distintivo a la expresión “FEU”, y su titular, el modisto japonés Issey Miyake, lo que ha hecho es agregarle su nombre y conformar una marca que se traduce del francés como “El fuego de Issey”. Sostiene, que para que un registro nuevo prospere, la marca debe ser claramente diferente a las que están registradas o en trámite de registro. II) El demandado en su contestación expresa que el registro de la marca “LE FEU D’ISSEY”, constituye un conjunto marcario que se diferencia claramente de la marca “FEU”. Entiende que no deben considerarse aisladamente los elementos que constituyen una marca, sino su conjunto, el que basta que sea distintivo y característico. Agrega que el término ISSEY ya fue utilizado por la titular del registro que se pretende anular, como elemento integrante de su marca “L’EAU D’ISSEY, pudiendo así el consumidor asociar los artículos que provienen de un mismo fabricante. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 19, y alegaron las partes (fs. 21 y fs. 25). Previa vista el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 262/2001), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II- Que en autos se procesa demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 9 de octubre de 1998, que concedió el registro de la marca “LE FEU D’ISSEY” No. 304.481 para cubrir las clases internacionales 3 y 21 (fs. 162 de A.A.). Contra la misma se interpusieron recursos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 19 de mayo de 1999, transcurridos los 300 días operó la denegatoria ficta con fecha 14/3/00. La accionante afirma ser titular de la marca “FEU” registro No. 217.328 clase Internacional 3 y “FEU EAU de TOILETTE POUR HOMMES SAXE PARIS” No. 222.299, también para la Clase Internacional 3. Señala que el término central y de fantasía en ambas marcas es la denominación distintiva “FEU”, y ese es el nombre del perfume cuando alguien lo pide en el comercio. La marca cuestionada tiene como término central y distintivo la expresión “FEU” a quien su titular, el modisto japonés Issey Miyake agregó su nombre, conformando así la que pretende registrar, extremo que estima inadmisible. Señala, por último, que la firma compareciente es titular de una gran línea de productos de perfumería, distinguidos bajo la marca y nombre comercial “SAXE”. III- El Tribunal, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros, procederá a anular la resolución impugnada. Se ha entendido por la doctrina especializada que por el hecho de existir una marca registrada “...su titular goza de protección jurídica pudiendo impedir que otra persona use para los mismos o similares productos o servicios el mismo signo u otro confundible, sin necesidad de probar que quien lo ha copiado o imitado actuó de mala fe alcanzándole con acreditar, simplemente, que su signo está registrado y el otro es confundible...” (Conforme LAMAS, Mario Daniel en “Derecho de marcas en Uruguay). En el caso en estudio estima la Sala, en mayoría, que entre las marcas de la accionante “FEU”, “FEU EAU DE TOILETTE POUR HOMMES SAXE PARIS” y la que se postula “LE FEU D’ISSEY” se dan similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que impiden su coexistencia. Ello es así, por cuanto en la marca o conjunto propiciado resulta claro que el elemento nuclear básico y de indudable potencialidad distintiva lo conforma la expresión “ FEU”, constituyendo el eje sobre el cual giran las marcas enfrentadas en el caso. Sobre esa denominación o eje, existe una expresión vital, que configura el “núcleo” de cada marca y es el citado vocablo “FEU” lo cual otorga similitud gráfica y fonética a las marcas, pero fundamentalmente y lo que resulta primordial en el caso, “similitud evocativa” derivada del uso de aquella expresión. Este sesgo evocativo actúa de forma tal que aún el adquirente de los productos que se pretende distinguir, aún en el caso de ser reputado como selectivo (teoría del “discriminating purchaser” o “comprador discriminador”) y, de suyo exigente, puede ser inducido en error creyendo que los productos puedan tener un común origen empresarial o industrial donde la expresión “FEU” es una constante que se repite en todas ellas. El vocablo o calificativo agregado “D’ISSEY” no permite conducir a soslayar la utilización de la expresión básica o nuclear que se erige para el caso en decisiva. IV- Las marcas prerregistradas pertenecen a una misma clase internacional 3; la que se pretende registrar se solicita como de carácter mixto y para las clases internacionales 3 y 21 (ver solicitud de Registro a fs. 155 y vta. de A.A.). Si bien la descripción realizada al solicitar la inscripción de la marca como mixta, al ser descripta aparece como una simple etiqueta careciendo de particularidades destacables, el análisis realizado visualmente entre el producto comercializado por la pretensora (fs. 100 de A.A.), y el aportado por la aquí accionante (ver envase y caja utilizada para la presentación de los productos SAXE a fs. 9 Ib.), pese a las diferencias en lujo y tecnología existentes entre ellas, no puede desconocerse la posibilidad de confusión que encierran, pues ambas apuntan al mismo elemento evocativo común y básico: el sol, el fuego, “FEU”. En el caso y dado el prerregistro existente, tal confusión operará obviamente en perjuicio de la accionante. Cabe señalar, además, que la impugnante señaló enfáticamente -sin que nadie lo contradijera- que la marca “FEU” gozaba con un derecho privativo sobre dicho término, por lo que el aditamento realizado (carente de traducción y significado) puede convertirse en un indicativo de la procedencia, pero no logra diferenciar las marcas. El Tribunal ha sostenido en su jurisprudencia constante que “...si bien el problema de la confundibilidad constituye una cuestión de hecho sujeta al prudente arbitrio jurisdiccional, porque la materia marcaria exhibe zonas límites donde la apreciación subjetiva cobra particular relevancia, en aquellos casos en que no sólo hay similitud gráfica y fonética, sino también evocativa, a la relativa identidad de las marcas, cabe aditar la de los productos que ellas procuran distinguir...” (Conforme Sent. 1100/99). El profesor Jesús Gómez Montero, enseña que la protección a la marca debe concretarse ante los riesgos de confusión directa, de asociación, de imitación y aún por el riesgo de debilitamiento del signo, extremos que refuerzan la convicción para la mayoría que conforma la Sala en esta decisión. Esto es, la necesaria protección a dispensar a las marcas prerregistradas, lo cual impone la solución anulatoria que se propicia. Por estos fundamentos, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Baldi, Dr. Mercant (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Rochón. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Brito del Pino: DISCORDE, voto por confirmar, porque: A) Éste es de los casos más opinables, la actora es titular de los registros FEU acta No. 217.328 y FEU EAU de TOILETTE POUR HOMMES SAXE PARIS, acta No. 222.299, ambos para la misma clase 3, y sostiene la confundibilidad invocando, bien, jurisprudencia del TCA (fs. 5vta. a 6vta.). B) Sin embargo, también es cierto que el TCA ha admitido muchas veces el criterio de la apreciación “en conjunto” de la marca y sin desmenuzarla en cada una de las palabras que la integran (criterio que sostiene el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, fs. 28vta. Letra B), y así consideradas las marcas de la aquí actora y la concedida serían claramente diferentes. C) Sin perjuicio, pesan, a mi juicio, otras tres razones, que conducen a desestimar el peligro de confusión. La primera, es que las marcas de la actora serían aparentemente denominativas, mientras que la cuestionada es mixta, y eso facilita la distinción entre unas y otra. La segunda, es que incluso la actora admite que la expresión ...D’ISSEY corresponde a la identificación de un modisto japonés mundialmente conocido (ver fs. 5 num. 6), por lo cual no es razonable que el consumidor usual de este tipo de productos (clase 3, perfumes, etc.) que debe presumirse muy atento y selectivo, pueda ser inducido a confusión entre los productos de la actora y el producto de la marca cuestionada. Y la tercera, es que ya existe registrada, y a favor del mismo solicitante, la marca “L’EAU D’ISSEY” (afirmación a fs. 11 de A.A., no controvertida, y reiterada a fs. 9 vta. in fine y 10 de autos), por lo que el registro cuestionado más bien aparece como directamente evocativo de esa marca anterior.