Sentencia Definitiva N° 593/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 29 de agosto de 2023. No. 593 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ABBOTT LABORATORIES IRELAND LIMITED Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 313/2022). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 15 de setiembre de 2021 por la cual se desestimó el registro de la patente de invención Nº 38044, presentada por ABBOTT LABORATORIES IRELAND LIMITED de Irlanda y ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED de Irlanda, con el título de “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS SÓLIDAS QUE COMPRENDEN FENOFIBRATO EN NANOPARTÍCULAS”. (fs. 140, en carpeta verde de 261 fojas, A.A.). En su demanda, indicó que el acto impugnado es contrario a Derecho, habiendo cumplido cabalmente con los requisitos exigidos para que se conceda la patente solicitada. En cuanto al primer motivo de la desestimación, expuso que D1 no debió ser considerado como el estado del arte más cercano, lo cual tuvo consecuencias totalmente negativas para los comparecientes y por lo tanto no corresponde presentar ningún tipo de “Ensayo Comparativo”, como lo exigió la Examinadora de la Administración. En referencia al segundo motivo de desestimación de la patente de autos: efectos “esperables” por la disminución del tamaño de partícula, la afirmación que hiciera la Examinadora, es consecuencia de que ella identificó el documento D4 (US6368620) del arte previo también como muy cercano a la solicitud de autos, ya que en él se hace referencia a tamaños de partículas de dimensiones menores a 1000 nm que contienen fenofibrato. Entendió que la conclusión a la que ha arribado la examinadora, implica el uso de un camino de retrospectiva incluso para poder sugerir que el experto tomaría las descripciones de D. Lee en el documento D4 para intentar reducir aún más el tamaño de partícula de las composiciones allí descriptas donde no hay indicaciones de que esto podría llevarse a cabo con éxito, alterando de esta forma las reglas, normativas y doctrinarias para el estudio de una solicitud de patente. Por tanto, concluyó que D4 tampoco debió ser considerado como un antecedente inhibitorio de la actividad inventiva y no debería haberse considerado obvio el paso de producir partículas de diámetro medio menor o igual a 350 nm. Asimismo, sostuvo que no debería haberse admitido tampoco la falta de prueba en la patente D4 para evaluar el mérito inventivo de la patente Nº 38.044. Sobre el tercer motivo de desestimación de la patente de autos “Estabilizadores de Superficie” : uno o dos como requisito de la composición, afirmó que los solicitantes concuerdan con la Examinadora en cuanto “la selección de los mismos forma parte de la rutina de trabajo”, pero no así el número de componentes, en este caso, el número de estabilizadores de superficie para que la formulación logre el objetivo específico para el que fue diseñada: una composición estable de fenofibrato con partículas de 350 nm de tamaño medio de diámetro. Culminó con la afirmación de que la denegatoria de autos perjudica sustancialmente a los comparecientes. El daño es notorio, al verse privados de la patente de una invención que naturalmente demandó años de investigación e inversión a lo que se añade las significativas pérdidas económicas. Por último, indicó que resulta de aplicación al caso la presunción simple de ilegitimidad del acto, consagrada en el artículo 6º de la Ley Nº 15.869, en redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.292, por no resolver la Administración, en plazo, los recursos interpuestos. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 5 a 12). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien defendió la legitimidad de lo actuado. A tales efectos, transcribió algunos párrafos del informe final de examen, de 13 de setiembre de 2021 en el que se concluye en la falta de actividad inventiva a la materia reivindicada. Enfatizó que los tres requisitos de patentabilidad son independientes y de hecho puede existir novedad sin actividad inventiva. Así, sostuvo que la diferencia entre actividad inventiva o no obviedad radica en que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el arte previo. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). Es decir que de las actuaciones administrativas surge que la solicitud en análisis, por lo menos, no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad, como es la actividad inventiva, regulada en el artículo 11 de la Ley Nº 17.164. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida, confirmando el acto impugnado (fs. 32 a 33 vto.). III) Por decreto No. 5380/2022 (fs. 35) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose únicamente la relacionada a fs. 40. IV) La parte actora y la demandada alegaron en el plazo común de quince días (fs. 44 a 47 y 49, respectivamente). V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 79/2023 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 52 a 53). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 55). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 15 de setiembre de 2021 (fs. 140, A.A.) y según manifestaciones de la parte actora (fs. 5 vto., infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 32 a 33 vto., infolios), se la notificó el 21 de setiembre de 2021. El 30 de setiembre de 2021 interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 142 a 143, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , l a que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 25 de abril de 2022. La demanda se interpuso el 16 de junio de 2022, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 52 a 53) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. En forma previa a ingresar al examen de los agravios, cabe relevar el incumplimiento de la demandada con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de los impugnantes (artículo 6° de la Ley N° 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292). En ese sentido, se advierte que: i) la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico el 30 de setiembre de 2021 (fs. 142 a 143, A.A.); ii) de los antecedentes y de las alegaciones vertidas por la demandada no surge que se haya resuelto el recurso jerárquico dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los doscientos días de que se configuró la denegatoria ficta. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, por su naturaleza, se trata de una presunción simple, relativa o “iuris tantum” , que, como tal admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas , o los elementos de juicio incorporados a la causa (sentencias Nº 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020, 660/2020, 500/2021, 198/2022, 459/2022, 481/2022 y 125/2023, entre otras), circunstancias que se verificaron en el caso de autos, tal como se verá a continuación. III) Delimitado lo anterior, el punto central para dilucidar consiste en la patentabilidad de la solicitud formulada por la accionante, la que fuera observada por los técnicos de la DNPI. Conforme surge de los antecedentes, la actora formuló una divisional de la solicitud de patente Nº 27.822, con fecha 31 de diciembre de 2018, con el título de “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS SÓLIDAS QUE COMRPENDEN FENOFIBRATO EN NANOPATÍCULAS”. Al respecto, mantuvo la memoria descriptiva de la solicitud original, pero ahora con 12 reivindicaciones (véase fs. 7 y siguientes, AA). A dicha solicitud recayó el informe de examen de 6 de noviembre de 2020, en el cual se expidió la química farmacéutica Irene Ortega, quien consideró que no correspondería una segunda evaluación de un pliego reivindicatorio que en su momento ya fue evaluado en la solicitud madre Nº 27822 y que correspondía desestimar la solicitud (fs. 102 a 103, A.A.). Conferida vista, la solicitante la evacuó presentando descargos el 11 de febrero de 2021 (fs. 105 a 107, A.A.). En dicha oportunidad básicamente sostuvo que el nuevo pliego reivindicatorio presentado era diferente y claramente diferenciable del anterior y que, en el mismo, se presentó una composición con características bien definidas respecto a: i) el rango D90 del tamaño de micropartículas del fenofibrato, y ii) a la cantidad mínima de estabilizadores de superficie que deben estar presentes en la composición. Así, solicitó se procediera a realizar el examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva. (fs. 107, A.A.). Al respecto se expidió nuevamente la División Patentes con fecha 14 de julio de 2021 (fs. 125 a 128, A.A.) y concluyó en los siguientes términos: “Amplitud. Insuficiencia descriptiva. Actividad inventiva y aplicación industrial afectadas. Por lo antes expuesto, correspondería desestimar la presente solicitud (…)” (fs. 127, A.A.) (la negrilla no está en el original). Conferida nueva vista, se presentó la solicitante a evacuarla formulando descargos en los que insistió en su postura (fs. 129 a 133, A.A.). Finalmente, el 15 de setiembre de 2021 se dictó el acto desestimatorio que se procesa en autos (fs. 140, A.A.). Pues bien, basta con leer al detalle la demanda de nulidad promovida por las actoras para apreciar que se abunda en consideraciones estrictamente técnicas sobre aspectos que la Administración no tuvo en consideración para determinar la novedad y actividad inventiva reclamadas. En este sentido, se advierte que todos esos aspectos que dicen relación con los “ensayos comparativos”, “esperables” y “estabilizadores de superficie” que fueron invocados por la Administración para descartar la patentabilidad de la invención y que puntualmente detalla la promotora en su libelo, no fueron rebatidos por prueba conducente. Ante este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y la parte solicitante, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que se trata de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (sentencias Nº 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020, 397/2020, 696/2020, 721/2020 y 224/2023, entre otras). En términos mutatis mutandis , cabe replicar aquí lo señalado en sentencia Nº 62/2012 , en la cual se consignó: “V) Es pacífica la posición del Tribunal de que la “discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía por la firma ahora reclamante” (sent. 118/99). Tal probanza no fue peticionada y el incumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado.- “Porque, en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias” (Sent. 734/1998).- La conclusión que el Tribunal adoptara en otro pronunciamiento referido a temática similar se impone en este caso:- “Debió acudir tal vez a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes, única prueba conducente al fin propuesto por aquella.- El Tribunal carece entonces, de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes emitidos por el citado departamento (art. 429 del C.P.C.) , ya que de la prueba allegada a la causa: el legajo “B” contiene documentación probatoria no traducida; los legajos “C” y “D” contienen traducciones de opiniones y/o datos técnicos, pero no surge de los mismos prueba de la inexactitud de lo dictaminado por el Departamento de Patentes de la D.N.P.I.. El legajo “E”, por último, no puede ser siquiera considerado porque refiere a la gran cantidad de marcas registradas a favor de la firma ahora accionante, prueba claramente impertinente a los efectos propuestos. Todo ello lleva a concluir en la carencia de elementos de juicio de carácter técnico, que permitan sostener una conclusión diversa, a la de la División Patentes, en que se fundó el acto” (Sent. 644/2000). (…)” (la negrilla no está en el original). O, como se ha dicho por la Corporación en otro de sus fallos, “(…) si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar -y no lo hizo que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164” (sentencia Nº 714/2014) (la negrilla no está en el original). En definitiva, el peritaje deviene indispensable a efecto de determinar la ilegitimidad del acto impugnado y al no haberlo solicitado, como era de su carga hacerlo, la solicitante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).