Sentencia Definitiva N° 581/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 29 de agosto de 2023. No. 581 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JAGUARY MINK S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 492/2021). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sin numerar, de 24 de octubre de 2019, mediante la cual se denegó el registro de la marca “PEÑON DEL Á GUILA” (mixta), a favor de la accionante para distinguir los productos de la Clase Internacional 32 (fs. 492 de los antecedentes). En necesario resumen de su pretensión, sostuvo que el acto es ilegítimo, en tanto es claramente diferente de la marca pre r egistrada ÁGUILA, en igual clase. Al respecto, manifestó que la Ley de Marcas no exige que las marcas sean totalmente diferentes, siendo suficiente con que sean claramente distintas, y que, a su vez, los compradores de tales productos prestan mayor atención al artículo que adquieren, especialmente teniendo en cuenta el auge de los diversos tipos de productos de esa clase. Así, postuló que su marca es original y distintiva, a la vez que invocó antecedentes jurisprudenciales que estimó como favorables a su planteo. En su mérito, solicitó la anulación de la resolución impugnada. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 16), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En ajustada síntesis de su defensa, señaló que l os conjuntos marcarios: “PEÑON DEL ÁGUILA” y “ÁGUILA” se trata de signos mixtos para proteger artículos de la misma clase internacional. Y que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos incorporan la figura de un águila, lo cual hace a que resulten confundibles entre sí. Por lo tanto, ambas marcas no son claramente diferentes, conforme lo exige el art. 6 de la ley marcaria para conceder el registro. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la A dministración de GRISEDU S.R.L (titular de la marca pre-registrada). III) Debidamente citado GRISEDU S.R.L (fs. 29 vto.), compareció y dedujo tercería coadyuvante con la parte demandada, la que fue admitida por decreto Nº 2.048/2022 de 26 de abril de 2022 (fs. 53) IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 2.048/2022 de 26 de abril de 2022, fs. 53), fue diligenciada la prueba propuesta y las partes formularon los alegatos por su orden (de fs. 61 a 63 figuran los alegatos de la actora y a fs. 59 el alegato de la demandada). V) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 591/2022 de 9 de setiembre de 2022 (fs. 66 a 67) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo p ase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Sin desconocer la seriedad de la argumentación que respalda la posición de la actora y la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos, donde se dirimen supuestos de confundibilidad , operan en la especie decisivas razones para dar lugar a las invocaciones de confusión movilizadas, atendiendo a las semejanzas de orden gráfico y gramatical que se presentan entre los signos cotejados La confusión de marcas es uno de los aspectos más d ifíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador -el Director Técni co de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un Juez -. Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed., 1998, p. 155). Conforme s ostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que “(…) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las m arcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio” (cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual “Teórico Prá ctico de Marcas”, cit., p. 156; en jurisprudencia: véase la sentencia Nº 271/2013). Vale revalidar en la emergencia lo que sostuviera a este respecto el Colegiado en su sentencia N o. 830/2012: “(…) como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su to talidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ps. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las ma rcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, ps. 357 - 358)”. Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. En esa línea, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre -reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (cf. Sentencias Nos. 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre muchas otras). La doctrina, recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancia s de cada caso (cf. RIPPE, Siegbert. La propiedad industrial en el Uruguay. ps. 313 y ss.; y sentencias Nº 648/1996 y 255/2005, entre muchas otras). Desde los lineamientos dogmáticos y jurisprudenciales que vienen de reseñarse se irá al análisis de los s ignos cotejados, los que, según se explicará, no ostentan las claras diferencias exigidas por la ley marcaria a efectos de su convivencia sin riesgo de confusión. IV) Corresponde atender a las evidentes semejanzas entre ambos registros en el plano gráf ico y fonético. Tal extremo no permite distinguir las marcas con claridad, siendo que éstas recaen en idéntica clase de productos de venta libre en los mismos canales de comercialización para cualquier consumidor. Tales circunstancias aumentan el riesgo de confusión por parte del consumidor ya que lo que predomina es el “Águila” como elemento distintivo de la marca. A poco que se comparen las marcas consta que la solicitada tiene por aspecto gráfico la figura de un águila, de frente, con las alas desplega das y no se reivindican colores, mientras que en el plano denominativo contiene en su totalidad la pre registrada "águila", con la adición de "peñón del" (fs. 1 de los antecedentes). La marca de GRISEDU, también luce la figura de un águila de frente con las alas desplegadas, la denominación "águila", a la vez que cubre la totalidad de los productos de la misma clase (fs. 12 de los antecedentes). Dado que la denominación es absolutamente de fantasía para la clase, nada justifica el uso de la misma palabra. Sin desconocer la subjetividad que media en el criterio de quien se expone ante el cotejo marcario en casos como el presente, importa concluir que la similitud gráfica, fonética y conceptual entre la marca concedida y la pre-registrada es relevante. No debe perderse de vista que los productos protegidos son comercializados por los mismos canales de venta y apuntan a un consumidor poco atento que, expuesto ante ambas marcas, puede incurrir fácilmente en confusión o en asociación de la marca impugnada con la empresa pre registrante, diluyendo el poder distintivo de su marca. Todo lo dicho no hace más que confirmar las pautas que doctrina y jurisprudencia han propuesto para el análisis, relevándose que las diferencias entre ambas marcas resultan casi i mperceptibles “a primera vista” y en una apreciación sucesiva de tales signos. Por lo tanto, las diferencias que existen entre ambos registros resultan insuficientes a los efectos de sortear la prohibición prevista en el art. 6 de la ley marcaria, lo que permite concluir que la marca desestimada por el acto impugnado no es claramente distinta a la pre- registrada. V) En definitiva, la actuación de la accionada resulta plenamente legítima, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada y la consecuente confirmación del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestimase la pretensión anulatoria y, en su mérito , confírmese el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).