Sentencia Definitiva N° 558/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de agosto de 2023. No. 558 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COLGATE-PALMOLIVE CHILE S.A. con ESTADO-MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 400/2021). RESULTANDO : I) Con 13 de setiembre de 2021, a fs. 2-12 compareció la parte actora, COLGATE-PALMOLIVE CHILE S.A. (en adelante “COLGATE-PALMOLIVE”), y dedujo demanda anulatoria en contra de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 24 de octubre de 2019, por la cual se concedió el registro de la marca “DENTITO”, solicitada bajo expediente No. 488824, a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de Perú, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 3 y 21 (fojas 6 A.A.). En lo medular de su embate, sostuvo que la resolución impugnada produce agravios, en la medida en que concede el registro de una marca idéntica verbal, fonética y conceptualmente a la ya registrada, para iguales productos, de igual clase e igual rubro. En este sentido, argumentó que: a) La marca DENTO, denominativa No. 466467, está registrada por Colgate-Palmolive Chile desde el 2 de setiembre de 2005 para todos los productos de la clase No. 21. Fue concedida luego de un proceso de registro válido, sin oposición, y se concedió sin limitación alguna de derechos; continúa plenamente vigente y nunca ha sido objeto de impugnación. b) De acuerdo al art. 6 de la Ley No. 17.011, las nuevas marcas a registrar deben ser claramente diferentes a las inscriptas. Una marca DENTO, posterior en el tiempo a otra DENTO ya registrada, debió ser anulada, teniendo en cuenta que los productos tienen la misma función. Ante la presentación de una nueva marca (“DENTITO”, diminutivo de DENTO), la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aceptó también su registro. Sin embargo, en vez de proteger el derecho que la propia Administración otorgó en 2005, ratificó en 2014 y 2016, sorpresiva e infundadamente cambió de criterio. c) Es inadmisible el registro de una marca igual o similar a una preexistente: así como la marca impugnada de Intradevco, (DENTO), no es claramente diferente a la registrada en favor de la compareciente (DENTO), tampoco lo es esta marca DENTITO, puramente denominativa. Comparten el vocablo principal y son verbalmente idénticas, y, justamente por ello, cualquier consumidor pensará que es una marca de la misma empresa titular del primer registro. Es decir, no pueden coexistir en el Registro ni en el mercado. d) La marca DENTITO no debió quedar registrada en ninguna de las clases solicitadas, ni en la 21 de cepillos de dientes, ni tampoco ni en la 3 de cremas dentales. Es inevitable que el público consumidor confunda las dos marcas. e) La marca DENTITO, posterior en el tiempo, no cumple la función de toda marca, que es indicar el origen empresarial. Igualmente, contradice los requisitos de novedad, especialidad y fantasía de toda nueva marca solicitada. En definitiva, no cumple con el artículo 1 de la ley marcaria, el cual dispone que marca es todo signo con aptitud para distinguir. f) DENTO tiene derechos prioritarios en Uruguay y en países de la región, ya que es una marca registrada de Colgate-Palmolive con anterioridad a este registro a Intradevco. Por lo tanto, la prioridad registral, sumada a la identidad de las marcas y la estrecha conexión entre los productos, debió determinar el rechazo de la solicitud. g) La marca debe analizarse con igual óptica a la que usaría el consumidor medio. De hecho, la propia solicitante Intradevco utiliza DENTITO como marca, pues es el logotipo con el que vende sus productos dentales para niños. No lo utiliza como vocablo descriptivo dentro de un conjunto marcario sino como marca en sí. h) En suma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro desconociendo los derechos previos y causando una situación de confusión en el mercado consumidor, generando una clara vulneración a los derechos de propiedad industrial de COLGATE- PALMOLIVE II) Corrido el traslado de precepto compareció, a fs. 23- 25 vto., en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Dr. Milton Fuentes Riera, quien contestó la demanda impetrada de forma contradictoria y bregó por la solución confirmatoria del acto en causa. En lo central de sus defensas, arguyó que la resolución enjuiciada fue dictada de forma ajustada a derecho porque: a) El signo registrado es de fantasía, es decir, tiene las características de novedad, especialidad y distintividad con relación a los artículos comprendidos en dos clases internacionales Nos. 3 y 21. b) El término “DENTITO” no designa ninguno de los artículos comprendidos en las clases internacionales Nos. 3 y 21, ni tampoco designa las cualidades o características de los artículos comprendidos en estas. Del mismo modo el término DENTITO no queda comprendido en ninguna de las nulidades de los artículos 4 y 5 de la Ley No. 17.011, por lo que su registración no enfrenta ningún obstáculo. c) Las marcas DENTO y DENTITO cuentan con las claras diferencias exigidas por la ley marcaria. Ahora bien, habida cuenta de que las marcas en cotejo son denominativas, la hipótesis de confusión solamente puede producirse en las dimensiones fonética y semántica. Así, el término DENTITO, refiere en su origen etimológico al proceso de endentecer, cuando comienzan a surgir los dientes. También se llama dentición al período en el cual los dientes van apareciendo en la boca. Ambos términos, poseen significados diferentes, vinculados, pero diferentes, y, por ende, desde el punto de vista semántico inconfundibles. En relación con el aspecto fonético, ambos signos comparten el radical “DENT”. Esto es común en ambos porque informan al consumidor que los artículos que designan están destinados al cuidado de la salud bucal y, en consecuencia, debe tolerarse por parte de los fabricantes esa similitud. d) El consumidor de este tipo de artículos es bastante exigente al momento de adquirirlos, ya que no todos los cepillos de dientes sirven para cualquier persona y de igual manera. La misma rigurosa selección recae en hilos dentales, enjuagues bucales y otros similares. Además, es común que los dentistas recomienden determinado cepillo de diente, detallando marca y modelo, o tal enjuague bucal, de igual modo que ocurre con las especialidades farmacéuticas de la clase internacional No. 5. i) En síntesis, el acto administrativo emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia, por lo que corresponde el rechazo de la demanda instaurada. III) A fs. 34-46, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (en adelante “INTRADEVCO), dedujo, al amparo de lo dispuesto en los arts. 55 y 56 del Decreto Ley No. 15.524, tercería coadyuvante con la Administración. En lo principal de su comparecencia, bregó por la desestimatoria de la demanda y la confirmación de la resolución en causa con base en los siguientes argumentos: a) El vocablo “DENTO” es un término débil para cubrir los productos/servicios de las Clases Internacionales Nos. 3 y 21. Ya sea porque nos remitimos al esperanto o al latín, el término “DENTO” tiene relación con el carácter dental o con los dientes, y así surge de la prueba agregada a estos autos. b) Las marcas no son confundibles. El único argumento en el que se basa COLGATE-PALMOLIVE para postular la confundibilidad estriba en el hecho de que ambos conjuntos marcarios comparten prefijo “DENT”. Sin embargo, éste resulta ser genérico, es decir, no apropiable por nadie en particular. IV) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 8034/2021 (fs. 52), las partes produjeron la que obra agregada y certificada a fs. 53 y ss. V) Las partes alegaron en el plazo común de 15 días, haciéndolo la demandada a fs. 79, la actora a fs. 81-88 vto., y la tercerista a fs. 90-106. VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 783/2022, aconsejó amparar la demanda y anular el acto resistido (fs. 115-117). VII) Por auto No. 6507/2022 (fs. 119) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio. II) El Tribunal, por mayoría de sus integrantes naturales, disintiendo con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar la demanda y a confirmar el acto objeto de impugnación. III) Sobre el mérito del asunto III.I) En autos, se acciona de nulidad en contra de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 24 de octubre de 2019, por la cual se concedió el registro de la marca “DENTITO”, solicitada bajo expediente No. 488824, a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de Perú, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 3 y 21 (fojas 6 A.A.). De ese modo, de acuerdo a los agravios esgrimidos en la demanda, el thema decidendum estriba en el presente en determinar si el Registro concedido por el acto impugnado se confunde con el concedido oportunamente por la Dirección Nacional de la Propiedad, bajo expediente No. 466467, en favor de COLGATE-PALMOLIVE (“DENTO”, denominativa). III.II) Pues bien. Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la genericidad del término “DENTO” (y, por tanto, acerca de su inaptitud para pertenecer a una única empresa), por lo que no habrá de variar el temperamento oportunamente adoptado. A este respecto, no cabe más que revalidar lo sustentado en reciente sentencia No. 304/2022, en la cual la Corporación, aunque con otra integración, sostuvo en términos mutatis mutandis trasladables al sub - examine, “(…) para el Cuerpo, el registro concedido en favor de INTRADEVCO no se confunde con aquel del cual es titular la empresa actora. La primera cuestión estriba en que el término “DENTO” es genérico o descriptivo y, por tanto, no puede ser apropiado por nadie. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “DENTO” es un elemento compositivo que indica localización o carácter dentales. En esperanto, por su parte, significa “diente”. (…) De manera que, más allá de la discusión de si el esperanto es o no un idioma extranjero (motivo por el que no le sería aplicable el art. 4o numeral 12 de la Ley No. 17.011), el término “DENTO” resulta ser genérico o descriptivo para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional No. 3. Se trata, a partir de su propio concepto y de lo que evoca en los potenciales consumidores (una inmediata conexión con el vocablo “diente”), de un término débil desde el punto de vista distintivo. Y aún sin desconocer que la parte actora ostenta exclusividad sobre el mismo, en principio, para la Clase Internacional No. 21, es claro que el uso del término no puede ser apropiado por una sola empresa. En casos como el de autos, el Tribunal ha señalado la necesidad de utilizar criterios benevolentes a efectos de la comparación de elementos de uso común. Así, en conceptos plenamente replicables a la emergencia, dijo en Sentencia No. 721/2015: “Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200). (…) Igualmente, abona a esta conclusión la particular situación del público consumidor, ya que se trata de productos relacionados con la salud e higiene bucal, lo que relativiza la afirmación de la actora de que estamos frente a un consumidor desatento o desprevenido. Por el contrario, el hecho de que los productos que comercializan ambas marcas integren las mismas góndolas, no excluye que los consumidores presten particular atención a las cualidades de los bienes ofrecidos, además, claro está, del origen empresarial al que pertenecen. Sobre la referida cuestión, se comparten las expresiones de la sentencia glosada en carpeta de prueba en 40 fs., en particular en cuanto destaca que “…el consumidor de pastas y cepillos dentales no es un comprador desprevenido, puesto que adquiere la marca de su preferencia, y fácilmente distingue los productos que contienen la palabra COLGATE de aquellos que incluyen la palabra DENTO; mucho más de los que comprenden la marca registrada “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO” (fs. 32)”. Arribados a este punto, para la mayoría resulta enteramente compartible lo señalado por la tercerista en oportunidad de alegar en este proceso. Allí, luego de reseñar fallos de la justicia civil (de primera y segunda instancia, que entendieron que el término “DENTO” tomado aisladamente es genérico y/o descriptivo y no podría existir confundibilidad sobre las marcas), estimó que para el presente: “ Si lo anterior se entendió respecto de las marcas en pugna “DENTO” y “DENTO”, cuanto más se puede entender en este caso, que se trata de un término diferente: “DENTITO ” (fs. 105 vto. infolios). III.III) En definitiva, sobre las bases de los razonamientos precedentes, para la mayoría del Tribunal, analizadas las marcas en pugna a la luz de los postulados sentados por doctrina y jurisprudencia, puede concluirse que la genericidad y baja distintividad del término “DENTITO”, así como las características del potencial público consumidor, permiten una coexistencia pacífica en el registro y en el mercado de las marcas de INTRADEVCO y COLGATE-PALMOLIVE. IV) Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora y tercerista en la suma de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón (d.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado). Dr. Luis María Simón Discorde: He votado por anular el acto de registro impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Con el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, al cual me remito, entiendo que la Administración cometió ilegitimidad en este caso, porque “Dento” y “Dentito” confunden, en las clases 3 y 21. Como indica el dictamen, la situación no es similar a la de la causa resuelta por sentencia No. 304/2022. Por ende, el nuevo registro cuestionado vulnera los derechos previamente reconocidos a la accionante.