Sentencia Definitiva N° 550/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 22 de agosto de 2023. No. 550 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos car atulados: “AC2T INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 106/2022). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 11 y siguientes, se dirige contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), de fecha 14 de mayo de 2021, por la que se desestimó el registro de la marca “SP ARTAN MOSQUITO” (DENOMINATIV A) ACTA No. 491.805, solicitada por “AC2T INC” de E.U. DE NORTEAMÉRICA para distinguir productos (insecticidas) de la Clase Internacional No. 5 (fs. 18 A.A.). Expuso que la DNPI funda la desestimación de la marca debido a la preexistencia del registro de las marcas “SPARTAN” y “S SPARTAN”, Actas Nos. 452269 y 442438 respectivamente, registradas por SOUTH AMERICAN SPECIALTIES INC. Indicó que la DNPI omitió en su análisis considerar la perspectiva del consumidor presunto, y sopesar en definitiva las diferencias que existen entre los signos, considerando la realidad comercial en que se desempeñan una y otra empresa. Señaló que la marca accionante se emplea para distinguir un insecticida de consumo masivo, mientras que el antecede nte citado es una empresa de venta de productos que gira en el ramo de higiene profesional, destinada a brindar servicios a empresas y no a consumidores finales. Agregó también que los productos afectados a la desinfección y limpieza por parte de empresas profesionales de la limpieza, hotelería, hospitales, restaurantes, frigoríficos, colegios, entre otros, están destinados a ser empleados por personal capacitado, que diariamente toma contacto con los mismos, razón por la que en forma alguna podría confund irlos con el producto de la empresa actora. Indicó que su marca se trata de un signo que está integrado por dos términos: “SPARTAN” y el término “MOSQUITO” que, si bien está relacionado con el producto en cuestión “insecticida”, resulta ilustrativo y concluyente a la hora de evitar la confusión marcaria con otros productos que no estén destinados a la erradicación de tales insectos. Aclaró que quien se opuso fue la DNPI de oficio, no South American Specialties Inc. Explicó que si bien ambos signos compar ten el término “SPARTAN”, la apreciación global de los conjuntos marcarios hace que estos sean fácilmente distinguibles por el consumidor, máxime cuando los productos están destinados a dos sectores del mercado netamente disimiles. Señaló que se deben apr eciar los signos como conjunto, la recurrida ignora que la marca de auto está compuesta por dos vocablos y no uno, siendo a su vez el segundo término “MOSQUITO” que no solo es el de mayor extensión, sino que además sirve para ilustrar el uso y aplicación del producto en cuestión, un insecticida. Por el contrario, la marca “SPARTAN” se emplea para distinguir productos de limpieza y desinfección, que no son confundibles con el producto de la pretensora. Marcas que coexistieron en forma pacífica por espacio de cuatro años. En síntesis, solicitó la anulación de la Resolución impugnada. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- compareció a fojas 30 y siguientes, contestando la demanda anulatoria. Indicó que la DNPI a la hora de analizar los registros de marcas, tiene la facultad de oponerse de oficio por entender que el registro pretendido carece de la distintividad requerida, a los efectos de no generar confusión en el consumidor respecto de otras marcas que identifican productos iguales o similares, facultad prevista en el artículo 22 de la Ley No. 17.011. Remarcó que la oposición de oficio se funda en el artículo 6 de la norma legal referida, la que consagra el principio y condición para poder acceder al registro marcario, el que consiste en que la marca cuyo registro se pretende, sea lo suficientemente diferente a las ya registradas o en trámite de registro, a fin de evitar confusión en el consumidor respecto del mismo producto o servicio. Sostuvo que se deben considerar cuatro reglas a fin de cotejar las marcas. Dichas reglas, analizadas por el Dr. Siegbert Rippe son: 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2) las marca s deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; 3) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio y 4) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Indicó que, analizada la marca cuyo registro se pretende, con el elenco de marcas pre - registradas que fundamentan la oposición de oficio, surge de la primera impresión que los signos marcarios comparados tienen similitudes insosla yables ortográficas y fonéticas, a tal punto que el consumidor puede en esa impresión de conjunto, apreciar que la marca denegada “SPARTAN MOSQUITO”, integra el elenco marcario registrado y tienen el mismo origen empresarial. Situación que evidencia que el signo denegado resulta confundible y que dicho elemento común a su vez podría hacer presumir competencia desleal. De esta forma, entendió que su actuación se ajusta al marco normativo aplicable en la materia contenido en la Ley No. 17.011 y Decreto Reglamentario No. 34/999. En definitiva, abogó por la confirmación de la Resolución hostilizada. III) El expediente se abrió a prueba por 10 días por decreto 3566/2022, que obra a fs. 35. Las probanzas fueron ofrecidas a fs. 37 por la parte actora y a fs. 39 por la parte demandada. IV) La parte demandada alegó de bien probado a fs. 46, mientras que, la parte actora lo hizo de fs. 48 a 54. V) Oída la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 33/2023, fs. 58 a 60) , la mism a aconsejó rechazar la pretensión anulatoria, confirmando el acto encausado. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La empresa actora fue notificada de la Resolución encausada, el día 19 de mayo de 2021 (fs. 19 vto. A .A.). Interpuso contra la misma, los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, el 31 de mayo de 2021, según afirmaciones de la actora no controvertida s por la parte demandada (fs. 21 vto. A.A.). Recayó denegatoria ficta, el día 17 de diciembre de 2021, por lo que, la acción de nulidad se presentó en tiempo hábil, el 24 de marzo de 2022 (fs. 11). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado en lo Conten cioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, quedará firme el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. La demanda de nulidad se dirige contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la que se desestimó el registro de la marca SPARTAN MOSQUITO (denominativa), Acta No. 491.805, solicitada por AC2T INC. para distinguir insecticidas de la Clase Internacional No. 5. Sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la posición de la actora y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos, donde se dirimen supuestos de confundibilidad, operan en la especie decisivas razones para dar lugar a las invocaciones de confusión movilizadas, atendiendo a las semejanzas de orden gramatical que se presentan. También es cierto que la confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello u na cuestión de hecho y opinable: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador -el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un Juez. Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la p osibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad I ndustrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed., 1998, p. 155). Conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de con junto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por sepa rado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que “(…) la confusión resulta de la impres ión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio” (cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, véase la sentencia No. 271/2013). Vale revalidar enteramente, en la emergencia, lo que sostuviera a este respecto el Colegiado en su sentencia No. 830/2012: “(…) como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “L as marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el pa recido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o part es de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a who le” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Mar cas”, pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le of ertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357 - 358)”. De las actuaciones administrativas surge el formulario de “Solicitud de Registro de Marca s”, a través del cual, AC2T INC., solicitó el registro de la marca denominativa “SPARTAN MOSQUITO” para proteger productos de la Clase Internacional No. 5 -insecticidas- (fs.2 A.A. y ss.). Continuando con el trámite, el Ministerio demandado, investigó lo s antecedentes existentes, a través de Informe, de fecha 4 de mayo de 2020 (fs.6 A. A), identificando l a existencia de las marcas pre -registradas “SPARTAN” y “S SPARTAN” cuyo titular es “SOUTH AMERICAN SPECILTIES INC de E.U. DE NORTEAMÉRICA” (fs.8 A.A.). Ante ello, la encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió deducir oposición de oficio a la solicitud de registro formulada (fs.9 A.A.). Dicha oposición fue evacuada por la empresa accionante (fs.10 a 14 A.A.). Tras la realización de informe por parte de la Asesoría Letrada, se procedió a ne gar el registro pretendido, a través de la Resolución impugnada (fs. 18 A.A). La Ley No. 17.011, a través de su artículo 22, habilita a la DNPI a oponerse de oficio al regi stro si vulneran lo previsto en el artículo 6 de dicha disposición legal, norma esta última que exige que las marcas, para ser registradas, deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confu sión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. El conflicto marcario se planteó entre la marca denominativa “SPARTAN MOSQUITO” y las marca s mixtas pre -registradas “SPARTAN” y “S SPARTAN”. Todas las cuales refieren a productos de la Clase Internacional 5. Esta Corporación entiende que asiste razón a la parte demandada cuando manifestó que, entre los signos en pugna, no existen las claras diferencias que la normativa marcaria exige. La solicitada y las prerregistradas coinciden en el término “SPARTAN” que las componen, además de abarcar a los mismos productos de la Clase Internacional 5. Asimismo, si bien la marca cuyo registro se solicita pretende proteger únicamente insecticidas, las pre rregistradas protegen la totalidad de la Clase. La expresión “SPARTAN” que comparten las marcas en pugna podría llevar a pensar que se está ante un nuevo producto o ante una variante del ya existente. De esta forma, se acompañan los argumentos expresados por este Tribunal en sentencia No. 457/2018, respecto a la confundibilidad y a los riesgos de asociación allí expresados, que son enteramente aplicables al caso de obrados: “MERLINSKI y SALAVERRY al analizar el principio de especialidad y sus excepciones, a luden a l a posibilidad de confusión indirecta “…En particular debemos señalar que el riesgo de confusión, comprende el riesgo de asociación. El riesgo de confusión por asociación en un sentido estricto e inmediato se verifica cuando el error se proyecta sobre la identidad del titular. En sentido estricto pero mediato, se observa cuando se confunden las características de los productos o servicios de modo tal que puedan hacer creer a los consumidores o usuarios que uno es derivación de otro y como consecuencia, que ambos presentan el mismo origen empresarial. Esta última no resulta ajena a la realidad comercial de nuestros días, en que se aprecia una tendencia generalizada a la diversificación de actividades económicas. Al lograr la aceptación del mercado y un incipiente éxito respecto de la comercialización o prestación de determinados productos o servicios; los esfuerzos se dirigen a ampliar el sector económico inicial elegido, e incursionar en productos y servicios vinculados. En consecuencia, el riesgo de asocia ción, con la consiguiente hipótesis de confusión, resulta incrementado. Para evitar los supuestos mencionados, es que se permite la extensión en el alcance de la protección de una marca a otros bienes para los cuales no se la solicitó específicamente. Es conveniente y procedente relacionar esta norma con la del artículo 6, en cuanto allí se consagra como condición de registrabilidad la diferencia entre las marcas, ya sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes.” (MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía. “Las Marcas en el Uruguay”. Ed. Carlos Álvarez, año 2000, p. 41 y 43-44)”. En definitiva, las marcas no presentan las claras diferencias que exige la normativa marcaria y que permiten su coexistencia, como lo dispone el artículo 6 de la Ley No. 17.011: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servi cios, o r especto de productos o servicios concurrentes”. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la c antidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados , repóngase tributación correspondiente ; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).