Sentencia Definitiva N° 548/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 22 de agosto de 2023. No. 548 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “MONSANTO TECHNOLOGY LLC de E.U. DE NORTEAMÉRICA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 413/2021). RESULTANDO : I) En este proceso, la empresa actora MONSANTO TECHNOLOGY LLC de E.U. DE NORTEAMÉRICA, dedujo pretensión anulatoria contra la R esolución dictada el 23 de diciembre de 2020 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la cual se desestimó el registro de la patente de invención No. 33045, que ella presentara, con el título de “EVENTO DE MAIZ TRANSGENICO MON 87427 Y LA ESCALA DE DESARROLLO RELATIVO”. (Fs. 111 de los AA en 117 fs.). II) En lo medular, como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que, la presente patente de invención que presentara ante la Administrac ión demandada cumplió con el requisito de la actividad inventiva, así como con los demás requisitos de patentabilidad, aludiendo así a la breve descripción del invento y a la actividad inventiva. Sostuvo que en el informe Final de Examen, se mantuvo la objeción en cuanto a la supuesta falta de actividad inventiva respecto de D1 y D2. En particular, adujo que dicho informe señala que estos documentos revelan elementos del inserto de ADN recombinante que dieron lugar al evento MON 87427. Señaló que existe un malentendido con respecto a la materia reivindicada, la cual se refiere a un evento transgénico y las ventajas de su aplicación industrial en el campo de la producción agrícola. Explicó que desafortunadamente, el examinador, entendió que la invención se refiere a ventajas obtenidas durante los procesos de cruce y selección y que por lo tanto se relacionan con procesos esencialmente biológicos. Sin embargo, especificó que, la materia a examinar se relaciona con un evento transgénico y las ventajas dire ctas obtenidas mediante la inserción en una planta de maíz del constructo de ADN recombinante divulgado previamente. Si bien D1 y D2 divulgan los elementos génicos presentes en el inserto que da lugar al evento MON 87427, ninguno de dichos documentos enseña o sugiere al evento MON 82427 ni a las secuencias reivindicadas en la presente solicitud que son específicas para el evento MON 87427. En particular, las secuencias reivindicadas SEQ ID NO: 1-8 corresponden a las secuencias de unión al evento MON 8742 7 y SEQ ID NO: 10 corresponde al cóntigo de la secuencia genómica 5’ flanqueante al inserto de ADN, la secuencia del inserto y la secuencia genómica 3’ flanqueante al inserto de ADN. Cada una de estas secuencias únicas incluye tanto la secuencia genómica flanqueante como la secuencia transgénica insertada, definiendo así la ubicación particular y fija del inserto transgénico del evento. Así, todas las moléculas reivindicadas corresponden a moléculas artificiales que no existen en la naturaleza, que son obra del accionar de los inventores de la presente solicitud ya que no podrían haber sido determinadas con anterioridad por un experto en la materia. Refirió a la existencia de patentes equivalentes, concedidas en una gran cantidad de jurisdicciones, a sabe r: Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Honduras, India, Indonesia, México, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania, Estados Unidos y Vietnam. Finalmente, indicó que además de los fundamentos y argumentos vertidos, siguiendo el criterio del Tribun al, en la respectiva etapa procesal se pedirá un peritaje técnico para que se pronuncie sobre las alegaciones de ambas partes y para que se concluya si en efecto la presente solicitud de patente, cumplió o no con el requisito de la actividad inventiva. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. A tales efectos, transcribió al gunos párrafos del informe de examen, de 6 de agosto de 2020 en el que se concluye que ante el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 8º de la Ley No. 17.164, se recomienda desestimar la solicitud por no cumplir con los artículos 9 y 11 de dicho cuerpo normativo. Enfatizó que los tres requisitos de patentabilidad son independientes y de hecho puede existir novedad sin actividad inventiva. Así, la diferencia entre actividad inventiva o no obviedad según el manual de redacción de patentes en relación con la novedad, radica en que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el arte previo. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinand o distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). Es decir que, a su entender, de las actuaciones administrativas surge que l a solicitud en análisis, por lo menos, no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad, como es la actividad inventiva, regulada en el art. 11 de la Ley No. 17.164. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 7279/2021 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada a fs. 38 a 81, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 117 fojas). V) Las partes alegaron de bien probado (fs. 84 y 86 - 88) VI) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 874/2022, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 92 – 93 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 95). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 24 de diciembre de 2020 (fs. 112 de los A.A.) quien lo resistió el 4 de enero de 2021 mediante la interpos ición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 113 y ss. ib.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 30 de julio de 2021 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 21 de s etiembre de 2021 (nota de cargo fs. 17 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada el 23 de diciembre de 2020 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la cual se desestimó el registro de la patente de invención No 33045, que ella presentara, con el título de “EVENTO DE MAIZ TRANSGENICO MON 87427 Y LA ESCALA DE DESARROLLO RELATIVO”. (Fs. 111 de los A.A. en 117 fs.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Surge de los antecedentes administrativos allegados a la causa que, con fecha 22 de noviembre de 2010 la accionante solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) el registro de la Patente de Invención titulada "EVENTO DE MAÍZ TRANSGÉNICO MON 87427 Y LA ESCALA DE DESARROLLO RELATIVO" , bajo el Acta No. 033045 (fs. 1 a 63 de los A.A.). Con fecha 7 de mayo de 2020 la D.N.P.I. emitió un informe en el que se formularon una serie de observaciones por el examinador actuante y, por el que se concluye que: “En resumen la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164, por lo que se considera la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitant e para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado. De continuar con el trámite se debería presentar un nuevo juego reivindicatorio que tome en consideración las observaciones realizadas. No se descarta que surjan nuevas observaciones una vez que se cuente con la contestación de vista del presente informe. Además, cabe aclarar que se considerará como válida únicamente aquella información agregada, que no amplíe lo descrito en la solicitud original, tal cual lo establece el Artículo 30 de la Ley 17164. Se recuerda al solicitante que, de acuerdo a lo establecido en la Circular No 5/2018, se otorgarán como máximo dos vistas previo a la resolución. Del presente informe se confiere vista al Solicitante por el pl azo de 45 días”. (Fs. 85 a 88 de A.A.). La vista fue evacuada por la actora, en escrito que luce agregado a fs. 89 a 94 vto. de los antecedentes. Con fecha 6 de agosto de 2020, se emitió un nuevo Informe, por el cual se concluyó, en lo medular que: “El requisito de Actividad Inventiva no se cumple sólo con la originalidad de la o las secuencias genéticas involucradas en la materia que se busca proteger. Lo que define a la Actividad Inventiva es la No Obviedad de la invención. Por un lado, existe una similaridad entre las secuencias de la presente solicitud (detalladas en primera vista) con los documentos del Estado de la Técnica, y por el otro lado no se revela ningún efecto técnico especial adicional en la materia "maíz resistente al herbicida glifos ato", por lo que no cumpliría con el requisito de actividad inventiva. Conclusiones: El juego reivindicatorio modificado, presenta observaciones de Alcance, Concisión, No Invención, Materia no Patentable y carece de Actividad Inventiva, por lo que no c umple con los requisitos de patentabilidad previstos en el Artículo 11 del Decreto Reglamentario 11/000 de la Ley 17164. Se invita al solicitante a realizar los comentarios que estime pertinentes respecto a lo planteado. De continuar con el trámite deber á agregar un nuevo juego reivindicatorio indicando las partes de la descripción que dan soporte a cada una de las reivindicaciones agregadas y cuáles son los elementos en los que se sustenta la actividad inventiva…” (fs. 98 a 100 de A.A.). Se confirió vista a la actora, quien la evacuó de fs. 101 a 106 vto. de los antecedentes. Finalmente, y tras el INFORME FINAL de fecha 9 de noviembre de 2020 por el que se recomendó desestimar la solicitud por no cumplir con los Artículos 9 y 11 de la Ley 17.164, se dictó el acto impugnado. IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, por unanimidad de votos, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por a mparar casi totalmente la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) En la especie, el objeto del proceso versa sobre la desestimatoria de la patente de invención solicitada por la parte actora. Desde la doctrina, se ha indicado que : “Una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a) un problema para ser resuelto; b) una solución a dicho problema; y, c) un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para ten er protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita qu e esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potencialidad de realización. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I, FCU, 2ª edición, 2022, pág. 490). Como enseña Rippe, “ la solicitud d e patente es acompañad a de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alca nce del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y ma ntener el principio de unidad de la invención”. (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16), (sentencia No. 499/2019). VI) En nuestro país, es la Ley No. 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obliga ciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Así, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). Analizado la norma legal, señala BUGALLO que: “En una aproximación tradicional, se identifican diversas categorías de condiciones o requisitos para la protección de las invenciones como patentes: a) obj etivos, que están en l a regla técnica y constituyen el contenido del artículo 8 LP; b) subjetivos, correspondiente a la personalidad del solicitante; c) formales, características de los documentos que aporta el solicitante; De todos ellos, los primeros tienen mayor relevancia pues condicionan el propio concepto de invención patentable. Las condiciones positivas que deben concurrir para que una invención pueda ser patentada son: a) novedad; b) actividad inventiva; c) aplicación industrial” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz; Ob. Cit., pág. 503). VII) Así, pues, se extrae de la demanda, que la parte actora postuló que la solicitud de patente fue denegada, en base a criterios erróneos. Ahora bien, se ha sostenido por el Tribunal en múltiples fallos de forma co nteste, que, este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la D.N.P.I. y los solicitantes, tratan de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (sentencias Nos. 958/1998, 118/1999, 644/2000, 74 2/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020 y 397/2020, entre otras). Pues bien, la solicitante en Sede jurisdiccional, en oportunidad de ofrecimiento de prueba solicitó prueba pericial, la que es encomendada a la Dra. Sabina VIDAL, Profesora Agregada de Biología Molecular Vegetal, prueba que luce agregada a fs. 65 a 71 de infolios. Por el referido dictamen se concluyó por la Perito que: “… entiendo que las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de los juegos reivindicatorios A y B presentados en fecha 5 de octubre de 2020, cumplen con los requisitos de patentabilidad previstos en los Artículos 8, 8 y 11 de la Ley 17.164. Así mismo, entiendo que la reivindicación 2 no puede ser considerada como una invención a efectos de la Ley 17164, por tratarse de una planta…”. Agregado el dictamen con citación, se convocó a la Perito para audiencia, a efectos de formular las explicaciones solicitadas por la parte actora (fs. 77, infolios). En la refer ida audiencia, la Peri to al ser interrogada acerca de si entiende que las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de los juegos reivindicatorios A y B cumplieron con los requisitos de patentabilidad, contestó: “Sí”. Y, preguntada respecto a la reivindicación número 2 si ¿entendió la Dra. Perita que la misma refería a una semilla? Contestó: “Entendí que refería a una semilla o a una planta, al material vegetal propiamente dicho, es lo que yo interpreté”. Es dable concluir, pues, que siendo que la prueba diligenciada ante la Sede resultó ser palmariamente favorable a los intereses de la actora, el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículos 184 del CGP). (Sentencias No. 62/2012 y 499/2019, entre otras). VIII) En tal sentido, la Corporación ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de es te; y b) Cuanto más té cnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica “peritos perit orum”. (Sentencias Nos. 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). IX) En adición a lo anterior, no es posible soslayar que, la accionada no se opuso a la designación de la perito (vide fs. 52 -57 infolios). Y, a su vez, luego de la contundencia de la prueba referenciada, al alegar de bien probado, el Ministerio se limitó, a exponer concisamente que “…la parte actora no ha aportado elementos que ameriten variar el temperamento expuesto”; dando por reproducidos los argumentos sostenidos en ocasión de contestar la demanda” (fs. 84). X) Con tal entendimiento, que cabe revalidar en el caso, la Sala considera que las conclusiones del examinador de la División Patentes han podido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la s olicitud de patente de obrados, cumple con los requisitos dictados por la Ley 17.164 para h abilitar la patente en cuest ión, con respecto a las reivindicaciones 1 y 3 a 8 del dictamen no así en la Nº 2, por tratarse de una planta o semilla. XI) A todo l o cual, no es posible sortear que, coincidiendo con lo relevado por la actora, no puede desconocerse que la patente solicitada ha sido concedida en el exterior. En definitiva, la solicitud de patente en cuestión, en lo que refiere a las reivindicaciones 1 y 3 a 8, cumple con los requisitos previstos por la Ley No. 17.164 y su Decreto reglamentario No. 11/000; siendo ilegítimo el acto administrativo que rechazó tal pedimento. Con respecto al punto 2, perfectamente escindible, no es necesario declarar la nulidad. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria con respecto a la denegatoria de las reivindicaciones 1 y 3 a 8 del dictamen pericial y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado, en ese sector. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).