Sentencia Definitiva N° 343/2002

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de junio de 2002. No. 343 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE) con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 970/99). RESULTANDO : I) La actora pidió se declarara la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 27/agos/99, en cuanto se revocó la resolución anterior de la misma Dirección de fecha 2/dic/97 -que había desestimado el registro de la marca “Quemanjar”, solicitada bajo acta No. 271.377, para distinguir productos de la clase internacional 30-, y en su lugar concedió dicho registro. II) Se fundó en que no se tuvo debidamente en cuenta su oposición en base a las marcas “Manjar Blanco” y “Manjar del Cielo”, de la cual surgían similitudes gráficas, fonéticas y evocativas entre las marcas preexistentes y la concedida, por lo cual no se daban las “...claras diferencias” requeridas en la Ley No. 17.011. III) La demandada sostuvo que sí existían claras diferencias entre las marcas en pugna, y eso permitía afirmar que eran no confundibles y podían coexistir en el mercado. Y pidió se confirmara el acto. IV) Abierto a prueba, se produjo la certificada a fs. 15, alegaron las partes por su orden, y fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el que se pronunció por la confirmación del acto cuestionado (Dictamen 172/01). V) Consta que se citó para sentencia, la que previa integración del Tribunal por sorteo con el Ministro Dr. Felipe Hounié, y estudio por su orden, fue acordada en forma. YCONSIDERANDO : I) Se comparte el dictamen del Sr. Procurador, en cuanto a que se agotó debidamente la vía administrativa y que la acción de nulidad se dedujo en tiempo. Y sólo cabe agregar que dado que los antecedentes administrativos lucen incompletos (no está el acto cuestionado), se estará en cuanto a los hechos a las afirmaciones del actor que no resulten controvertidas (art. 65 del decreto ley No. 15.524). II) Puede así tenerse por acreditado que Manjar S.R.L. de la Rpca. Argentina solicitó con fecha 13/jul/94 el registro de la marca “Quemanjar”, bajo acta No. 271.377, como denominativa, para distinguir artículos de la clase int. 30. Eso determinó la oposición de Conaprole, fundada en el registro anterior de sus marcas: a) “Manjar Blanco”, acta No. 236.332, concedida el 26/abril/91; y b) “Manjar del Cielo, acta No. 252.820, concedida el 21/may/92. La primera, había sido concedida bajo acta No. 160.634 y renovada con el No. 236.332, cubriendo las clases ints. 3, 4, 29, 30 (con limitaciones) 31 y 32, tratándose también de una marca denominativa. La firma beneficiaria de la marca aquí cuestionada, cambió su nombre por “Manjar Paraná S.A.”, y al evacuar las vistas mencionó situaciones que reputó similares, especialmente consignó la existencia de la marca registrada “Manjar del Este”, acta No. 214,835 para la Clase Int. 30 y a favor de un tercero. Cabe señalar que la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. se opuso al registro de “Quemanjar” por estimar que quedaba comprendida en las prohibiciones del art. 2, nums. 4, 5 y 6, de la Ley No. 9.956, y en función de ello la Dirección dedujo oposición de oficio, que fue ratificada por dictámenes de los asesores, y dio origen así a la citada Resolución de fecha 2/dic/97 que rechazó la solicitud. Pero por argumentos que se ignoran (ya se señaló que el acto objeto de esta acción anulatoria no fue agregado), finalmente se hizo lugar al recurso de revocación deducido por la firma argentina y se accedió al registro de “Quemanjar”, meritando a su vez el presente accionamiento que debe reputarse correctamente movilizado en forma directa, por aplicación del art. 36 decreto ley No. 15.524 (conf. Sents. 929/93, 80/97 y 1158/99, entre otras). III) En cuanto al fondo del asunto, como siempre es opinable, pero el Tribunal por unanimidad estima que procede acoger el accionamiento, por no existir entre la marca solicitada y las marcas registradas con anterioridad, las claras diferencias que eran y son exigibles para evitar el riesgo de confusión (arts. 1 y 3 de la Ley No. 9.956, y art. 33 del decreto reglamentario, en la redacción dada por art. 2 del decreto del 6/jul/45; y actualmente art. 6 de la Ley No. 17.011 del 25/nov/98). En efecto, entre las marcas en pugna existen similitudes en el plano ortográfico, fonético, y conceptual o ideológico. Todas ellas giran en torno a una expresión básica o nuclear, que es “manjar” (verdadera “mott vedette”) y los agregados que a la misma se hacen, como “Blanco” o “del Cielo”, o la preposición “Que”, no son suficientes para dotar de particularidad y originalidad al conjunto marcario. Anteponer “Que” a la palabra nuclear “Manjar”, no es sino reproducir con escasas variantes a las marcas ya registradas que contienen esta última expresión. Porque “que”, en gramática, es un pronombre relativo, y nada agrega a la expresión básica, como para diferenciarla netamente de las marcas ya registradas. Fonéticamente lo que más suena, es “Manjar”, que el consumidor medio naturalmente asociará con algo delicioso, sea “Blanco” o sea “del Cielo”. El sesgo evocativo de “Manjar” es indudable, por más que se le anteponga el pronombre relativo “que”, el que luce como insignificante. Por eso se estima que existe riesgo cierto de confusión, sea en sentido amplio o estricto, mediato o inmediato, conforme a las distinciones que ha formulado el Prof. Manuel Arean Lalin y que este Tribunal ha recogido y hecho suyas en reiterados pronunciamientos (véase, “La protección de los signos distintivos en el comercio”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 5, año 1996; y “Alcance de los Derechos exclusivos de las marcas”, ídem No. 4, año 1996; y entre otras, Sents. Nos. 1001/98 y 884/99). Dicho riesgo de confusión, se acentúa porque las marcas en pugna son denominativas y protegen productos de la misma clase int. 30, que notoriamente son de consumo masivo, donde el consumidor medio es mucho menos exigente y selectivo que el adquirente de productos sofisticados. Cabe señalar que los ejemplos que en su argumentación citó la firma argentina en la vía administrativa, caso de “Queluz” acta No. 254.114 para la clase int. 34 (fósforos y encendedores) y “Quetapa” acta No. 241.933 para la clase int. 30 (tapas para empanadas, pascualinas, etc.), no son aplicables al caso, porque no se ha demostrado que existan marcas anteriores que utilicen, para las mismas clases internacionales las expresiones nucleares “Luz” o “Tapa”. Y en cuanto al ejemplo que se invocó referido a las marcas “Requete” y “Requete liquidación”, cuya coexistencia se habría admitido por el Ministerio por Resolución del 14/mar/95 (A.A. fs. 13 vta. in fine), es obvio que no es vinculante para este Tribunal. En consecuencia, existe sí riesgo cierto de confusión por no darse las claras diferencias requeridas por la ley, y el acto que concedió el registro de “Quemanjar” puede y debe ser anulado. Por estos fundamentos, no obstante la opinión del Sr. Procurador, y con los arts. 309, 310 de la Constitución y 22, 28, 38 del Decreto Ley No. 15.524, el Tribunal por unanimidad FALLA : Anúlase el acto impugnado, sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Baldi, Dr. Mercant, Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Hounié. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).