Sentencia Definitiva N° 463/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 3 de agosto de 2023. No. 463 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DUCHESNAY INC. con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 215/2021). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 2 y siguientes, se dirige contra la Resolución S/N, de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se desestimó el registro de la Patente de Invención No. 34631, presentado por DUCHESNAY INC de Canadá, con el título “Formulación de doxilamina y piridoxina y/o sus metabolitos o sales” (fs. 110 vto. A.A). En primer lugar, se reseñó la historia de la empresa actora, desde su adquisición en el año 1970 por Louis Boivin, presidente y propietario del Grupe Pharmaceutique Boivin, destacando que la misma se convirtió desde el año 1992 en la primera empresa farmacéutica dedicada a salvaguardar la salud de las embarazadas y sus bebés. Señaló que, como surge del expediente administrativo, con fecha 21 de febrero de 2013, DUCHESNAY , INC solicitó ante la DNPI el registro de la Patente de Invención titulada "FORMULACIÓN DE DOXILAMINA Y PIRIDOXINA Y/O SUS METABOLITOS O SALES", bajo e l Acta No. 34.631, consistente en: “Un sistema de dosificación oral de liberación dual/forma de dosificación que comprende un componente/composición de liberación inmediata y un componente/composición de liberación retardada. Cada uno de los componentes/co mposiciones d e liberación inmediata y componentes/composiciones de liberación retardada comprende uno o varios de doxilamina, uno de sus análogos, uno de sus derivados, uno de sus profármacos, uno de sus metabolitos y/o su sal y uno o varios de piridoxina, su sal, uno de sus metabolitos y/o una sal del metabolito. El sistema de dosificación oral de liberación dual/forma de dosificación exhibe un perfil farmacocinético mejorado respecto de la formulación corriente DiclectinⓇ”. De tal modo, se agravió en primer término en lo formal, señalando que se ha vulnerado la regla de la motivación suficiente de la Ley No. 17.164, el Decreto No. 11/000, el Decreto No. 500/991, el artículo 72 de la Constitución y los principios generales del Derecho. Postuló que la Resolución que se impugna carece de adecuada motivación, ya que no explicita acabadamente por qué no se tomaron en cuenta los argumentos y descargos presentados por el solicitante, con fecha 19 de febrero de 2020. Tampoco dichos motivos o fundamentos emergen en forma suficiente de las actuaciones administrativas cumplidas por la DNPI durante el procedimiento de registro, y en particular, tampoco surgen del Informe Final del 11 de marzo de 2020. Lo anterior no cumple con la garantía y derecho de los individuos a obtener una decisión motivada de la Administración. Indicó que en el caso, con respecto a la objeción de insuficiencia descriptiva planteada en el Primer Informe de Examen, en el capítulo 5.2 de fojas 3 a 7 de su E scrito de Evacuación de Vista, de fecha 19 de febrero de 2020, postuló las razones por las cuales la invención reivindicada se encuentra claramente definida y debidamente respaldada por la memoria descriptiva de la Solicitud de Patente. Sostuvo que nada dice la demandada sobre dichos descargos, no los analiza ni se pronuncia sobre los mismos. Agregó que no menciona el Informe Final de la DNPI por qué la EPO y las oficinas de Estados Unidos y otras jurisdicciones habrían considerado que la invención rei vindicada tiene suficiente respaldo en la Memoria Descriptiva, y el Examinador de Uruguay, no. Apuntó que nada dice acerca de cómo se comportaría el experto en la materia, como se menciona en la Evacuación de Vista. De igual modo, a su juicio, nada dic e el Informe Final de la Administración acerca de los estudios que contiene el Ejemplo 7 y los descargos del solicitante. Y tampoco dice nada el Informe Final sobre los resultados que se muestran en la Figura 12 del documento de patente, y sobre el Infor me Final sobre los resultados del estudio que figuran en las Tablas VI del Anexo A de la Evacuación de Vista, de fecha 19 de febrero de 2020, en consonancia con los resultados presentados en la Figura 12 de la Solicitud de Patente. En segundo lugar, com o vicios sustantivos, argumentó que, inversamente a lo postulado por los examinadores de DNPI, la patente de invención solicitada, “FORMULACIÓN DE DOXILAMINA Y PIRIDOXINA Y/O SUS METABOLITOS O SALES”, posee las características de novedad, altura inventiva y suficiencia descriptiva. Destacó la concesión de la patente en varias jurisdicciones como EE.UU. y Europa. En síntesis, solicitó que se anulara la Resolución impugnada. No. 463 II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en re presentación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- compareció a fojas 16 y siguientes, contestando la demanda anulatoria. Tras transcribir parte del Informe Final de 11 de marzo de 2020, y el Informe de Áreas Patentes y Tecnología Montevideo de fecha 28 de julio de 2020, expresó que surge de las actuaciones administrativas que la solicitante, por lo menos, no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad como es la actividad inventiva, regulada en el artículo 11 de la Ley No. 17.164. Señaló que la diferencia entre actividad inventiva o no obviedad según el manual de redacción de patentes, en relación con la novedad, radica en que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el arte previo. Dicho de otr a manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una de las partes del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). Destacó que falta uno de los requisitos de patentabilidad y para acceder al registro de una patente, deben estar los tres: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley No. 17.164. En definitiva, abogó por la confirmación de la Resolución hostilizada. III) La parte actora alegó de bien probado de fs. 99 a 108, mientras que, la parte demandada lo hizo a fs. 97. IV) Oída la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 744/2022, fs. 112 y 113) aconsejó acceder a la anulación impetrada. V) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La parte actora fue notificada de la Resolución encausada, el 4 de agosto de 2020 (fs. 111 A.A.). Interpuso contra la misma, los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el 13 de agosto de 2020 (fs. 112 A.A.). Recayó denegatoria ficta, el 1 de marzo de 2021. La demanda interpuesta, el 22 de junio de 2021, lo fue en tiempo hábil, teniendo presente para ello, la suspensión del plazo durante la feria judicial extraordinaria (Ley No. 19.879) y las Acordadas Nos. 8, 9, 11, 12 y 13 del año 2021 (fs. 2 y ss.). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. Surge de los antecedentes administrativos allegados a la causa que, la accionante solicitó, con fecha 21 de febrero de 2013, ante la DNPI el registro de la Patente de Invención titulada "FORMULACIÓN DE No. 463 DOXILAMINA Y PIRIDOXINA Y/O SUS METABOLITOS O SALES", bajo el Acta No. 34.631 (fs. 79 vto. de A.A.). Con fecha 16 de enero de 2020, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitió un informe en el que se formulan una serie de observaciones por el examinador actuante, por el que se concluyó que: “(..) la invención en sí, t al como se encuentra reivindicada, no está suficientemente descripta. No cumple con el Art. 22 de la Ley 17167 y con el Art. 4) del Decreto Reglamentario 11/000”. Además, se consignó que: “tras analizar el juego reivindicatorio agregado (…) a los efect os de evaluar que no incluya materias que contravengan a lo establecido en los artículos 13,14 y 15 de la Ley 17.164. Del mismo surgen las siguientes observaciones: “Reivindicaciones 1 a 21: como fuera observado en la memoria descriptiva, en ninguno de los ejemplos se describe claramente cuáles son las formulaciones utilizadas, información que es crucial, tanto para reproducir la invención como para alcanzar el efecto técnico que la misma se dice que tiene. Los ejemplos presentados hablan de la administraci ón conjunta o concomitante de dos formulaciones, siendo una de ellas de uno de los activos (piridoxal o un derivado del mismo) o de ambos en una forma de liberación inmediata (que ya es conocida en la técnica) y de una segunda formulación (también ya conoc ida) de los activos combinados, la cual presenta liberación retardada. No se encuentra ningún ejemplo de "una forma de dosis oral de liberación dual, como se encuentro consignada en las reivindicaciones, por lo que la materia reivindicada no tiene sustento en la memoria descriptiva. Una formulación farmacéutica (o "forma de dosis"), para estar adecuadamente definida, debe serlo por sus componentes (tanto en agentes activos como excipientes) y las cantidades necesarias de los mismos” (fs. 43 a 47, carpeta de documentación en 73 fs.). Del referido Informe se confirió vista a la parte actora, que fue evacuada en escrito que luce agregado a fs. 99 a 102 vto. de los antecedentes. Con fecha 11 de marzo de 2020, se emite el “INFORME FINAL”, a cargo de la Q.F. Laura L. Torterolo Franco, por el cual se concluyó que no fueron subsanadas por el solicitante, las observaciones recaídas sobre “… la insuficiencia descriptiva respecto de la memoria descriptiva tal como fuera presentada en esta oficina. Ninguno de los ejemplos de la memoria se corresponde con la materia como se encuentra reivindicada”. (fs. 107 vto. a 109 vto. de A.A.). Y , seguidamente, en su mérito, con fecha 28 de julio de 2020, la Ing. Sandra Varela, Encargada de Área Patentes y Tecnología, informó que: “Analizado el informe final de examen de fondo emitido en la solicitud de referencia, se concluye que el juego reivindicatorio agregado a fojas 211 a 213 del expediente electrónico no se encuentra soportado por la memoria descriptiva, por lo que la inv ención descripta en la presente solicitud no cumple con el artículo 22 de la ley 17164 ni con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Reglamentario 11/000. Debido a las observaciones realizadas sobre la descripción de la invención, no puede reconocerse el cumplimiento del requisito de actividad inventiva de la materia reivindicada. Resultando que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8° de la ley 17164. Por lo cual, recomendó: “… proceder a la DESES TIMACIÓN de la solicitud, acta No. 34631”. (fs. 110 de A.A.). Finalmente, se dictó con fecha 29 de julio de 2020 el acto No. 463 impugnado, por el cual se desestima la solicitud patente de invención presentada por el compareciente con el título de “FORMULACIÓN DE DOXILAMINA Y PIRIDOXINA Y/O SUS METABOLITOS O SALES” (fs. 110 vto. de A.A.). Infolios, el objeto del proceso versa respecto de la desestimatoria de la patente de invención solicitada por la pretensora. Desde la Doctrina, se ha indicado que : “Una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a. un problema para ser resuelto; b. una solución a dicho problema; c. un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para tener protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita que esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potenci alidad de realización. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I, FCU, 2ª edición, 2022, pág. 490). Como enseña Rippe: “(…) la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del inv ento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16), (Cfe. sentencia No. 499/2019). En nuestro país, la Ley No. 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999 regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Así, dispone que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” (artículo 8º). Analizando la norma lega l, señala BUGALLO que: “En una aproximación tradicional, se identifican diversas categorías de condiciones o requisitos para la protección de las invenciones como patentes: a. objetivos, que están en la regla técnica y constituyen el contenido del artículo 8 LP; b. subjetivos, correspondiente a la personalidad del solicitante; c. formales, características de los documentos que aporta el solicitante; De todos ellos, los primeros tienen mayor relevancia pues condicionan el propio concepto de invención patenta ble. Las condiciones positivas que deben concurrir para que una invención pueda ser patentada son: a. novedad; b. actividad inventiva; c. aplicación industrial” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz; Ob. Cit., pág. 503). No. 463 Así, pues, la parte actora en su demanda post uló que la solicitud de patente fue denegada, en base a criterios erróneos, por cuanto, la Resolución que se impugna, carece de adecuada motivación. Y , además, en lo sustancial, se equivocan los examinadores del DNPI, al sostener que la patente de invenció n solicitada, no posee las características de novedad, altura inventiva y suficiencia descriptiva. Ahora bien, se ha sostenido por el Tribunal en múltiples fallos de forma conteste, que, este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y los solicitantes, tratan de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (sentencias Nos. 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015 , 499/2019, 71/2020 y 397/2020, entre otras). La solicitante en sede jurisdiccional , en oportunidad de ofrecimiento de prueba solicitó prueba pericial, la que fue encomendada al Ingeniero Químico Álvaro Frizzi, prueba que luce agregada a fs. 74 a 89 de infolios. Por el referido dictamen pericial se examinó: “(…) los técnicos o técnicos-legales referentes a la patentabilidad de la supuesta invención y su relación con los argumentos expuestos por la DNPI, conforme el Objeto de la pericia”. Sostuvo el Per ito, en primer término y, tocante a la suficiencia descriptiva, que: “(…) el examinador expresó los motivos que le llevaron a desestimar la solicitud, pero dichos motivos son equivocados. En la opinión de este perito, la solicitud está redactada de modo tal que puede ser ejecutada por el experto en la materia sin necesidad de recurrir a esfuerzo indebido. Por consiguiente, es opinión de este Perito que la solicitud cumple con lo dispuesto en los arts. 22 de la ley 17164 y 4 del decreto 11/000” (fs. 85). Por su parte, con relación a la “Actividad Inventiva”, se pronunció en el entendido de que: “(…) lo reivindicando posee actividad inventiva y, por tanto, cumple con el art. 11 de la ley 17.164 y es patentable en el sentido de los dispuesto en el art. 8 de la citada ley” (fs.89). Como colofón, concluyó el Ing. Químico Álvaro Frizzi que: “El Acto Administrativo presentó una motivación, pero los motivos por los cuales se rechazó la solicitud son equivocados. La solicitud se encuentra adecuadamente descrita y cumple con lo dispuesto el art. 22 de la ley 17164 y el art. 4 del decreto 11/000. La solicitud posee altura inventiva y cumple con lo dispuesto por el art. 11 de la ley 17.164. La solicitud es patentable en el sentido de lo dispuesto por e l art. 8 de la ley 17.164” (fs. 89). Agregado el dictamen con citación, la parte demandada no formuló ningún tipo de cuestionamiento (fs. 91). Es dable concluir que se carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial ( artículo 184 d el CGP; sentencias Nos. 62/2012 y 499/2019, entre otras). En tal sentido, la Corporación ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen p ericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica “peritos No. 463 peritorum” (sentencias Nos. 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). Con tal entendimiento, esta Sede considera que las conclusiones del examinador de la División Patentes han po dido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la solicitud de patente de obrados, cumple con los requisitos dictados por la Ley No. 17.164 para habilitar la patente en cuestión. Tampoco es posible sortear que, coincidiendo con lo relev ado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo en su dictamen, no puede desconocerse que la patente solicitada ha sido concedida en el exterior, todo lo que se acreditó en autos. En definitiva, la solicitud de patente en cuestión, cump le con los requisitos previstos por la Ley No. 17.164 y su Decreto reglamentario No. 11/000; siendo ilegítimo el acto administrativo que rechazó tal pedimento. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, repóngase tributación que pudiere corresponder, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese estos obrados. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). No. 463