Sentencia Definitiva N° 438/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 27 de julio de 2023. No. 438 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COMERCIAL PICHARA SPA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de Nulidad” (Ficha No. 273/2021). RESULTANDO : I) La actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sin número, de fecha 13 de octubre de 2020, mediante la cual se c oncede a favor de la accionante el registro de la marca “SEAHAIR” para distinguir los productos pertenecientes a las clases internacionales 8,11, 20 y 21, denegándolo en la clase internacional 3. (fs. 13, A.A.). En su demanda, relató que, COMERCIAL PICHARA SPA, es titular de un interés directo, personal y legítimo en esta acción y se ve agraviado por la resolución que concedió parcialmente su marca y la desestimó para los productos de la clase internacional No. 3. Se agravió entonces, invocando la inex istencia de confundibilidad entre los signos. Expuso sobre el particular que, si analizamos los conjuntos marcarios conforme al criterio establecido por Doctrina y Jurisprudencia, resultan evidentes las claras diferencias exigidas por la Ley. La normati va marcaria vigente no requiere que los signos sean absolutamente diferentes a los fines del registro, sino que basta con que presenten elementos que permitan al consumidor diferenciarlos. Adujo que, las marcas enfrentadas se presentan distintas, SEAHAIR/SEAH. Señaló que, el Examinador entiende que las marcas enfrentadas solo difieren en tres letras y que las diferencias entre los términos son prácticamente imperceptibles. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es que la desinencia diferente en una y e n otra marca determina que en su globalidad se visualicen y se pronuncien de manera completamente diferente. Agregó que, si bien se trata de tres letras, estas dan al signo solicitado una apariencia de conjunto totalmente diferente y al mismo tiempo las marcas contienen diferencias conceptuales que hacen imposible que el público consumidor los pueda asociar y confundir. La única coincidencia entre las marcas enfrentadas radica en su raíz, lo cual no constituye causal suficiente para justificar la oposición deducida. Por lo tanto, a su entender, no asiste razón al Asesor cuando expresa que las marcas son cuasi idénticas en su estructura fonética, por el contrario, al ser pronunciadas son percibidas en diferente forma al oído humano. Por otra parte, indicó que, al realizarse el análisis de confundibilidad no se debe perder de vista al consumidor final de este tipo de productos, que será en definitiva quien las diferenciará y distinguirá. Los productos protegidos en esta clase son productos adquiridos po r un consumidor que conoce exactamente la marca del producto que adquiere y el origen de este producto. Apuntó que, las marcas no solo presentan diferencias desde la perspectiva denominativa y fonética, sino que conceptualmente también. Así, expuso qu e, la marca solicitada “SEAHAIR" posee un significado distinto y se diferencia conceptualmente de la marca opositora "SEAH", dejando en el consumidor una impresión distinta, resultando imposible el riesgo de confusión o asociación entre las marcas. Defendió la posibilidad de coexistencia pacífica de las marcas. Ello, sobre el argumento de que, la mar ca opositora SEAH coexiste o ha coexistido en el registro con otras marcas que contienen dentro de la denominación la raíz SEA, por tanto, no existe motivo a lguno para que ahora no pueda coexistir con la marca solicitada por mi mandante en aras del principio de igualdad. Citó profusa doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura y concluye, que su marca cumple con todos los requisitos necesarios para acceder al registro, si bien contienen elementos en común con la opositora, incorpora otros elementos a la denominación que la hacen diferenciable, tanto denominativa como fonética y conceptualmente con la marca opositora. En suma: solicita la nulidad del acto recurrido (fs. 3 a 10). II) Conferido el correspondiente traslado compareció el Dr. Milton Fuentes Riera —en representación del Ministerio de Industria, energía y Minería—, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En lo central de sus defensas, argumentó que, el acto que se impugna fue ajustado a Derecho y ello porque los signos en cotejo, no poseen las claras diferencias exigidas por la ley marcaria. No. 438 Sostuvo que, es importante señalar que ambos signos son exclusivamente denominativos. El aspecto denominativo adopta tres dimensiones: la fonética, la gráfica y la semántica. Desde el punto de vista fonético, ambos signos se oyen peligrosamente similares leyéndolos en inglés y, si el consumidor no conoce el inglés, la situación es aún peor. Agregó que, en el ámbito semántico, ambas marcas comienzan con el término "SEA" que se traduce como " MAR" y la marca de la impugnante agrega "HAIR" que posibilita la idea de que se trate de una variación de la marca pre-registrada. Además, gráficamente la marca de la opositora, está completamente contenida en la marca de la impugnante, situación sumada a las anteriores, imposibilita la convivencia pacífica de ambas marcas en la clase internacional 3. En suma, abogó por la soluc ión desestimatoria de la demanda y promovió la citación de HENKEL AG & CO. KgaA. como tercero coadyuvante al amparo de lo dispuesto por el art. 55 del Decreto Ley Nº 15.524 de 9 de enero de 1984 (fs. 21 a 22). III) Debidamente emplazado el tercero cita do (fs. 24), no compareció. IV) Por decreto No. 6903/2020 (fs. 29) se dispuso la apertura a prueba por sesenta días y se produjo su diligenciamiento hasta que el 2 de mayo de 2022 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 52). V) La parte actora y la demandada alegaron en el plazo común de quince días (fs. 57 a 64 y 55, respectivamente). VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 647/2022 y aconsejó la confirmación del acto resistido (fs. 70 a 71 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 73). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , cor responde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución impugnada se emitió el 13 de octubre de 2020 (fs. 13, A.A.). La actora, según sus dichos no controvertidos, fue notificada el 19 de octubre de 2020. El 29 de octubre de 2020, interpuso en tiempo los recursos de revocación y jerárquico (fs. 17 a 20, A.A.). El 24 de mayo d e 2021 se configuró denegatoria ficta y la demanda anulatoria fue interpuesta tempestivamente el 28 de julio de 2021 (según surge de sello fechador de fs. 3 y nota de cargo de fs. 11). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compar tir la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs . 112 y 112 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. III) Primariamente, con la finalidad de efectuar un correcto abordaje de la situación sometida a decisión del Tribunal, conviene realizar una breve reseña de las actuaciones que precedieron el dictado del acto encausado. En tal sentido, surge de los antecedentes agregados a la causa, que la No. 438 empresa Comercial Pichara Spa solicitó el registro de la marca denominativa de productos, "SEAHAIR" , Acta no. 483.908, para proteger productos de la clase internacional 3,8, 11, 20 y 21 (fs. 1 de A.A.). Obra a fs. 3 y 4 de los antecedentes administrativos, que c on fecha 31 de julio de 2017, la empresa HENKEL AG &CO. KgaA deduce oposición contra la marca solicitada. Con fecha 18 de setiembre de 2020, la Dra. Andrea Capano, Asesora del Área Asuntos Jurídicos emite su dictamen, consignando que: “En conclusión, la suscrita entiende: que los signos en conflicto son fonéticamente confundibles; que ambas marcas están compuestas por el mismo término; que la marca pre - registrada se encuentra íntegramente contendida dentro de la solicitada a registro; que el signo prete ndido y el opositor son de tipo denominativo; que coinciden en el ámbito de protección de la clase internacional 3; etc.- En virtud de lo que antecede, las similitudes que presentan los signos, hacen imposible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro y en el mercado para los productos de la clase mencionada; ya que no surge de ellos la clara diferenciación exigida por la Ley de Marcas y el consumidor, seguramente incurrirá en confusión o al menos creerá que los productos ofrecidos pertenecen al mismo grupo empresarial ("Riesgo de asociación").- En consecuencia, atendiendo a los extremos mencionados y por la aplicación de los artículos 6 y 34 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, se aconseja hacer lugar a la oposición de tercero, de sestimar la presente solicitud de registro para los productos comprendidos en la clase internacional 3, y conceder el registro solicitado para las clases internacionales 8, 11, 20 y 21…” (fs. 10 a 11 de A.A.). De conformidad con lo aconsejado por la As esoría Letrada, se dicta el acto objeto de impugnación con fecha 13 de octubre de 2020, por el cual, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, otorgó a favor de la accionante el registro de la marca “S EAHAIR” para distinguir los productos pertenecientes a las clases internacionales 8,11, 20 y 21, denegándolo en la clase internacional 3. (fs. 13, A.A.). (fs. 13 A.A.). IV) Así pues, el thema decidendum del caso estriba en determinar si la marca de la empresa actora, objeto de cuestionamiento (“SEAHAIR”), se confunde con la pre -registrada (“SEAH”), o, en caso contrario, si ostenta las diferencias exigidas por el art. 6 de la Ley No. 17.011, que posibiliten la coexistencia registral y en el mercado de ambas. Sobre la base de lo que antecede, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No. 17.011 en su artículo 6°: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Así pues, para el estudio comparativo entre los signos marcarios, conviene tener presente los criterios de evaluación de posibles situaciones de confund ibilidad entre signos, que sean idóneas para causar dicha distorsión, los cuales, han sido elaborados por la doctrina y nuestra jurisprudencia ha recogido de un modo constante. En tal sentido, de acuerdo a dichos criterios, el análisis de las marcas a los efectos de su registro, debe hacerse “a golpe de vista” y como un todo. No. 438 Sobre lo que se viene de significarse, sostiene GUTIÉRREZ CARRAU que, al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“ as a whole ” dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras). En la misma línea de razonamiento, se ha dicho que, el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tien e el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; “Derecho de Marcas”; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358). De tal modo: “Deviene fundamental entonces tener presente la capacidad de percepción del público correspondiente y su comportamiento al procurar adquirir determinado tipo de producto o servicio. Entonces, debe efectuarse la caracterización del denominado consumidor medio, deviniendo un concepto normativo, reputado por los diversos sistemas como un sujeto razonablement e informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso”. (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; “LA DEFENSA JUDICIAL DEL DERECHO DE MARCA”, pág. 127, LA LEY URUGUAY, 2017). En cuanto a la obser vación de los signos en pugna, es dable tener presente que, como sostienen BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre - reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle ”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, pág. 46, Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003). Precisamente, el cotejo de los signos marcarios “SEAHAIR” y “SEAH”, ambos de naturaleza “denominativa” , generadores de la presente discordia, al resguardo de las anteriores reglas, permite concluir la inexistencia de esas notas distintivas esenciales que inhabilitan la expedición de un juicio favorable a los intereses de la demandante. Porque es evidente que es no posible distinguir las necesarias y notorias diferencias de orden ortográfico, fonético y aún conceptual, que dicen acerca de la posibilidad de su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado nacional. En efecto, en el nombre “SEAH” —pre-registrada— aparece completo en la marca solicitada “SEAHAIR”, y no se observan diferencias fonéticas. Más aún, la semejanza se verifica, a poco que se confronte la expresión sonora de las marcas, las que suenan prácticamente igual. Pero además, el término AIR, ciertamente no se vislumbra que posea la fuerza suficiente como para marcar la diferencia entre ambos vocablos. Por otro lado, no es posible soslayar el hecho de que, ambos signos, son del tipo “denominativo” por lo que no hay otros elementos que permita sostener, que se está cumpliendo con las “claras diferencias” que la ley No. 438 prescribe. En tal sentido, de detenido examen de los antecedentes agregados, no surgen otros elementos que respalden una diferenciación entre ambas. A todo lo cual, se debe tener presente que, ambas marcas están en la misma clase internacional número 3 y refieren a “ productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales: dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar", lo que genera la superposición de productos que pretende proteger. Al respecto de lo que se viene de indicar y, en materia de riesgo de confusión, deviene fundamental tener presente la capacidad de percepción del público correspondiente y su comportamiento al procurar adquirir determinado tipo de producto o servicio. Entonces, debe efectuarse la caracterización del denominado consumidor medio, devinie ndo un concepto normativo, reputado por los diversos sistemas, como un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso. Ahora bien, no es posible consagra r un único prototipo de consumidor medio para todos los productos y servicios, deben distinguirse subtipos en atención a la naturaleza, características y precio de los bienes del mercado. Como expresa Attolico, la capacidad media de discernimiento, no es a priorísticamente definible, dado que ella varía en atención al producto de que se trate y a la categoría de consumidor (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; Ob. Cit, págs. 127 y 128, LA LEY URUGUAY, 2017). En el caso, si nos atenemos al público objetivo consu midor de los productos para los que solicitó el registro marcario, debe concluirse que se trata de un público muy masivo y genérico, del que no ha de esperarse que vaya a ser cauteloso al momento de la adquisición del producto . Todo lo cual, indudablemente aumenta la probabilidad de confusión. Por consiguiente, asiste razón a la Administración, desde que realizó una correcta apreciación de las marcas, señalando los elementos que integran la marca desde la impresión en su conjunto, siendo su similitud, lo que provoca la confusión. V) Lo señalado anteriormente, conduce al convencimiento del Tribunal, que la marca “ SEAHAIR”, cuyo registro fuera desestimado por el acto en causa para la Clase Internacional 3, no satisfizo los requisitos esen ciales de origi nalidad y novedad que exige el art. 6 de la Ley No. 17.011, en la medida que no es posible detectar a su respecto las claras diferencias que exige la ley de marcas con los signos pre registradas. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. No. 438 A los efectos fiscales, fíjan se los honorarios del abogado de la pa rte actora en la cantidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).