Sentencia Definitiva N° 308/2002

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de mayo de 2002. No. 308 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “L’OREAL con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 652/99). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 2/6/98, por la cual se concedió el registro de la marca “a3” No. 281.065, solicitada por Productos Químicos A. Tres S.A., de Argentina (fs. 3 de autos). Expresa que dicha resolución debe anularse en virtud de que resulta violatoria de derechos legítimamente adquiridos por la actora, causándole un perjuicio económico y un grave riesgo de desprotección hacia el consumidor, quien sin lugar a dudas identificará este nuevo producto como perteneciente a L’Oreal. Señala que ha resultado agraviada, en tanto que la nueva marca registrada reproduce exactamente parte fundamental de dos de la marcas de L’Oreal (a3) “PLENITUDE EXCELL A3” y “PLENITUDE REVELE A3”; no compartiendo el dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, según la cual el signo en cuestión presenta diferencias gráficas y fonéticas, lo cual amerita la concesión. Por último, agrega que todo el esfuerzo y creatividad de L’Oreal se ven desprotegidos en virtud del registro de esta nueva marca que sin tener ninguna relación con las marcas de la actora, gozará de igual prestigio y fama en virtud de un esfuerzo profesional y económico que le es ajeno de esta marca. II) La parte demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que los argumentos expresados por la parte actora no son de recibo. Expresa que entra signos marcarios en pugna (“A3” mixta; “PLENITUDE EXCELL A3”, registrada y mixta; y “PLENITUDE REVELE A3”, registrada y mixta) existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que posibilitan la coexistencia de ambas marcas. Por último, señala que en caso de concretarse lo solicitado por la actora se estaría sentando un grave precedente en cuanto a la erradicación definitiva de los monopolios de hecho y de derecho. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo a que obra certificada a fs. 47; alegando las partes por su orden a fs. 49 y 50 y fs. 54, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 274/01), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO . I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de la acción de nulidad. II) Que el Tribunal, integrado y por unanimidad, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada, discrepando por ende con la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 57/57v., Nos. 5/7). Se impugna la Resolución dictada el 2/JUN/98 por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto, de consuno con lo dictaminado pro su Asesoría Letrada (fs. 22, en rojo, antecedentes administrativos; y fs. 1 de autos), hizo lugar al registro de la marca “ a3” (ETIQUETA), solicitada bajo Acta No. 281.065 por la firma “PRODUCTOS QUÍMICOS A. TRES S.A.”, de ARGENTINA, para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 3 (fs. 23/24v., antecedentes administrativos, especialmente fs. 23v. “in fine”; y fs. 2/5 de autos, especialmente fs. 3 “in fine”). Dicha volición fue correctamente impugnada (fs. 27 y 30/31, antecedentes administrativos cits.; y fs. 6 y 7/9 de autos). Empero, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial mantuvo la misma, según Resolución de 6/AG/99 (fs. 38v., antecedentes administrativos cits.), compartiendo el dictamen de su Asesoría Letrada (fs. 37/38, Ibid.). Y, en vía jerárquica, el acto fue confirmado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, según Resolución de 17/EN/00 (fs. 30v., Cap. II, de autos), de conformidad con los dictámenes de su Asesoría Jurídica (fs. 41/41v. y 42, Ib.). La firma argentina ya mencionada formuló su solicitud de registro de la marca MIXTA “ a3 (ETQ) (fs. 1/2v., antecedentes administrativos cits.), para cubrir la totalidad de la Clase Int. 3. Y la hora accionante dedujo oposición en base al registro de la marca “PLENITUDE EXCELL A3”, Acta No. 267.431, Clase Int. 3, concedida el 14/AG/95 (fs. 11 de autos); y a la marca “PLENITUD REVELE A3”, Acta No. 274.213, Clase Int. 3, ENTONCES EN TRAMITE y luego concedida con fecha 26/DIC/96 (fs. 10 de autos). (ver fs. 10/11/13v., 14/14v., 15/15v. y 18, antecedentes administrativos cits.). Las tres marcas en pugna tienen en común la expresión “ a3”, siendo irrelevante que en la denominación y diseño de la marca enjuiciada dicha expresión aparezca la “a” minúscula (fs. 2/2v., antecedentes administrativos cits.), en tanto que las marcas opositoras utilizan la “A” mayúscula, porque esa inoperante diferencia no hace más que revelar una forma sutil de reproducir servilmente un aspecto de las marcas opositoras y, de suyo, ello exterioriza el propósito de consumar una CONCURRENCIA DESLEAL (arts. 2, núms, 12 y 13, Ley 9956/1940; y art. 33, Dec. Reglamentario, de 29/NOV/940, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto de 6/JUL/945). Es muy claro que no pueden aplicarse los arts. 6, 22 y 23 de la Ley 17.011, como postula la parte actora en su alegato (fs. 49v.), ya que dicha ley no estaba en vigencia cuando se dictó el acto en causa. Del informe de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial surge que los registros concedidos a la ahora accionante, lo fueron sin limitación alguna sobre la expresión “A3” /art. 28, Dec. Reglamentario citado) (fs. 39/40 de autos) y ésta es el núcleo de las dos marcas opositoras, un elemento dotado de originalidad y novedad. Se trata de lo que, en la doctrina especializada, se denomina “MOT VEDETTE”, expresión que alude a un elemento básico o fundamental que resalta sobre el resto del “conjunto marcario” imprimiéndole originalidad, de tal forma que cualquier otra marca que utilice esa expresión o elemento, por sí mismo distintivo, daría cima a una hipótesis de confundibilidad. La expresión “A3”, que es prácticamente reproducida por la marca cuestionada (“a3”) es el elemento sustantivo de los conjuntos marcarios opositores, en tanto que las restantes expresiones de tales conjuntos (“PLENITUDE EXCELL” y “PLENITUDE REVELE”) son adjetivas de aquélla. Por ende, entre estas tres marcas hay indudable IDENTIDAD FONÉTICA y, PARCIALMENTE, ORTOGRÁFICA, muy por el contrario de lo que sostiene la parte demandada al contestar (fs. 24, núm. 2) y el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. Como la mínima diferencia gráfica premencionada (la letra “a” en minúscula en lugar de la “A” mayúscula de las marcas opositoras) carece de un carácter neta o claramente diferenciador, se perfila la muy seria posibilidad (el riesgo que alcanza para admitir un supuesto de confundibilidad) de confusión, en el sentido de que el consumidor/medio atribuya a la marca enjuiciada el mismo origen empresarial que las marcas registradas por la ahora accionante. Y esa misma posibilidad de confusión, habilita el juego de la presunción de COMPETENCIA DESLEAL, ya que, como acertadamente señala el Señor Ministro Dr. MERCANT en su fundamento de Voto, si bien la marca cuestionada es fonéticamente similar o parecida a una parte del nombre comercial de la solicitante argentina, tampoco existe una identidad absoluta ni, fundamentalmente, se ha acreditado que dicho nombre comercial en la República Argentina, o sea “PRODUCTOS QUÍMICOS A. TRES S.A.”, preexista a los registros de la ahora demandante. Porque también es factible que la sociedad titular de la marca impugnada haya adoptado esa denominación como forma de utilizar, luego, parte de su denominación comercial en la distinción de sus productos para competir con otros de gran prestigio, como son los protegidos por las marcas de L’OREAL, empresa francesa de gran notoriedad mundial y que opera en el ramo o giro de COSMÉTICA y PERFUMERÍA (fs. 18 “in fine”, No. 1, de autos). La conclusión a que arriba la Corporación guarda absoluta coherencia con diferentes pronunciamientos donde se admitió supuestos de confundibilidad en base a la reproducción servil de una “MOT VEDETTE” (Sentencia 1004/98, marcas “TWIX” y “TWIST”; Sentencia No. 135/99, marcas “UMBRALE” y “UMBRO”; Sentencia No. 788/00, marcas “CHIKLE CON K” y “CHICLETS”; Sentencia 641/00, marcas “FAMILY” y “NUEVO FAMILY”; Sentencia No. 629/00, marcas “GRAN CONDOR REAL” y “CONDOR”; Sentencia referida a la no coexistencia de las marcas “LEE” y “BARBARA LEE”, etc.). Por estos fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, integrado y por unanimidad FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Baldi, Dr. Mercant, Dr. Bermúdez (r.), Dr. Brito del Pino, Dr.Turell. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).