Sentencia Definitiva N° 418/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de julio de 2023. No. 418 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JOHNSON Y JO HNSON SURGICAL VISION INC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINER IA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 522/2021). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por la Dra. Graciela Cestau y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 2021, por la cual se dispuso: “(…) CONCÉDESE el Registro de la Marca TECNIS SIMPLICITY, solicitada bajo expediente No. 500172 a favor de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. de E. U. DE NORTEAMERICA , para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la /s clase/s internacional/es 10 (PERSO NALIZADAS: sistema de suministro e implante de lentes intraoculare s;), por el conjunto, sin der echos privativos sobre el término “SIMPLICITY”, artículo 7 de la ley 17.011 ” (fs. 7, en carpeta verde de 41 fojas, A.A.) ( la negrilla coincide con el te xto original). En necesaria síntesis, la accionante se agravió contra la restricción de derechos sobre la porción “SIMPLICITY”, afirmando que: i) el conjunto marcario es distintivo y no es descriptivo ni genérico de los productos de la clase 10; ii) el término “SIMPLICITY” no designa ni califica directamente a los productos oftalmológicos . No a todas las palabras pertenecientes al idioma que adjetiven deben aplicarse el artículo 7 de la Ley No. 17.011; iii) la marca es registrada y de renom bre a nivel mundial. Ha sido registrada sin limitación en varios países con totales derecho s de exclusividad, por lo que invoca la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París; iv) la marca tiene una significación secundaria en el público, la que tiene u na fuerza distintiva especial y un reconocimiento instantáneo por parte de quien la percibe. Esto implica que quien ve el signo representa inmediatamente en su mente al origen empresarial de los mismos. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 13 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció — en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería— el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al acci onamiento en base a la siguiente fundamentación. En resumidos términos, afi rmó que el a cto que se impugna fue ajustado a derecho porque el término “SIMPLICITY” está comprendido en las previsiones de los numerales 11 y 12 del artículo 4 de la Ley N o. 17.011. Efectivamente, e l término que se analiza es de uso común. “SIMPLICITY”, de l inglés, significa simplicidad, sencillez. Esta marca comprende los artículos de la clase internacional N o. 10, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, oj os y dientes artific iales; ar tículos ortopédi cos; material de sutura. En particular, ref iere a (PERSONALIZADAS: sistema de suministro e implante de lentes intraoculares). Es inne gable que el término “SIMPLICITY” es descriptivo de la clase internacional No. 10. Por último, en lo relati vo a la aplicaci ón del Convenio d e París, las condiciones de registro de Uruguay son los numerales 11 y 12 del art ículo 4 de la Ley No. 17.011. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda (fs. 25 a 26 vto.). III) Por decreto No. 918/2022 (fs. 28) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 20 de junio de 2022 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 57). IV) La parte actora y la demandada a legaron en el plazo común de quince días (fs. 63 a 73 y 60, respectivamente). V) La Sra. Procurad ora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 716/2022 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 77 a 78 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia , prev io pase a estudio de los Sres. Ministros en forma suces iva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 80). CONSIDERANDO : I) En el aspecto forma l, corresponde rele var el cumplimiento de las exigencias que según l a normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 5 de febrero de 2021 (fs. 7, A.A.) y se notificó el 11 de febrero de 2021 (fs. 9, A.A.). El 22 de febrero de 2021 interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 10 a 15, A.A.). El acto conclusivo de la vía adm inistrativa se produjo mediante denegatoria fi cta, la que se co nfiguró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 17 de setiembre de 2021. La demanda se interpuso tempestivamente el 15 de noviembre de 2021 (nota de cargo, fs. 14). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 77 a 78 vto. ) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. La Resolución impugnada concedió el registro solicitado, con la limitación de derechos en relación a la p orción “SIMPLICITY” (fs. 7, A.A.). De ac uerdo con lo señalado en el informe de concesión de 5 de febrero de 202 1, el término que integra e sta porción proviene del idioma inglés y se traduce en “SIMPLICIDAD”, motivo por el cual no pueden concederse derechos privativos por considerarlo descriptivo y calificativo, al informar al público consumidor las características, cualidades u otras propiedades del producto que se pretende ofrecer (art ículo 4 numerales 9 y 12 de la Ley No. 17.011). Por su parte, el artícu lo 7 de la Ley N o. 17.011, dispone que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previ stas en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de dicho cuerpo normativo podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. En tanto, el artículo 4º del mismo cuerpo normativo establece que no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños q ue no sean de fantasía, es decir, que no p resenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes”. Sobre el punto, conviene recordar lo señalado por Juan Manuel Gutiérrez Carrau, qu ien al comentar la norma advierte: “El criterio más habitual de la D.N.P.I. ha sido el de desestimar el registro de t odo término prov eniente de idiomas extranjeros cuya traduc ción pudiere estar comprendida en los n umerales 9, 10 y 11 del art. 4° , supra estudiados. Entendemos que la interpretación más justa en estos supuestos es la que supone la llamada ‘prueba o test de opacidad’. Así B ertone y Cabanellas enseñan que ‘si el con sumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como ‘denominación de fantasía’, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas para este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de ‘transpa rencia’, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas’” Sería injusto -a nuestro entender - rechazar el regis tro de un término procedente de una lengua poco común , de un dialecto, y aun de cualquier idioma más usual , si su significado no es conocido por la mayoría de los consumidores , por el sólo hecho de que su traducción pudiere resultar genérica ” (Cf. Juan Man uel Gutiérrez Ca rrau, “Manual Teórico-Práctico de Marcas ”, Tercera E dición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 75) (la negrilla no está en el original). En su clásica obra sobre Derecho de Marcas, Bertone y Cabanellas al tratar específicamente el punto de las “Palabras en idiom as extranjeros” consignan: “El contenido conceptual de las voces de lenguas extranjeras podrá ser más o menos transparente en el mercado argentino, según la difusión que esa lengua pueda tener entre los consumidores . Así, si constituyen voces cuyo contenid o semántico es opaco para éstos, son registrables en el país aun cuando sean descriptivas o engañosas con relación al producto en otras lenguas (…) A nuestro criterio, bajo el imperio de la Ley actu al, cabe someter a los vocablos de idiomas extranjeros, co mo a los del idioma nacional, a la ‘prueba de opac idad’: si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como ‘denominación de fantasía’, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al con trario el término presenta un cierto grado de ‘transparencia’, aplicar las normas correspondientes que regulan el registro de marcas descriptivas o engañosas (…) Con más razón, parecerían haber perdido actualidad los argumentos del fallo de Cámara del 8 de junio de 1967, que privó de validez a la marca ‘Burgol’, so color de que esa voz designaba en árabe un tipo de trigo industrializado. La jurisprudencia reciente se o rienta a un examen realista de los vocablos extranjeros, analizando el grado en que su sig nificado es comprensible para el público y los efectos que tal comprensión puede tener sobre la confundibilidad de las marcas ” (Cf. Luis Eduardo B ertone y Guillermo C abanellas de las Cuevas, “Derecho de Mar cas”, tomo I, Editorial Heliasta S RL, 2ª Edición, actualizada, corregida y aumentada , Buenas Aires, 2003, p. 362 y 365 a 366) (la negrilla no está en el original). En el mismo sentido, pueden convoc arse sendos pronun ciamientos de este Tribunal (véase, por ejemplo, sentencias Nos. 324/1998, 415/1998, 541/1998, 608/1998, 672/1998, 1264/1999, 924/2000, 253/2003, 731/2004, 211/2006 y 127/2022, entre otras) (la negrilla no está en el original). Cuando se trata de inscribir un término procedente de otro idioma, el examinador no debe limitarse al ejercicio de traducir a utomáticamente el vocablo y aplicar sin más las prohibiciones establecidas en los numerales a los que reenvía el numeral 12) del artículo 4° de la Ley No. 17.011. Así las cosas, el giro legal “cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los n umerales 9 º), 10) y 11) precedentes” de esta disposición debe ser entendido en el contexto que dichas prohibiciones puedan significar para el consumidor nacional , atendiendo al juicio de hecho que siempre es menester realizar en m ateria de marcas, estando a cada caso concreto. Ahora bien, formuladas estas precisiones, el término “SIMPLICITY” del idioma inglés se revela con un significado fácilmente comprensible por el público consumidor nacional, que se traduce en “SIMPLICIDAD”. Dicho esto, este término cuya exclusividad reivindica la accionante resulta descriptivo de atributos de casi cualquier producto, lo que es evidente en el caso del produc to que se pretende identificar: sistema de suministro e implante de lentes intraoculares, aludiendo a la simplicidad del referido sistema. En lo que r especta a la existencia de un “significado secundario” del término , el artículo 8º de la Ley N o. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º) , 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respect o de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. En términos mutatis mutandis trasladables al sub examine, por sentencia N o. 497/2021 se consignó: «Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un signifi cado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina sim bolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “signific ado segundario” como “marca” por su uso y p ublicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tan to, la “significació n secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia. Y más adelante precisa el autor en cita: «Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. A sí el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostu mbra comprar o que ha visto promocionar (…)» (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teó rico - Práctico de Ma rcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y n aturalizado del té rmino “TYPE” con los productos que comercializa. (…) Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser req uerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintiv idad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible ” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019).» (la negrilla no está en el original). Del mismo modo, en el ca so la actora no ha logrado acreditar la referida significación se cundaria, es decir, la ineludible asociación de la marca con los productos de su empresa. Por último, tampoco resulta de recibo el argumento fincado en l a aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París. Una vez más, cabe traer a colación lo expresado en la sentencia No. 497/2021, en la cual se concluyó: “Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en l a desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha dispos ición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye ex presamente aquellas hipótesis en que las ma rcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y co nstantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. La inconcusa redacción de la norm a transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informa, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda.” (la negrilla no está en el original). Por las razones expuest as, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fi scales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélv anse los anteceden tes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).