Sentencia Definitiva N° 362/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 26 de junio de 2023. No. 362 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DE E.U. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 758/2019). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por el Dr. Juan Lapenne y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 18 de febrero de 2019, mediante la cual se desestimó la solicitud de patente de invención Nº 30069, con el título de “isoxazolinas para controlar plagas de invertebrados” (fs. 252, en carpeta verde de 252 fojas, A.A.). En su demanda, expuso que la DNPI basó el rechazo de la solicitud en el informe final de examen de fecha 18/10/18, que desestimara las reivindicaciones por falta de sustento/insuficiencia descriptiva, falta de claridad, falta de actividad inventiva. En resumidos términos, se agravió señalando que: i) el método retrospectivo utilizado a la hora de evaluar la actividad inventiva es ilícito; ii) ha obtenido la protección de patente para reivindicaciones similares en 60 jurisdicciones a nivel mundial; y iii) de acuerdo con la Resolución de la DNPI Nº 6/2019 otras opiniones de otras oficinas de patentes son relevantes para Uruguay. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 6 a 12). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Desde el punto de vista sustancial, lo actuado por la Administración se ajustó a la normativa aplicable. Así se desprende del informe final de 18 de octubre de 2018, que descartó la existencia de una actividad inventiva en virtud que la solicitud presentada no exhibe un efecto sorprendente e inesperado ya que no fueron presentados resultados comparativos entre los compuestos seleccionados y los ya conocidos. En definitiva, concluyó que la solicitud no cumplió con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 17.164, por lo que defendió la legitimidad del rechazo de la solicitud resuelto (fs. 19 a 20). III) Por decreto No. 338/2020 (fs. 22) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 7 de marzo de 2022 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 71). IV) La parte actora y la demandada alegaron en el plazo común de quince días (fs. 76 a 77 y 74, respectivamente). V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 406/2022 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 80 a 81). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 83). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 18 de febrero de 2019 (fs. 252, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 6) no controvertidas por la demandada (fs. 19), se notificó el 20 de febrero de 2019. El 28 de febrero de 2019 se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 2 a 2 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 23 de setiembre de 2019. La demanda se interpuso el 14 de noviembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por la Sra. Procurador del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 80 a 81) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en la patentabilidad de la solicitud formulada por la accionante, la que fuera observada por los técnicos de la DNPI por falta de cumplimiento del requisito de actividad inventiva (véanse el informe de examen de 7 de noviembre de 2017, de fs. 166 a 172 y el informe final de examen, de fs. 249 a 250, A.A.). Según destaca Bugallo, “Se define usualmente una patente de invención, como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas (…)” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial” , FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, p. 338) (la negrilla no está en el original) ( sentencia Nº 499/2019). Más adelante, se refiere al concepto de actividad inventiva y explica: “ Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente , sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la ventaja que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad, la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto no es demostrable estrictamente como tal ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial”, op. cit. p. 355) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 62/2012). Como enseña Rippe, la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho . Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención . (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 499/2019). La Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). En el presente caso, la examinadora de la División Patentes de la DNPI entendió en sus informes que la solicitud tramitada no resultaba patentable observando la insuficiencia descriptiva de la materia reivindicada, falta de claridad, excesiva amplitud y el no reconocimiento de actividad inventiva. Por estos motivos, concluyó que la solicitud no cumplía los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 17.164 y recomendó desestimar la solicitud formulada por la actora, lo que así se hizo por la Administración a través del dictado el acto enjuiciado (fs. 252, A.A.). Ante este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y los solicitantes, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que se trata de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial ( sentencias Nº 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020, 397/2020, 696/2020, 721/2020 y 224/2023, entre otras). Pues bien, en autos se movilizó dicha prueba pericial a fin de intentar acreditar la procedencia de la patente solicitada (pericia del Ing. Químico Enrique Bozzo, que luce de fs. 49 a 57, infolios), pero la misma claramente no le fue favorable al interés de la promotora. En efecto, el perito objetó la falta de altura inventiva, falta de claridad, falta de respaldo en la memoria descriptiva, además de la excesiva amplitud que resulta en una falta de unidad inventiva y la ausencia de solución a un problema técnico. Así, concluyó que la insuficiencia descriptiva y la falta de claridad resultan evidentes, estimando correcta la desestimación de la solicitud por parte de la DNPI. De esta manera, los informes técnicos de la Administración se vieron reforzados en sus conclusiones por la prueba pericial diligenciada ante la Sede y, por tanto, parece claro que la solicitud de patente en cuestión no cumple con los requisitos dictados por la Ley Nº 17.164; siendo legítimo el acto administrativo que rechazó tal pedimento. Mutatis mutandi , cabe replicar aquí lo expresado en sentencia Nº 696/2020, en la cual se concluyó: “Con tales entendimientos, el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículos 104 del Decreto Ley Nº 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP) (sentencias Nº 62/2012 y 499/2019, entre otras), todo lo cual sella la suerte de la pretensión. La Sala ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica “peritos peritorum”. ( sentencias Nº 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). En el casus, donde se advierte un carácter eminentemente técnico de la cuestión a elucidar, las argumentaciones planteadas en la demanda, ratificadas en instancia de alegatos, carecen de eficacia convictiva para enervar las conclusiones científicas arrojadas por la prueba pericial rendida, que se encuentra en consonancia con los informes técnicos de la División Patentes de la DNPI.” (la negrilla no coincide con el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la acción anulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).