Sentencia Definitiva N° 335/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 20 de junio de 2023. No. 335 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “ MERCADOLIBRE INC. con ESTADO. MINISTER IO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad ” (Ficha No. 309/2021). RESULTANDO : I) En este proceso, MERCADOLIBRE INC. dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 21 de octubre de 2020 por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se dispuso: “CONCÉDESE el Registro de la Marca MERCADO LIBRE (mixta), solicitada bajo expedient e No. 494453 a favor de Mercado Libre Inc. de ARGENTINA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7º de la Ley No. 17.011 (fs. 10 de los A.A. y 3 de infolios). II) En necesaria síntesis, el principal agravio que esgrime la parte actora refiere a que el registro del conjunto marcario “MERCADO LIBRE” (mixta) para distinguir los productos y servicios de las clases internacionales 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 debió haber sido concedido con exclusividad sobre la denominación “MERCADO LIBRE”, ya que no se encuentra comprendida dentro del alcance del artículo 4, numerales 9, 10 y 11 de la Ley de Marcas. Aclaró que su impugna ción es parcial, en tanto se dirige únicamente a solicitar la declaración de nulidad del acto, en la porción que no le otorga derechos privativos sobre los términos que componen la marca cuyo registro fue concedido, no cuestionándose la concesión de la mar ca, en lo restante. Abogó por la aplicación de la presunción simple en su favor, en virtud de lo dispuesto por el art. 6 de la Ley No. 15.869. Hizo caudal de la notoriedad de la marca. En tal sentido, manifestó que el signo “MERCADO LIBRE” ha venido si endo utilizado a título marcario en forma pública, pacífica, ininterrumpida y exclusiva por MERCADOLIBRE INC., desde hace más de 20 años. Destacó que www.mercadolibre.com.uy es el cuarto sitio web más visitado de Uruguay. Afirmó que actualmente, MERCADOLIBRE INC. posee registradas una Familia de Marcas notorias que se componen por la denominación dominante o “mot vedette” “MERCADO LIBRE”. Explicitó que no existe ni ha existido en el Registro otro titular que tenga o haya tenido una marca que incluya los términos “MERCADO LIBRE”. Se agravió por entender que corresponde que se le reconozcan derechos exclusivos sobre su marca y nombre comercial “MERCADO LIBRE” en tanto es un signo de fantasía y posee registrabi lidad inherente y aptitud distintiva para acceder al registro, conforme a las disposiciones de la ley marcaria. Afirmó que la mentada marca, no encuadra dentro de ninguna de las prohibiciones absolutas de registro del art. 4 de la Ley No. 17.011; sino que, por el contrario, es un término evocativo e incluso arbitrario. Indicó que, incluso la DNPI ha entendido en casos anteriores, presentados a nombre del mismo titular, que la marca “MERCADO LIBRE” ostenta registrabilidad inherente y aptitud distintiva, y por lo tanto, fue concedida con derechos exclusivos sobre la misma. Sin perjuicio de lo anterior, adujo que, aún si se entendiera que el término “MERCADO LIBRE” no tuviera aptitud distintiva inherente, destacó que igualmente correspondía la concesión con derechos exclusivos sobre la denominación “MERCADO LIBRE”, ya que la misma en todo caso ha adquirido distintividad adquirida (“secondary meaning”). Continuando con este aspecto de su planteo, señaló que , en virtud de la intensa difusión y uso en el mercado por más de 20 años, la denominación “MERCADO LIBRE” ha adquirido probada fuerza distintiva respecto de los productos y servicios que identifica, asociada a MERCADOLIBRE, INC. Finalmente, adujo que la Administración fundó su negativa haciendo alusión en forma genérica a la irregistrabilidad de los términos “MERCADO” y “LIBRE” individualmente y por separado, sin llegar a analizar la fuerza distintiva del conjunto marcario. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado, en la porción que no concede derechos privativos sobre los términos “MERCADO” y “LIBRE”. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Por su parte, l a Administración demandada defendió la legitimidad del acto, aduciendo que fue dictado en un todo conforme a Derecho. En lo medular, sostuvo que: “MERCADO LIBRE” está compuesto por dos términos que carecen de fantasía, es decir, no presentan características de novedad, especialidad y distintividad. Luego de analizar diversas definiciones de cada una de las palabras que conforman el signo cuyo registro fue concedido, arribó a la conclusión de que en ambos casos los términos carecen de fantasía y que form an parte del lenguaje común o usual. Afirmó que la apropiación de alguno de estos dos términos determinaría que otras marcas que los poseen sin exclusividad, se verían imposibilitados de utilizarlos. A su entender, tampoco es aceptable la tesis del “se condary meaning” aludido por la accionante, en tanto, la marca en pugna, básicamente refiere a un mercado, virtual, pero mercado al fin; y un mercado donde se compra, se vende y además es libre, es decir de acceso no restringido y para describir esas dos c aracterísticas no existen muchas más opciones. Apuntó que la pretensión de la accionante relativa a que se consideren los dos términos como una unidad con derechos de exclusividad, no se encuentra contemplada por la normativa vigente. Por último, citó jurisprudencia en apoyo a su postura y solicitó que se confirme el acto enjuiciado. IV) Por Resolución No. 6308/2021 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada a fs. 43 - 78, agregándose por cuerda separada los ante cedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 45 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 80 y fs. 88 - 117, respectivamente). VI) La Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dict amen No. 791/2022, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 121 - 123). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 125). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 22 de octubre de 2020 (fs. 4 ppal.) quien lo resistió el 3 de noviembre de 2020 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 11 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interp osición de los recursos, al 31 de mayo de 2021 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 6 de agosto de 2021 (nota de cargo fs. 25 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada el 21 de octubre de 2020 por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se dispuso: “CONCÉDESE el Re gistro de la Marca MERCADO LIBRE (mixta), solicitada bajo expediente No. 494453 a favor de Mercado Libre Inc. de ARGENTINA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45, por el conj unto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7º de la Ley No. 17.011 (fs. 10 de los A.A. y 3 de infolios). III) Reseña de los antecedentes. Conforme emerge de los recaudos allegados al proceso, el 4 de mayo de 2018 se presentó la empresa MERCADO LIBRE INC. a solicitar el registro de la marca “MERCADO LIBRE” (mixta) en las clases internacionales Nos. 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 (fs. 3 – 4 de los A.A.). Con fecha 16 de octubre de 2020 se confeccionó el “Informe de Concesión”, mediante el cual se recomendó la concesión del registro de la marca, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Textualmente, se dictaminó: “Si bien la presente solicitud, apreciada en su conjunto, presenta la aptitud necesaria para distinguir los productos y servicios del solicitante de aquellos provenientes de otros, los términos “MERCADO” y “LIBRE”, carecen de novedad, distintividad, especialidad y fantasía para las clases solicitadas; y son de uso habitual en las mismas, deben quedar disponibles para su utilización por terceros, no siendo posible otorgar un derecho de exclusividad sobre los mismos. Artículo 4º numeral 11) de la ley de marcas”. (Fs. 9 de los A.A.). Finalmente, el 21 de octubre de 2020 se d ictó el acto impugnado, siguiendo los lineamientos indicados en el informe que lo precedió. (Fs. 10 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por la Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Mediante el a cto impugnado se concedió el registro de la marca MERCADO LIBRE (marca mixta), empero se le denegaron derechos privativos sobre los términos que la componen: esto es, sobre las palabras “Mercado” y “Libre”. A juicio de la Corporación, la posición de la Administración fue acertada, en tanto, dichos vocablos carecen de la nota de distintividad, especialidad y fantasía. Se trata de dos términos con significado propio, que deben quedar disponibles para su utilización para terceros. Conforme al artículo 4 numerales 10, 11 y 12 de la Ley marcaria, no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palab ras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes. Por tanto, es claro, a entender de la Sala, que no puede otorgarse exclusividad sobre términos tan comunes. VI) Al respecto es aplicable al caso lo que ha expresado esta Corporación en sentencia No. 280/ 2017: “... estima la sede que el signo marcario en cuestión se encuentra debidamente protegido por la justa concesión de su registrabilidad otorgada por la resolu ción impugnada. Lo que la accionante no puede pretender válidamente es arrogarse el uso monopólico de términos tan comunes como lo son “AIR” y “PLAY” dentro de la clase 9 ya que ello restringiría indebidamente el derecho a la comparecencia de otras empresa s en el rubro. Por tanto es arreglado a Derecho aplicarle a los términos en cuestión las previsiones obstativas señaladas en el art. 4 numes. 9 a 12 de la ley 17.011 en tanto se pretende la exclusividad sobre los mismos.”. Tal como expresan MERLINSKI y S ALAVERRY, “la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o ex presiones genéricas y descriptivas; en particular, aquéllas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley N° 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilizac ión y cualidades. Por ende, se asiste ante denominaciones que no tienen aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto del fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca (Cfme. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía; “Las M arcas en el Uruguay”, pág. 37). Por su parte, Chijane sostiene: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados product os pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro.”… “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, pág. 45 y pág. 48).” VII) Como lo sostuvo el Tribunal en Sentencia No. 49/2017 “En efecto, la parte actora, no puede pretender exclusividad en el uso de la palabra “PUNTO” en los productos y servicios protegidos en las clases internacionales Nos. 9, 35, 36, 38 y 41. El art . 4º, numeral 11 de la Ley No. 17.011 prohíbe el registro de “Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad” características de novedad, especialidad y distintividad”. Señala Beatriz BUGALLO, que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “(...) son aquellas usuales o que se han vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir”. La norma, “(...) al calificar los signo s que no han de ser considerados como marca, hace referencia a expresiones y adjetivos que complementan la condición básica de registrabilidad, que luego establece expresamente en el artículo 6° de la ley. Es decir que enumera las características que tiene n las marcas, manteniendo literalmente, el régimen anterior. Interpretando a contrario sensu esta norma podría decirse que las características para que un signo se considere marca serán: a. fantasía; b. novedad; c. especialidad; d. carácter distintivo” ( Cfme. BUGALLO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, pp. 96- 97). Es evidente que el término “PUNTO” ha pasado al uso general y carece de novedad o distintividad”. VIII) Asimismo, resulta trasladable al caso que nos ocupa, lo señalado en la sentencia No. 301/2010, en la cual se dijo: “La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo.” IX) En referencia al argumento de la actora “secondary meaning”, resulta trasladable lo señalado por el Tribunal en sentencia No. 325/2017, en la que sostuvo: “En cuanto a la conceptuali zación del fenómeno del “secondary meaning”, se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su conte nido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio”. Se señala así que “para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F., Montevideo - Buenos Ai res, 2007, pág. 86). En la especie, la gestionante tenía que probar que el signo “SABOR EN CUBOS” es percibido por el público como una marca identificativa de determinado producto, y además, que el público asocia ese producto, en forma directa e inmediata, con la empresa solicitante. Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas par a determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, ade más, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible”. Asimismo en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que “la situación excepcional que conlleva la admisión de re gistro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés gen eral” (Cfme. CHIJANE, Diego, ob. cit., págs. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias N° 249/2002 y 228/2013). X) Concederle artificialmente un significado único es el medio para evitar la prohibición legal, otorgándosele un uso monopólico de términos comunes, ya habiéndose protegido con la registrabilidad otorgada la protección del prestigio indudable de su marca. La marca de autos es una expresión sobre la cual nadie puede pretender exclusividad y que puede ser utilizada por c ualquier persona con igual derecho y no puede por tanto ser monopolizado su uso. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la pa rte actora en la ca ntidad de $46 .000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).