Sentencia Definitiva N° 169/2002

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de abril de 2002. No. 169 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos: “ACCOR S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 193/98). RESULTANDO : I) La parte actora demandó la nulidad de la resolución emanada de la Dirección Técnica de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 13/dic/95, en cuanto se concedió el registro de la marca TICKET MANÍA sin derechos privativos sobre la expresión “ticket”, a favor de Amapola S.A. de Uruguay, acta No. 264.939, como denominativa, y para distinguir artículos comprendidos en las clases int. 41 y 42. II) En resumen, se agravió porque el acto reproduce el dictamen de la Asesoría Letrada, la que se limitó a afirmar que se cumplía con los requisitos del art. 33 del decreto reglamentario, pero no analizó ni valoró los medios probatorios que se agregaron para demostrar el reconocimiento y notoriedad de las marcas ya registradas y de las cuales era titular, TICKET RESTAURANT, y CESTATICKET, reconocidas no sólo en el país, y en el Mercosur, sino internacionalmente. Agregó que no existiendo en el Mercosur un Tribunal Superior de Justicia, son los ordenamientos jurídicos internos los que deben controlar la juridicidad de la actuación de la administración y su ajuste a las normas de integración aprobadas, específicamente el Protocolo de armonización de marcas del Mercosur, que establece esta protección en el art. 9, numeral 6. Manifestó que la marca concedida, parecía “integrarse” a las marcas anteriores ya mencionadas, dando la idea de que se trata de una variante de las mismas, y no de una forma de distinguir el producto frente a los consumidores. Y concluyó afirmando que el signo elegido para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares, de lo contrario se verifica una contravención a las normas marcarias consagradas en la ley No. 9.956 y su decreto reglamentario. III) La demandada contestó, y sostuvo que el acto cuestionado era arreglado a derecho porque las marcas en pugna presentan claras diferencias, no existe riesgo de confusión, y fue correcto aplicar el art. 28 del decreto reglamentario, ya que el término “ticket” es una expresión que ha pasado al dominio común. IV) Abierto a prueba se produjo la certificada a fs. 56, alegaron las partes por su orden, y fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el que dictaminó en el sentido de confirmar el acto impugnado (fs. 73 y vto.) V) Consta que se citó para sentencia, la que previo estudio fue acordada en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en el aspecto formal, se comparte el dictamen del Sr. Procurador, en cuanto a que fue bien agotada la vía administrativa y que la acción de nulidad se dedujo en tiempo y forma (fs. 73, num. 1 a 4). II) Que en cuanto al fondo del asunto, es naturalmente opinable, pero el Tribunal entiende que existen razones suficientes para el acogimiento de la demanda de nulidad. En primer lugar, conviene señalar que en principio el acto administrativo debe ser juzgado conforme a la normativa vigente a la fecha de su dictado, en el caso el 13/dic/95. O sea bajo la vigencia plena de la ley No. 9.956 y sus decretos reglamentarios, así como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual aprobado por el decreto ley No. 14.910 del 19/jul/979. Sin perjuicio de que, dado el tiempo transcurrido, y para la decisión a recaer hoy y aquí, haya también que tener en consideración normativa que es posterior pero de aplicación inmediata, en cuanto dicha ley No. 9.956 fue expresamente derogada a partir de la entrada en vigor de la ley No. 17.011 (art. 106 de la misma; publicada en Diario Oficial del 7/oct/98 rige desde el 18/oct/98). Y por otro lado y en el mismo sentido, debe también tenerse presente que el país aprobó el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, ley Nº 17.052 del 14/dic/98. En segundo lugar, conviene anotar que la oposición de la aquí actora contra la solicitud de registro para TICKET MANIA, se fundó en la titularidad de la marca ya registrada CESTATICKET, acta No. 231.975, para las clases int. 35 y 42, concedida el 12/dic/89, y de la marca solicitada TICKET RESTAURANT, acta No. 231.974 para las mismas clases int. 35 y 42. Debiendo hacerse constar aquí y ahora, que si bien esta última solicitud fue denegada por resolución de la D.N.P.I. de fecha 29/may/97, el Tribunal entendió en cambio que era registrable, y anuló dicho acto (Sent. No. 106 del 11/mar/02, autos “Accor S.A. c/ Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería – Acción de nulidad”, Ficha 596/98). En tercer lugar y en cuanto a la expresión TICKET, si bien se trata de palabra que en los diccionarios de lengua castellana figura como “voz inglesa” que significa “Vale, cédula, billete, boleta” y podría sostenerse que se trata de un término que ha pasado al uso general, en el caso concreto no puede negarse que la parte actora probó plenamente la notoriedad internacional de sus marcas aquí registradas, que giran todas sobre dicha expresión, como “mot vedette” que ha adquirido una significación especial para distinguir servicios determinados. Así, prácticamente 90 marcas se hallan registradas en Brasil (fs. 28 vta. num. 5 y fs. 58-62 vta. de autos; y antecedentes administrativos pieza C). Pero además, múltiples marcas similares obran registradas en Argentina (antecedentes administrativos, pieza B, fs. 5-12 y 34-37), Chile (ídem fs. 13-15) y Paraguay (ídem fs. 16-33; y fs. 63 vta. de autos). A esta gran cantidad de registros nacionales e internacionales, de que es titular la parte actora, se agrega la propaganda de ellos en diversos países, entre otros Uruguay (fs. 42 a 55 y fs. 104-181, pieza B de antecedentes administrativos), lo que reafirma la notoriedad de tales registros, que, repetimos, giran todos sobre la expresión TICKET. III) Por estos fundamentos, es razonable sostener que la marca solicitada y concedida, TICKET MANIA, carece de aptitud distintiva frente a las marcas preexistentes y notorias de la aquí actora, carece de fantasía y originalidad, no presentando claras diferencias respecto de las mismas, y posibilitando así la confusión. Todo lo cual justifica que se anule el acto impugnado (ley No. 9.956 arts. 1, 2, incisos 6º y 12º; art. 33 del decreto reglamentario del 29/nov/40 en redacción dada por art. 2 del decreto del 6/jul/45; art. 6 bis, num. 1, del Convenio de París; actualmente, arts. 1, 4 inciso 11º, y 6 de la ley No. 17.011; y art. 9 nums. 4 y 6 del Protocolo de Armonización de Normas ya citado, aprobado por ley No. 17.052). Por tanto, no obstante el dictamen del Sr. Procurador, y con los arts. 309, 310 de la Constitución y 22, 28 y ss. del decreto ley Nº 15.524, el Tribunal FALLA : Anúlase el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Baldi (d.), Dr. Mercant, Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino (r.), Dr. Rochón. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia Dr. Baldi: Discorde por los siguientes fundamentos: Por considerar que la denominación “TICKET” por ser de carácter general como sostiene el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, puede coexistir con otras denominaciones similares. Estimo que la marca “TICKET MANIA” en el conjunto marcario puede sostenerse que reúne características que la hacen novedosa y de fantasía, que hace que la confundibilidad no sea posible. En cuyo conjunto a juicio del suscrito, predomina el término “MANIA” respecto de “TICKET” en dicho registro; porque al ser este último un término que ha pasado al dominio común, no puede pretenderse apropiación por nadie. Más aún, cuando en el caso, como lo señala la Procuraduría del Estado, al ser concedido el registro sin conferir derecho exclusivos, el oponente no puede considerarse con derecho prioritario sobre algo que no es novedoso ni fantasioso.