Sentencia Definitiva N° 288/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo 13 de junio de 2023. No. 288 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “DOW AGROSCIENCES LLC DE E.U. DE NORTEAMERICA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 517/2020). RESULTANDO : I) En este proceso, DOW AGROSCIENCES LLC DE E.U. DE NORTEAMERICA S.A. dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 9 de diciembre de 2019 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.), mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Patente de Invención No. 32850, presentada por DOW AGROSCIENCES LLC de E.U. DE NORTEAMEDICA, con el título de ‘ Polinucleótido Aislado Característico del Evento DAS-40278-9 DE AAD-1 y Método de Detección del mismo”. (Fs. 175 vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que su solicitud de patente de invención cumplió con el requisito de la actividad inventiva y con todos los demás requisitos establecidos en la Ley No. 17.164, por lo que consideró erróneo el fundamento esgrimido por la Administración en cuanto a la supuesta falta de actividad inventiva y a su falta de datos experimentales. Señaló que la presente invención se refiere a una planta transgénica de maíz generada por el evento de transformación DAS40278-9 del gen aad-1(ariloxialcanoato dioxigenasa) de Sphingobium herbicidovorans, que está caracterizada por la secuencia SEQ ID NO:29, que contiene las secuencias de ADN del inserto y de las regiones flanqueantes del genoma de la planta. Afirmó que el proceso para encontrar una planta que presente características agronómicas superiores, tales como las de la presente invención, así como el inserto transgénico de la presente invención, es un proceso altamente impredecible que requiere de mucha habilidad. En consecuencia, apuntó que la materia de invención relevada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas del documento D1 toda vez que dicho documento no enseña, ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico aquí planteado y/o predecir el efecto obtenido con el sitio de inserción genómica específico de la molécula de polinucleótido aislada de la presente invención a partir de las enseñanzas reveladas en dicho documento. En otro orden, indicó que patentes equivalentes (que protegen el mismo concepto inventivo) han sido concedidas en varias partes de Europa, Colombia, Bolivia y Chile. Haciendo caudal de la jurisprudencia del Tribunal, solicitó la realización de un peritaje técnico para que se pronuncie sobre las alegaciones de ambas partes y para que concluya si en efecto su solicitud cumplió o no con los requisitos de patentabilidad. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Como defensa, transcribió algunos párrafos del informe de examen de fecha 29 de octubre de 2019, como ser, la porción en la que se señala que “El solicitante no adjuntó datos experimentales que comparen el contenido de proteína total del grano de plantas del evento con las que del estado de la técnica. Por este motivo, no es factible demostrar un efecto inesperado y por lo tanto, no es posible reconocer un paso inventivo”. Así las cosas, apuntó que de las actuaciones administrativas surge que la solicitud de la actora, al menos, no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad como es la actividad inventiva, regulada en el artículo 11 de la Ley No. 17.164, siendo que, para acceder al registro de una patente, deben estar presentes los tres requisitos de patentabilidad, esto es: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial (art. 8 de la Ley No. 17.164). En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 8702/2020 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada de fs. 42 a 90, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 191 fojas). V) Las partes alegaron de bien probado (fs. 102 y 104 a 105). VI) La Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 529/2022, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 108 - 110). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 112). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Según los dichos de la parte actora (no controvertidos por la parte demandada), el acto impugnado le fue notificado el 10 de diciembre de 2019, por lo que se tendrá por resistido en tiempo y forma el 18 de diciembre de 2019 (fs. 184 de los A.A.) Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 12 de julio de 2020 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 3 de setiembre de 2020 (nota de cargo fs. 8 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 9 de diciembre de 2019 por la D.N.P.I., mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Patente de Invención No. 32850 , presentada por DOW AGROSCIENCES LLC de E.U. DE NORTEAMEDICA, con el título de ‘ Polinucleótido Aislado Característico del Evento DAS-40278-9 DE AAD-1 y Método de Detección del mismo”. (Fs. 175 vto. de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Con fecha 19 de agosto de 2010 la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC presentó la solicitud de patente de invención titulada “EVENTO DAS 40278-9 DE AAD-1 LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADAS E IDENTIFICACIÓN EVENTO – ESPECÍFICO DE LAS MISMAS”. (Fs. 70 de los A.A.). Del examen formal preliminar surgieron algunas observaciones, otorgando la Administración un plazo de 30 días para subsanarlas, bajo apercibimiento de tener por abandonada la solicitud (fs. 70 vto. de los A.A.). La parte interesada evacuó la vista concedida en los términos lucientes a fs. 71 y ss. de los A.A. Con fecha 28 de febrero de 2019 se expidió la Encargada del Área de Patentes y Tecnología señalando que: “(…) la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en el Programa Piloto PPH y por tanto se concede el Examen Acelerado de la solicitud de patente de invención No. 32850 y se asigna examinador de patentes para que proceda a realizar el examen correspondiente”. (Fs. 161 vto. de los A.A.). Se realizó el informe de examen por parte de la Administración (fs. 162 – 165 de los A.A.) del cual se le dio vista a la parte interesada, la que la evacuó a fs. 166 y ss. de los antecedentes administrativos. El 29 de octubre de 2019 se expidió la Asesoría Jurídica, elaborando el informe final de examen, en el que dispuso que “(…) ante la falta de cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley No. 17.164, se recomienda DESESTIMAR la presente solicitud”. (Fs. 173 – 174 vto. de los A.A.). La Encargada del Área de Patentes compartió el mentado informe (fs. 175 de los A.A.) y, finalmente, la D.N.P.I. dictó el acto impugnado en tal sentido (fs. 175 vto. de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) En el caso a estudio, se impone dilucidar si la negativa de la Administración a proceder a registrar la Patente de Invención presentada por la actora, en virtud de que la misma “carecería de actividad inventiva” fue acorde a Derecho. El marco normativo aplicable al casus es la Ley No. 17.164, denominada la Ley de Patentes. Así, el artículo 8 del mentado cuerpo normativo dispone que: “ Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” Por su parte, el artículo 11 de la misma norma dice que: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Sobre esto dice BUGALLO, que el examen de fondo de la solicitud tiene como objetivo: “(…) determinar si la invención cuyo patentamiento se solicita cumple con los requisitos legales de protección. De modo que deberá evaluar, básicamente, si la invención: a) se encuentra comprendida en las exclusiones de la materia patentable; b) es novedosa o se encuentra ya en el estado de la técnica; c) tiene suficiente actividad inventiva; d) tiene aplicación industrial; y, e) es explicada de manera suficiente como para que resulte ejecutable. ” (BUGALLO Beatriz. Propiedad Intelectual. 1ra. Edición, FCU, Montevideo. 2006. Pág. 394). Como se adelantara, el objeto de debate trata de la actividad inventiva de la propuesta de la accionante. Arribado este punto resulta por demás relevante y decisivo para dilucidar el presente caso, lo planteado en la demanda y producido en este proceso, por cuanto la actora señaló a fs. 6 vto. del principal que: “ Además de los fundamentos y argumentos vertidos en el presente escrito, siguiendo el criterio de este Tribunal, en la respectiva etapa se pedirá un peritaje técnico para que se pronuncie sobre las alegaciones de ambas partes y para que concluya si en efecto la presente solicitud cumplió o no con los requisitos de patentabilidad”. Esto se produjo a fs. 78 y ss. infolios donde consta el informe y la conclusión del peritaje de la Profesora Agregada de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias Dra. Sabina VIDAL. En efecto, tras un detallado y exhaustivo informe, se pueden destacar algunos pasajes en los que se señala: “5. Aunque el 2,4-D se utiliza como herbicida para plantas de hoja ancha, y tiene poca o ninguna actividad en monocotiledóneas, en el caso del maíz puede producir malformaciones importantes cuando se aplica en etapas tempranas del desarrollo de este cultivo. Por ello, la resistencia a 2,4-D generada por la expresión del gen AAD-1 (o AAD-12), en maíz, es útil, puesto que permite utilizar este compuesto para controlar malezas en etapas tempranas del cultivo y prevenir los efectos que normalmente induce el herbicida en el desarrollo de las plantas. 6. El uso de AAD-1, al abarcar otro tipo de herbicidas, permitiría un mejor control de malezas contribuyendo a disminuir el impacto de posibles eventos naturales de resistencia a 2,4-D y a herbicidas de tipo piridiloxi- auxinas, en cuyo caso, el gen AAD-12 ya no sería efectivo para el control de estos herbicidas”. (El subrayado no se encuentra en el texto original). Y, más adelante expuso: “En ese sentido, considero que el uso de la secuencia ID 29 para conferir resistencia a 2,4-D y herbicidas AOPP es innovador y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 17.164: Artículos 8ª y 11. (…) La combinación entre las secuencias flanqueantes en el genoma del maíz, y la construcción génica, conforman una secuencia de ADN única y no presente en la naturaleza. Esta combinación permite identificar específicamente el evento transgénico de maíz a través de diversas técnicas de biología molecular. En mi opinión, el uso de las secuencias homólogas a los bordes de la construcción para la detección de este evento es innovador y similar al uso de marcadores moleculares, muchos de los cuales han sido patentados”. Y, al final, del informe, se arriba a la siguiente conclusión: “ las 4 reivindicaciones presentadas con fecha 14 de octubre de 2019 ... cumplen con los criterios de actividad inventiva dispuestos en los artículos 8 y 11 de la Ley 17.164” (Fs. 88 del ppal.). Frente a este informe, en oportunidad de alegar de bien probado, la Administración se limitó a señalar que “(…) la parte actora no ha aportado elementos que ameriten variar el temperamento expuesto”. (Fs. 102 del ppal.). Pues bien. El Tribunal, no tiene el honor de compartir el temperamento esgrimido por la demandada. Por el contrario, de la lectura del informe pericial señalado, se desprende que la actividad inventiva que habría sido cuestionada por la demandada, sí estuvo presente, habiéndose dado cumplimiento a los requisitos dispuestos en los artículos 8 y 11 de la Ley No. 17.164. Ello, conduce a considerar, en consecuencia, que el acto impugnado se encuentra viciado en sus motivos y, por ende, debe ser anulado. VI) Al tratarse la presente causa de una cuestión exclusiva y netamente técnica, la accionante cumplió con lo reclamado como regla por el Tribunal. Esto es, que para derribar el criterio de la examinadora de la oficina resultaba imprescindible que produjera la prueba hábil a tal fin, lo que en el caso, efectivamente aconteció. En la especie, resulta enteramente aplicable el razonamiento (de consecuencia inversa a dicho caso) sostenido por el Tribunal, entre otros fallos, en la Sentencia No. 138/2013. Textualmente se dijo: “ Entonces resulta claro que si la parte actora pretendía derribar las conclusiones señaladas por la Administración, ésta debería haber movilizado prueba hábil a tal fin -pericial-, cuestión que omitió. En este sentido son enteramente aplicables las consideraciones vertidas por la Corporación en su fallo No. 62/2012 en cuanto a que: “Es pacífica la posición del Tribunal de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía por la firma ahora reclamante (Sent. 118/99). Tal probanza no fue peticionada y el incumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado. Porque, en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y, b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias (Sent. No. 734/1998)”. Pues bien, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia de la parte demandada, dando cuenta de la ausencia de actividad inventiva de la patente solicitada y, frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, este Tribunal carece de elementos técnicos que le permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. En definitiva, la Sala entiende que si dada la complejidad técnica del asunto, se justificase otro enfoque, la actora debió acudir a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes. Sin embargo, al no haberse producido dicha prueba, el Tribunal no encuentra elementos para apartarse de las conclusiones arribadas por los técnicos de la Administración.” En el presente caso, siguiendo la lógica planteada en el fallo anteriormente citado, huelga concluir que, siendo que la actora cumplió con su carga de solicitar el diligenciamiento de una pericia y habiendo la misma arrojado un resultado favorable a sus intereses; aunado a que la Administración no se pronunció a su respecto, no cabe más que darle la razón a la accionante y proceder a la anulación del acto enjuiciado. En otras palabras, tratándose de un tema esencialmente técnico, la actora tenía la carga de probar la procedencia de la actividad inventiva como patente de invención. La forma era mediante la realización de una pericia, extremo que cumplió solicitando el correspondiente informe pericial, el cual dio, sin lugar a dudas, favorable a sus intereses. Ello, como se dijo, conlleva a que el acto enjuiciado se encuentre viciado en sus motivos y, por lo tanto, deba ser declarado nulo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).