Sentencia Definitiva N° 278/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de junio de 2023. No. 278 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “LAZAR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 190/2021). RESULTANDO : I) En este proceso, la Dra. Fabiana MATEOS en representación de LAZAR S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 21 de mayo de 2020 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.), mediante la cual se concedió el registro de la marca denominativa “CETAMIN”, a favor de EUROFARMA URUGUAY S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5. (Fs. 8 de los A.A. y fs. 2 de infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por haber sido dictado en forma contraria a Derecho. Relató que, el día 5 de octubre de 2017, la firma EUROFARMA URUGUAY S.A., solicitó ante la D.N.P.I., el registro de la marca CETAMIN bajo Acta No. 488.238 para distinguir todos los productos de la Clase Internacional No. 5. Agregó que, dedujo oposición al referido registro, en base al registro anterior por su parte de "ZETAVIM" No. 444.784, Clase Internacional No. 5. Así, se agravió al considerar que, la marca CETAMIN se confunde directamente con otra de su propiedad ya registrada por lo cual, evidentemente, no presenta las claras diferencias, ni posee la distintividad que una marca necesariamente debe incorporar para acceder al Registro. Es decir, carece de la aptitud para distinguir un producto o servicio de un fabricante o comerciante, de los que produce, vende o presta un concurrente, aptitud para identificar su origen o procedencia, aptitud para distinguir. Afirmó que los consumidores tienen el derecho de poder elegir un producto cuya marca se diferencie claramente de otra para evitar el margen de error al momento de adquirirlo. Indicó que, de acuerdo con lo previsto en el art. 6 de la Ley No. 17.011, no existen claras diferencias entre ambos signos por lo que se produciría una inevitable confusión indirecta en el mercado y en el registro, en atención a la naturaleza de los productos protegidos y a proteger. En definitiva, afirmó que la marca CETAMIN en consideración a la prerregistrada ZETAVIM y apreciadas en su conjunto, no resulta suficientemente característica, ni portadora de rasgos diferenciables eficaces. Sostuvo que, en casos como el que nos ocupa, existe un doble y grave perjuicio, ya que no solo se agravia a la empresa accionante, en tanto es creadora de la marca que se infringe, sino que se causa un perjuicio al consumidor, induciéndolo a confusión. Se trata, a su juicio, claramente, de la imitación de una marca que produce dos tipos de confusión en cuanto a su procedencia: a) en primer lugar, el público puede creer que se trata de una misma empresa proveedora y; b) en segundo lugar, el público puede creer que entre el solicitante y la actora existe algún tipo de vinculación. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad de la resolución impugnada. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Sostuvo que no comparte las afirmaciones de la actora, dado que, la marca invocada se integra por la raíz ZETA y la desinencia VIM; la raíz zeta se utiliza en ciertas denominaciones de la lista INN (epoetina zeta; pipazetato), lo que da cuenta del carácter evocativo de la misma y, por otra parte, las desinencias son diferentes. Agregó que, en el mismo trámite, también se dedujo oposición respecto de la marca S-KETAMIN. La palabra CETAMIN es una raíz fuertemente evocativa dentro de la clase 5, teniendo presente que, de acuerdo con la lista INN, de la OMS, acetaminophen es una denominación usual en algunos países para el paracetamol e integra otros compuestos. Por su parte, la consulta de la misma lista INN, da cuenta de la existencia de un compuesto denominado esketamina y de la ketamina. Señaló que, el paracetamol es un analgésico y antipirético y la ketamina es una sustancia anestésica. Afirmó de tal modo que, como puede apreciarse, estamos frente a signos fuertemente evocativos. Además, si las marcas "S-KETAMIN" y "ZETAVIM", pudieron convivir sin problemas, lo mismo ocurrirá con el signo "CETAMIN". Concluyó que, los signos analizados, son claramente diferentes y su convivencia en el registro y en el mercado, no traerá ningún tipo de problemas para empresas, ni consumidores. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Decreto No. 3560/2021 se dio noticia del pleito a los terceros denunciados por la Administración, quienes no comparecieron en autos. V) Por Resolución No. 6469/2021 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada a fs. 27 a 41, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 21 fojas). VI) Las partes alegaron por su orden (fs. 46 y fs. 48 - 49, respectivamente) VII) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 433/2022, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 52 - 53). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 55). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 22 de julio de 2020 (según dichos de la parte actora, no controvertidos por la Administración demandada, fs. 12 de infolios) quien lo resistió el 3 de agosto de 2020 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 4 de infolios). Habiendo transcurrido 200 días desde la recurrencia, el 19 de febrero de 2021 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 14 de junio de 2021 (nota de cargo fs. 16 infolios). En suma, la vía administrativa fue correctamente agotada y la demanda anulatoria introducida en plazo (arts. 4º y 9º, Ley No. 15.869); ello, teniendo presente la suspensión de plazos por la feria jurisdiccional extraordinaria (artículo 4º, literal b) de la Ley No. 19.879, de 30 de abril de 2020), desde el 24 de marzo de 2021 hasta el cese de la feria sanitaria, que acaeció el 24 de mayo de 2021 (Actas de este Tribunal, Nos. 8, 9 y 11), así como la declaración de días inhábiles, del 30 de mayo a 4 de junio y del 7 de junio al 11 de junio, dispuestas por el Tribunal, por Acordadas No. 14 y 15, respectivamente. II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 21 de mayo de 2020 por la D.N.P.I., mediante la cual se concedió el registro de la marca denominativa “CETAMIN”, a favor de EUROFARMA URUGUAY S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5. (Fs. 8 de los A.A. y fs. 2 de infolios). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme emerge de los antecedentes agregados al proceso, la empresa EUROFARMA URUGUAY S.A., solicitó el registro de la marca denominativa CETAMIN, para proteger productos de la clase internacional 5. (Fs. 9 de los A.A.). Publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, el 30 de noviembre de 2017 (fs. 1 de los A.A.), se dedujo oposición de oficio con fecha 6 de setiembre de 2019 (fs. 4 de los A.A.); así como oposición de terceros, por parte de LAZAR S.A . (fs. 16 vto. y ss.), en virtud de su prerregistro ZETAVIM, también denominativo, que protege la misma clase internacional (fs. 17 vto. de los A.A.). En su argumentación, LAZAR S.A. señaló que del simple cotejo entre CETAMIN-ZETAVIM y del comparativo fonético, surge que existe confundibilidad entre las marcas e inevitablemente habrá una asociación del público consumidor, todo lo cual obliga a considerar el caso con un criterio especialmente severo. También se dedujo oposición en base al prerregistro S-KETAMIN, según consta a fs. 12-14 de los antecedentes. Finalmente, la Asesoría de la D.N.P.I. se expidió mediante informe de 1º de abril de 2020 por el que se concluyó que “los signos pueden coexistir en la clase 5 por sus diferencias conceptuales y fonéticas” (fs. 5-6 de los A.A.); lo que fue compartido por la Directora de la Asesoría Letrada por informe de 14 de abril de 2020 (fs. 7 de los A.A.), recayendo, en definitiva, el acto que se procesa (fs. 8 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por la Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Emerge de los antecedentes administrativos, que mediante la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 21 de mayo de 2020, se concedió el registro de la marca denominativa “CETAMIN”, a favor de EUROFARMA URUGUAY S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5 (fs. 8 de A.A.). La actora, en esencia, se agravia porque considera que respecto del registro resistido, no se verifican las claras diferencias que exige la normativa marcaria para su sosegada coexistencia en el mercado con la marca de la que detenta la titularidad “ZETAVIM” y, en consecuencia, aduce que se comprueban confundibilidad ortográfica y fonética entre las marcas. Así pues, la cuestión a dilucidar refiere a la determinación de si, la marca objeto de cuestionamiento, se confunde con la registrada por la actora, o, en caso contrario, si ostenta las diferencias exigidas por el art. 6 de la Ley No. 17.011, que posibiliten la coexistencia registral y en el mercado de ambas. Sobre la base de lo que antecede, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No. 17.011 en su artículo 6°: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. De este modo, para el estudio comparativo entre los signos marcarios, conviene tener presente los criterios de evaluación de posibles situaciones de confundibilidad entre signos, que sean idóneas para causar dicha distorsión, los cuales, han sido elaborados por la doctrina y, nuestra jurisprudencia ha recogido de un modo constante. A su vez, no es posible perder de vista que, como se ha señalado desde la doctrina: “No puede haber un enfoque único en la evaluación de la similitud de marcas de fármacos, pues en su comercialización existe una multiplicidad de particularidades que impiden la adopción de pautas rígidas, debiéndose aplicar criterios circunstanciales que valoren las especificidades del caso. En este sentido, corresponde aplicar pautas más o menos severas considerando el tipo de medicamento, su modo de empleo, la libertad con la cual pueden ser comercializados. En vista de lo anterior, no debe aplicarse prima facie un criterio riguroso o benévolo, el cotejo debe realizarse conforme a las reglas generales, pero teniendo presente las específicas situaciones circundantes. De este modo, cuando el consumidor no solicite directamente el producto, sea cuando la receta médica se le deba proporcionar al farmacéutico o el suministro se realice en establecimientos hospitalarios, el riesgo de confusión se reduce significativamente. Hay que tener en cuenta, además, que las normativas marcarias no imponen un criterio severo o benévolo como tampoco les atribuyen a las autoridades decisorias la responsabilidad de evaluar posibles los efectos nocivos derivados del error. Es razonable asumir que la mayoría de las veces se dispensa el remedio que corresponde, y si bien pueden existir errores, son excepcionales, sin que deban atenderse ocurrencias irregulares o excepcionales”. (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; “LA DEFENSA JUDICIAL DEL DERECHO DE MARCA”, págs. 141, LA LEY URUGUAY, 2017). También se ha dicho que: “La índole de los productos es tema objeto de reflexión en esta materia. Para un sector, hay menor posibilidad de error o confusión pues son profesionales los que recetan los productos que deberán consumirse. Por el contrario, otro sector considera que la convivencia de productos farmacéuticos con sus marcas es más delicada y peligrosa que la de otros productos, por su gran incidencia en la salud pública que determina la necesidad de una protección más eficaz del público destinatario; por lo tanto, la comparación deberá ser más rigurosa. El paciente es consumidor de un producto que, generalmente, no elige. El destinatario será el médico, el farmacéutico, los enfermeros que retiran y dan los medicamentos a los pacientes, que tienen capacitación profesional, de diverso grado para comprender los productos farmacéuticos y respecto de quienes debe perfilarse el destinatario del mensaje marcario del producto farmacéutico”. (BUGALLO MONTAÑO, BEATRIZ, “PROPIEDAD INTELECTUAL”, T. I, pág. 197, Montevideo, FCU 2° ed. Año 2022). VI) En la especie, teniendo presente las reglas antes expuestas, se estima que, del cotejo del medicamento resistido con el medicamento preexistente de la actora, surge acreditado el mentado riesgo de confundibilidad alegado. En efecto, asiste razón a la accionante, respecto de que, con el simple análisis sucesivo y global de las marcas en pugna, “CETAMIN” y “ZETAVIM”, surge la confundibilidad entre ellas. Lo que se viene de señalar, resulta elocuente, desde el campo fonético, donde, no cabe duda de que, la semejanza se verifica, a poco que se confronte la expresión sonora de las marcas. Como ha destacado reiteradamente la doctrina: “Las diferencias entre las marcas deben residir en diversos aspectos. Deben ser diferentes en sus aspectos visuales o gráficos, en cuanto han de verse de modo tal que no aparezcan similitudes evidentes con otras marcas ya en uso, registradas o en trámite. Así como también deberán oírse diferentes, es decir que la sonoridad de cada una de ellas no debe tampoco ofrecer similitudes que permitan la confusión de la una con la otra. Por otro lado, además de las necesarias diferencias en la grafía, los emblemas y la sonoridad es indispensable que el vocablo, expresión u otro elemento aspirante al registro marcario no sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente ”. ( MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía, “Las Marcas en el Uruguay”, Carlos Álvarez Editor, Año 2000, p. 36). GUTIERREZ CARRAU, por su parte, expresa que la similitud fonética se da cuando la pronunciación de los términos o denominaciones resulta parecida. “El examinador habrá de apreciar en estos casos, el tipo de producto o servicio que distinguirá la marca y cómo se promociona. Quizá dos marcas sean inconfundibles si se las aprecia visualmente, pero pueden ser alarmantemente confundibles si se escucha su publicidad en un medio sonoro (radio, marketing telefónico, publicidad auditiva móvil: carroparlantes, aviones, etc.). Incluso, hay productos o servicios que se publicitan preferentemente en dichos medios”. (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel. “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed. 1998, p. 93). CHIJANE, con relación a la similitud fonética, alude a dos criterios principales de comparación: a) si las denominaciones contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son altamente semejantes, ya que ese orden de distribución producirá la sonoridad global de las marcas, la que impactará y se grabará en la mente de los consumidores; b) la identidad de la sílaba tónica presenta destacada relevancia porque la impresión general que una marca denominativa produce depende, en buena medida, de la tonalidad de la correspondiente denominación. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, por ser idénticas o muy similares, y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes. (CHIJANE, Diego, “Derecho de Marcas”, ps. 382-383). Bajo las precedentes coordenadas, la Sala considera que las marcas en pugna, a golpe de vista albergan una hipótesis confusionista, en tanto son muy parecidas del punto de vista fonético, puesto que, al ser pronunciadas, se perciben de igual forma. Las raíces CETA y ZETA son fonéticamente idénticas y de la comparación de las desinencias MIN y VIM no se perciben disimilitudes importantes. VII) Véase, como releva la Sra. Procuradora Adjunta del Estado en lo Contencioso Administrativo, que la similitud entre los signos fue advertida por la propia Administración, en tanto dedujo oposición de oficio, precisamente en base al antecedente “ZETAVIM” (fs. 3 y 4 AA); y también alude a ello, aunque sesgadamente, la Asesoría Letrada en su informe de fs. 5 -6 AA. VIII) A ello se adiciona, que ambas marcas son denominativas, por lo que no contienen otro elemento diferenciador que contribuya a la distinción, como ser, por ejemplo, un diseño, un símbolo, colores diferentes, etc. De tal modo, se entiende que ambas marcas no tienen la aptitud que la norma exige para la convivencia en el mercado, no pueden ser objeto, ni gráfica, ni fonéticamente, de una diferenciación que permita sostener, que se está cumpliendo con las “claras diferencias” que la ley prescribe. IX) Como colofón, huelga señalar que, no es posible sortear que se trata de una pugna marcaria entre productos farmacéuticos dentro de la Clase internacional 5, y no se ha producido prueba alguna de que dichos productos protegidos por las marcas en cuestión se expidan bajo receta médica o requieran cierto acto de consumo guiado; por lo que al cotejo marcario entre ambos signos se le debe aplicar un criterio riguroso o estricto en razón de tratarse de productos de venta libre que pueden afectar la salud humana. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).