Sentencia Definitiva N° 112/2002

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de marzo de 2002. No. 112 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1378/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 5 y ss. compareció la actora a promover demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 23 de setiembre de 1997, por la que se concedió el registro de la marca “FRI-D’OR” (Etiqueta) Acta No. 271.325 para las clases internacionales 29 y 30 (fs. 13 y vta. A.A. letra “A”). Manifiesta que la marca que se concedió por medio de la Resolución mencionada, “FRI-D’OR” No. 271.325, es, sin lugar a dudas, confundible con la anteriormente registrada “FRIGOR” No. 289.826, ambas en las clases internacionales 29 y 30. Entiende que el registro marcario que posee, de gran notoriedad, lo habilita para reclamar la exclusividad en el uso de su marca, impidiendo el registro y uso de marcas confundibles, sosteniendo que las palabras “FRI- D’OR” de la marca concedida son prácticamente idénticas, fonéticamente, a la marca por ella registrada “FRIGOR”. Ambas se componen de la misma cantidad de letras, en idéntica disposición, comparten el mismo radical “FRI” y la misma desinencia “OR”, lo único que tienen de diferente es una letra, una sola letra en el medio de la palabra: “d” por la “g”, no existiendo mucha distancia fonética entre estas consonantes, por lo cual la diferencia es mínima y pasa totalmente inadvertida para quien percibe la marca. Afirma que en los productos de las clases internacionales 29 y 30, de por sí, es dable la aplicación de un criterio riguroso, ya que se trata de productos alimenticios y como tales de consumo masivo, es decir, que los potenciales compradores son numerosos, variados y de diversos estratos socio-culturales. Agrega que la marca “FRI-D’OR” identifica, entre otros, comidas congeladas y la marca “FRIGOR” fue registrada para varios productos alimenticios, entre los cuales efectivamente comercializa los postres y helados. Son productos muy afines, que incluso se ubican en las mismas reparticiones dentro de almacenes y supermercados, por lo que es innegable la configuración de confusión. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado de fs. 14/14v. por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Expresa que la Resolución de marras es conforme a derecho y debe confirmarse en todos sus términos ya que fonética y gráficamente son apreciables sus diferencias, cumpliéndose en consecuencia, los requisitos a que alude el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas de fecha 29/11/940. III) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 23, perteneciente a ambas partes, las que luego alegaron por su orden. IV) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 639/2000 de fs. 34 a fs. 34v.); se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, se integró la Sala, que acordó y dictó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa, y la pretensión anulatoria ha sido promovida dentro de los plazos legales, por lo que procede, entonces, ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II- Que el Tribunal integrado aunque por mayoría, hará lugar a la demanda, anulando el acto en proceso. En autos se impugna la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 23 de setiembre de 1997, por la que se concedió la marca “FRI-D’OR” (Etiqueta) solicitada bajo acta No. 271.325 para las clases Internacionales 29 y 30 (fs. 13 y vta. A.A. letra “A”). La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema cuando se discutió el registro de la marca (denominativa) en los autos seguidos por las mismas partes “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1379/98), en sentencia No. 561 de 15 de agosto de 2001, la cual se transcribirá aquí, dado la total adecuación al caso. En aquella oportunidad se dijo: “Ceñida la presente decisión al tema de la CONFUNDIBILIDAD, la división que se produce en el seno de la Corporación es corolario de las dificultades que ofrecen, casi habitualmente, los casos de marcas similares que imponen apreciar las semejanzas y diferencias (sobre todo las primeras) lo que implica una valoración que es innegablemente subjetiva y, de suyo, opinable. Especialmente en casos como el subjudice que puede considerarse “límite”.” “Desde el punto de vista ortográfico (aspecto donde la confusión es más frecuente, como señala el Dr. Mario D. LAMAS en “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, pár. 8.1.1.), las diferencias entre las marcas en pugna son MÍNIMAS, como lo revela el examen que formula la parte actora en su demanda (fs. 6v.): ambas marcas tienen la misma desinencia “ OR” y comparten el mismo radical(“FRI”). La única diferencia radica en una sola letra (“ G” en la marca opositora; “ D” en la marca cuestionada), con el agregado de un guión que separa el radical “FRI” de la letra “D” ( su apóstrofe) y el radical. Las diferencias, pues, son muy leves, lo que debe apreciarse en función de la exigencia legal de que las marcas enfrentadas deben ser “CLARAMENTE DIFERENTES” (art. 33 Dec. Regl. de 29/XI/940, de la L. 9956/1940, en la redacción dada por el art. 2o. Decreto de 6/VII/945; y, ahora, art. 6o. L. 17.011, norma ésta que procura “evitar confusión” no sólo “...respecto de los mismos productos o servicios...”, sino también con relación a los “...productos o servicios concurrentes”.” “Desde el punto de vista FONÉTICO, también es mínima la diferencia, especialmente porque las letras “G” y “D” “suenan” de modo parecido. De modo que tampoco en este aspecto hay “claras diferencias”, es decir, diferencias apreciables o significativas.” “Tiene aplicación, al respecto, la decisión de la justicia argentina en cuanto afirmó el “parecido verbal” existente entre los signos “ VITALUM” y “PINT-ALUM” (FS. 7, cita de la parte actora), situación muy similar a la que aquí se plantea.” “En cambio, la afirmación de la propietaria de la marca en pugna de que coexisten marcas iguales para la misma Clase Internacional cubriendo productos diferentes a nombre de distintos propietarios (caso de “TWEED”, “TURBO”, “ANDINO”, “TRIUNFO”, “PATTY COLLINS”, “TRES CRUCES”, “BOURSIN” y “TROPICAL” (FS. 14/15, “a” DE A.A.), es de relativa trascendencia, pese a que procura actuar el denominado PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, porque cada acto debe ser apreciado en sí mismos y porque los precedentes de la Administración obviamente no vinculan al Tribunal.” “El único elemento que podría neutralizar esa similitud ortográfica y fonética, es el alcance de la protección de cada signo. Porque la marca enjuiciada distingue “productos hechos de papa, comidas congeladas y comidas preparadas” (fs. 5, núm. 4, Legajo “A” cit.); en tanto que “FRIGOR” DISTINGUE, en la Clase Int. 29: “Alimentos lácteos en polvo, sucedáneos de alimentos lácteos, mermelada, productos para untar a base de vegetales, a base de leche o de azúcar”; y, en la Clase Int. 30: “Harinas y preparados hechos a base de cereales, miel y sucedáneos de la miel, azúcar postres-budines, helados y comestibles y conservas de helados comestibles, polvos y esencias para la preparación de helados comestibles” (SIC) (Acta No. 289.826 sobre solicitud de renovación de la marca concedida inicialmente con el No. 211.624, (fs. 40/45, Legajo “B” de A.A., especialmente fs. 42 y 44).” “Ello determinaría la operatividad del PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (arts. 4o. L. 9.956 y 11, L. 17.011). Empero, como señala el Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, cuando se trate de productos o servicios relacionados o vinculados que atiendan similares necesidades, donde pueda darse una CONFUSIÓN INDIRECTA; o cuando se trate de nombres comerciales notorios, en estas dos excepciones debe ceder el referido principio de especialidad (“Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 2da. ed. 1998, pág. 71). Y, en la especie, se perfilaría una hipótesis de CONFUSIÓN INDIRECTA, lo que se explica a través de lo que el Prof. Manuel AREAN LALIN denomina confusión en sentido ESTRICTO y confusión en sentido AMPLIO, distinguiendo a su vez, dentro de la primera, la confusión en sentido MEDIATO y la confusión en sentido INMEDIATO.” “En efecto, el citado autor español expresa: “El sistema marcario protege no sólo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores” (Conf. AREAN LALIN, M.: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Rev. Propiedad Industrial, No. 5, año 1996, pág. 12, 2a. columna).” “El mismo AREAN LALIN señala, en otro trabajo, que: “Para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad; así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos y servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión...”.” “Y agrega que: “...se separa el riesgo de confusión en sentido estricto de riesgo de confusión en sentido amplio. Y, a su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre riesgo de confusión mediato o inmediato. En el riesgo de confusión en sentido estricto, el error se proyecta sobre la IDENTIDAD DE LA EMPRESA TITULAR. Cuando la distinción entre los signos resulte compleja -esto es, cuando para los consumidores y usuarios se trate de un mismo signo-, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato. Por el contrario, el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y que, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común. En estos supuestos el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que desemboca en la formación de conglomerados empresariales...”.” “Finalmente, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero, debido a la SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS, SE CONSIDERE ERRÓNEAMENTE QUE ENTRE AMBOS OPERADORES MEDIAN CONEXIONES ECONÓMICAS U ORGANIZATIVAS... por ejemplo, que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso del signo por virtud de una licencia colateral; fenómeno conectado con el marchandising que se da con bastante frecuencia con respecto a ciertos tipos de marcas (como las constituidas por una creación gráfica) y en relación con ciertas clases de productos (prendas de vestir, juegos y juguetes, etc)” (AREAN LALIN, Manuel: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas...”, (Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios), en Rev. de la Propiedad Industrial cit., No. 4/996, págs. 54/55).” “...Que el mencionado RIESGO DE CONFUSIÓN, en cualquiera de los sentidos que anota el Prof. AREAN LALIN, se incrementa en el caso por la innegable notoriedad de la marca “FRIGOR”, marca registrada en 37 países (incluido URUGUAY) (fs. 26v. de autos; y fs. 69, Legajo “ B” de A.A.). Cierto harto conocidas las etiquetas o emblemas que asocian “FRIGOR” con “NESTLÉ” (fs. 113/158, “B” de A.A.).” “Pese a que la propia actora pone énfasis en uno de los productos que distingue “FRIGOR”, que son los HELADOS (21 registros ostenta el respecto, fs. 26v. de autos), tal como surge de gran parte de la documentación obrante a fs. 73 a 112 del Legajo “B” cit. (especialmente nómina de lista de helados, en litros, vendidos en 1994 a 1998, fs. 64 a 67, “B” de A.A.), lo cierto es que el signo cubre productos de las clases Ints. 29 y 30, ya relacionados, tratándose de productos alimenticios, es decir, de CONSUMO MASIVO, donde opera la denominada teoría del “ comprador- discriminador” (“discriminating purchaser”, en EEUU), que se ha desarrollado como uno de los factores de análisis de confundibilidad. Porque el adquirente de productos de consumo masivo es normalmente, en tanto que “consumidor medio”, considerado “poco atento” y, por ende, muy proclive a caer en confusiones o a ser llevado o inducido a error (GUTIÉRREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 89/90).” “La notoriedad de la marca FRIGOR (fs. 21/39 y 46/63, “B” de A.A.), suscita riesgo de confusión por la “ asociación” que entre marcas muy similares puede realizar el adquirente medio y poco diligente, comprador de los productos que aquéllas protegen, artículos que tienen similares canales de comercialización (almacenes, supermercados, etc.) y pueden hacer pensar, muy fundadamente, en que una (marca cuestionada) es una variante o derivación de la otra (marca opositora).” “Para la mayoría que acuerda esta decisión, es aplicable el art. 6 bis del Convenio de París, porque la marca opositora es NOTORIA y porque el Nral. 1 alude a la utilización de marcas para “...productos idénticos o similares”, siendo esta última la hipótesis que se estima verificada en la especie (productos alimenticios).” “Y la protección del nombre comercial también debe ceder, en casos como el ocurrente, cuando lleva a vulnerar la normativa referida a la protección de los signos marcarios.” “Difícil es pensar que el consumidor/medio pueda distinguir entre “comidas preparadas” (marca cuestionada) y “harinas y preparados hechos a base de cereales” (marca opositora), lo que indica que no es totalmente exacto que FRIGOR sólo distingue productos lácteos, porque de ser estrictamente así se habría convocado el principio de especialidad. De ahí el error que, para la mayoría del Cuerpo, traduce el literal C) del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 34v.), con quien se discrepa también respecto de la afirmación que formula en el literal precedente (“B”, fs. 34v.).” El hecho que en la causa, la marca que se pretende registrar sea de carácter mixto, es decir una denominación en letra que reproduce el término que se pretende registrar, con una representación especial, acompañada con un diseño para sus tradicionales etiquetas, en nada enerva las conclusiones señaladas en la sentencia que se transcribe, sino que refuerzan los argumentos allí reseñados. Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Baldi, Dr. Mercant (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Ruibal (d.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Brito del Pino: discorde, voto por confirmar, porque: 1) Aunque ortográfica y fonéticamente las diferencias son pequeñas, existen, y eso haría muy opinable decidir si son o no suficientemente “claras” al tenor del art. 33 del decreto reglamentario del 29/nov./40. Pero creo que sin perjuicio de eso, igual estuvo bien la DNPI al conceder el registro. 2) Los A.A. son muy incompletos, pero conforme a lo que surge de ellos y dichos de la propia parte actora, que no los controvierte sino que los ratifica (fs. 8, num. 10.2), doy por sentado que los productos protegidos por la registrada y la aquí oponente son sólo algunos dentro las clases internacionales 29 y 30, y, además, son muy distintos (ver detalle, A.A. fs. 13: “productos hechos de papa, comidas congeladas y comidas preparadas”, solamente para la primera; y una larga lista de productos comestibles -sin nada que tenga que ver con la papa- para la segunda). 3) Por consiguiente, creo que la cuestión debe ser resuelta en función de la regla de la especialidad (art. 4 de la ley No. 9.956), y eso me lleva a sostener que no se da el riesgo de confundibilidad. 4) No me convence que se trate de productos “afines” ni me convence que por la notoriedad de la marca de la aquí actora en el exterior del país (argumentos de fs. 8 y A.A. pieza B), haya que dejar de lado esa regla. Desde que incluso el art. 6 bis del Convenio de París, cuando busca la protección de la marca notoria, requiere que se trate de “...productos idénticos o similares...” y aquí eso no se da. Discordia del Dr. Ruibal: discorde, voto por confirmar porque: En este caso debemos prestar fundamental atención a los términos de la demanda de anulación. Ésta se refiere exclusivamente al registro de marca “Fri-D’Or”, (Etiqueta), Acta No. 271.325 (fs. 5). Y la descripción de la misma es la que surge del registro gráfico de fs. 2 vto. de la carpeta administrativa respectiva. La denominación está escrita con letra gruesa, en la que sobresalen por tamaño, las letras “F” y “O”, encerradas en una figura oblonga. Esta etiqueta es la impugnada. No resulta decisivo que exista un pronunciamiento anterior, que refiere, éste sí, a la marca “FRI- D’OR”, acta No. 271.324 (un dígito de diferencia). De modo que el señalado es el genérico (si así puede llamársele) y el impugnado en estos autos, el correspondiente a la etiqueta. En estos términos, las conclusiones para aquél, sólo sirven parcialmente para éste -a mi juicio-. En efecto, aquí debe tenerse especialmente en cuenta, que se trata de una etiqueta, en la que las diferencias entre ambas (porque sería donde se produciría la confusión del consumidor), son abrumadoras. Debe considerarse el color, el formato y finalmente la complejidad. La parte actora utiliza exclusivamente una etiqueta, casi circular, con fondo azul en la que luce, arriba, en letras blancas, la leyenda “Nestlé” y abajo, sobre un fondo blanco, la palabra “Frigor”, con sólo la inicial en mayúscula y en color rojo. Así se puede ver a fs. 113 de la carpeta de documentación y en toda la documentación agregada en la misma (fs. 113 a 157). La imagen visual ahuyenta, indudablemente, toda posibilidad de confusión. En definitiva, parece claro, al menos en nuestro país, que la etiqueta señalada, resulta indisolublemente vinculada a una línea de helados o postres helados (tal y como se observa en la documentación). Y la impugnada a comidas congeladas, con base de papas (fs. 2 de solicitud de registro). De modo que en mi opinión, ambas etiquetas pueden coexistir en el mercado, por la razón de proteger elementos de muy distinta condición. Por las razones apuntadas, me inclino por confirmar el registro marcario de etiqueta impugnado en estos autos.