Sentencia Definitiva N° 224/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 30 de mayo de 2023. No. 224 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BAYER HEALTHCARE LLC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 250/2021). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por el Dr. Juan Lapenne y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 22 de setiembre de 2020, mediante la cual se desestimó la solicitud de patente de invención Nº 30633 (fs. 181, en carpeta verde de 182 fojas, A.A.). En su demanda, relató que su solicitud de patente de invención fue desestimada por no cumplir con el requisito de la actividad inventiva, en base a una supuesta falta de ensayos que demostrasen el efecto técnico invocado. A su juicio, la examinadora aplicó erróneamente el derecho respecto a la actividad inventiva en dos aspectos: i) informó que la presente invención no tenía actividad inventiva porque no se presentaron ensayos demostrando el efecto técnico de la invención; y ii) rechazó, en forma arbitraria e ilícita, los ensayos que le fueron presentados a efectos de demostrar el efecto técnico invocado. Sobre lo primero, expresó que la Ley Nº 17.164 y su Decreto Reglamentario obligan a informar el efecto técnico de la invención, pero no requieren prueba probando dicho efecto. Los ensayos sobre eficacia se presentan ante autoridades sanitarias y no ante oficinas de patentes. En cuanto a lo segundo, indicó que la decisión de la examinadora en rechazar los ensayos aportados para demostrar el efecto técnico invocado fue arbitraria e ilícita cuando estos fueron presentados en la etapa de examen. En adición a lo anterior, afirmó que los principios de informalismo a favor del administrado, flexibilidad, materialidad, ausencia de ritualismo, imponen la seguridad al administrado que no se solicitarán requisitos u obligaciones inexistentes en la normativa vigente. Por último, indicó que la patente había sido solicitada y concedida en otras jurisdicciones de relevancia, entendiendo que la Ley de Patentes prevé la posibilidad recurrir a exámenes realizados en otras Oficinas de Patentes. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 8). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Desde el punto de vista sustancial, lo actuado por la Administración se ajustó a las previsiones legales existentes. Así se desprende del informe de examen de 12 de junio de 2020, que no reconoce actividad inventiva y concluye que no se cumplieron los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 17.164. En el mismo sentido, cabe remitirse al informe de 27 de agosto de 2020, que reiteró que no se cumplían con los requisitos de patentabilidad. En definitiva, concluyó que de las actuaciones administrativas surge que la solicitud en análisis carece de la actividad inventiva referida en el artículo 11 de la Ley Nº 17.164 (fs. 25 a 26). III) Por decreto No. 6909/2021 (fs. 28) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce incorporada de fs. 29 a 54. IV) Conferido el plazo común de quince días para alegar sólo lo hizo la parte actora (fs. 57 a 58 vto.). V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 355/2022 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 61 a 62). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 64). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 22 de setiembre de 2020 (fs. 181, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 2, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 25, infolios), se notificó el 23 de setiembre de 2020. El lunes 5 de octubre de 2020 interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 158 a 161 y 182, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , l a que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 30 de abril de 2021. La demanda se interpuso el 22 de julio de 2021, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 9), teniendo presente que el plazo para interponer la acción de nulidad fue suspendido entre el 24 de marzo y el 23 de mayo de 2021, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.960 y la declaración de Feria Jurisdiccional Extraordinaria dispuesta por las Acordadas del TCA Nº 8, 9, 10, 11 y 12. II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes del acto resistido. El 8 de octubre de 2007, BAYER HEALTHCARE AG de Alemania presentó solicitud de patente de invención con el No. 30.633 (fs. 1 a 3 vto., A.A.). Tras sustanciarse la solicitud, el 19 de noviembre de 2019 se emitió un informe de examen (fs. 142 a 144 vto., A.A.) en el cual se observó que “el solicitante no demuestra que el compuesto reivindicado presente alguna ventaja o efecto sorprendente frente a los compuestos revelados en el estado de la técnica (D1 y D2). Además, la preparación de un monohidrato a partir del compuesto base sin solvatar es una práctica de rutina para una persona experta en la materia, no requiere ningún paso inventivo en su realización. Debido a lo expuesto, no se reconoce la actividad inventiva de la materia reivindicada” (fs. 144 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Conferida vista a la actora, la evacuó presentando descargos (fs. 146 a 152, A.A.). El 12 de junio de 2020 se realizó otro informe de examen (fs. 162 a 163, A.A.) en el cual se advirtió: “Los argumentos y ensayos para rebatir la observación de actividad inventiva se realizan sobre procedimientos de un documento posterior al de la solicitud en examen. La demostración del efecto técnico debería realizarse en base al estado de la técnica más cercano a la fecha de desarrollo de la invención, lo que no se encuentra en la memoria descriptiva, tal como fuera presentada. Por lo tanto, no puede reconocerse actividad inventiva a la materia reivindicada” (fs. 163, A.A.) (la negrilla no está en el original). Otorgada nueva vista, la accionante la evacuó formulando descargos y presentando un nuevo juego de reivindicaciones (fs. 154 a 156, A.A.). Seguidamente, el 27 de agosto de 2020, se emitió un informe final de examen en el cual se consignó: “En su respuesta de fecha 17/08/2020, que incluye un nuevo juego de 5 reivindicaciones, el solicitante acota la materia a un único compuesto y a composiciones que lo comprenden, así como presente sus argumentos a lo planteado. Se argumenta que en la memoria se nombra la mayor estabilidad química del compuesto, sin embargo cabe notar que hace dicha referencia sin mostrar los resultados correspondientes no se considera válido. De igual forma, se observó en el segundo examen técnico que los ensayos aportados en la primera respuesta se realizaron sobre procedimientos de un documento posterior al de la solicitud. Por todo lo anterior, se mantiene la consideración que no se evidencia una actividad inventiva en la materia reivindicada” (fs. 157, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 30 de enero de 2018 se emitió el acto encausado (fs. 248, A.A.) III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 61 a 62) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en la patentabilidad de la solicitud formulada por la accionante, la que fuera observada por los técnicos de la DNPI, por falta de cumplimiento del requisito de actividad inventiva. Según destaca Bugallo, “Se define usualmente una patente de invención, como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas (…)” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial”, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, p. 338) (la negrilla no está en el original) ( sentencia Nº 499/2019). Más adelante, se refiere al concepto de actividad inventiva y explica: “ Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente , sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la ventaja que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad , la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto no es demostrable estrictamente como tal ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial”, op. cit. p. 355) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 62/2012). Como enseña Rippe, la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho . Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención . (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 499/2019). La Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). En el presente caso, la examinadora de la División Patentes de la DNPI entendió que la solicitud tramitada no resultaba patentable, concluyendo “(…) que no se evidencia una actividad inventiva en la materia reivindicada” (fs. 157, A.A.) (la negrilla no está en el original). Ante este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y la parte solicitante, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que se trata de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial (sentencias Nº 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020, 397/2020, 696/2020 y 721/2020, entre otras). En términos mutatis mutandis , cabe replicar aquí lo señalado en sentencia Nº 62/2012 , en la cual se consignó: “V) Es pacífica la posición del Tribunal de que la “discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía por la firma ahora reclamante” (sent. 118/99). Tal probanza no fue peticionada y el incumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado.- “Porque, en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias” (Sent. 734/1998).- La conclusión que el Tribunal adoptara en otro pronunciamiento referido a temática similar se impone en este caso:- “Debió acudir tal vez a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes, única prueba conducente al fin propuesto por aquella.- El Tribunal carece entonces, de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes emitidos por el citado departamento (art. 429 del C.P.C.) , ya que de la prueba allegada a la causa: el legajo “B” contiene documentación probatoria no traducida; los legajos “C” y “D” contienen traducciones de opiniones y/o datos técnicos, pero no surge de los mismos prueba de la inexactitud de lo dictaminado por el Departamento de Patentes de la D.N.P.I.. El legajo “E”, por último, no puede ser siquiera considerado porque refiere a la gran cantidad de marcas registradas a favor de la firma ahora accionante, prueba claramente impertinente a los efectos propuestos. Todo ello lleva a concluir en la carencia de elementos de juicio de carácter técnico, que permitan sostener una conclusión diversa, a la de la División Patentes, en que se fundó el acto” (Sent. 644/2000). (…)” (la negrilla no está en el original). O, como se ha dicho por la Corporación en otro de sus fallos, “(…) si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar -y no lo hizo- que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164” (sentencia Nº 714/2014) (la negrilla no está en el original). Este temperamento también ha sido recalcado en la sentencia Nº 499/2019, que sintetizó: “Sobre dicho extremo este Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable , deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin , como lo es la pericial . (Cf. Sentencias Nos. 171/2015, 52/2014, 764/2013, 476/2013, 408/2013, 379/2012, 940/2011, 742/2002, 958/1998).” En definitiva, el peritaje deviene indispensable a efecto de determinar la ilegitimidad del acto impugnado y al no haberlo solicitado, como era de su carga hacerlo, la solicitante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi (r.), Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).